Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Bayerische Motoren Werke AG v. Carlos Requena Algarra
Caso No. D2007-0784
1. Las Partes
El Demandante es Bayerische Motoren Werke AG con domicilio en Munich, Alemania, representada por Lehmann y Fernandez S.L., España.
El Demandado es Carlos Requena Algarra con domicilio en Sant Cugat del Valles, Barcelona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bmw.cat>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de mayo de 2007. El 1 de junio de 2007 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 4 de junio de 2007 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de junio de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de julio de 2007, por correo electrónico.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de julio de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del Procedimiento
El Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español, y presenta una serie de argumentos, como que el Demandante puede comunicarse en español, que el Demandado es español, residente en España, que la página Web a la que resuelve el dominio <bmw.cat> tiene contenidos en español, que el Demandante solicita acogerse al castellano, y otras consideraciones.
El Demandado alega que efectivamente es de nacionalidad española y habla español, pero su lengua materna “es y seguirá siendo el catalán”.
Este Panel determina que en el presente caso no existe controversia respecto del idioma, puesto que el Párrafo 11 de las Reglas establece que el idioma del procedimiento será aquél del Acuerdo de Registro. El idioma del Acuerdo de Registro del registrador es el español. Las partes han presentado sus escritos en español y han demostrado poderse expresar en español. El idioma de este procedimiento por tanto, es el español.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de los siguientes registros marcarios:
Marca comunitaria no. 91.835 BMW registrada en las 42 clases del Nomenclátor Internacional, de donde se pueden resaltar las siguientes:
Clase 12 Automóviles y sus piezas. Motores para vehículos terrestres, acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) accesorios de automóviles, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
Clase 37 Construcción, mantenimiento y reparación de vehículos y motores, así como de piezas de estos productos, limpieza de automóviles y servicios de instalación.
Marca comunitaria no. 91.884 registrada en las 42 clases del Nomenclátor Internacional, de donde se pueden resaltar las siguientes:
Clase 12 Automóviles y sus piezas. Motores para vehículos terrestres, acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres) accesorios de automóviles, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
Clase 37 Construcción, mantenimiento y reparación de vehículos y motores, así como de piezas de estos productos, limpieza de automóviles y servicios de instalación.
La marca BMW cuenta con un certificado de notoriedad de la Cámara de Comercio de Madrid.
El nombre de dominio en disputa <bmw.cat> fue registrado el 23 de mayo de 2006.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
I. Identidad o semejanza en grado de confusión
El Demandante argumenta que existe una clara identidad entre los signos conformados, la cual conlleva a un riesgo de confusión en el público consumidor.
La marca BMW es una marca notoria especialmente en la rama automotriz, por lo que una aproximación a la misma supone un claro riesgo de dilución indebida de la fama de la marca (el Demandante presenta un Certificación de Notoriedad de la Cámara de Comercio de Madrid para probar su afirmación).
II. Derechos o intereses legítimos
El Demandante afirma que el Demandado carece de recechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, porque no ostenta ningún signo distintivo que ampare la solicitud de un nombre de dominio <bmw.cat>, ni consta que sea titular de ningún otro tipo de derecho.
Argumenta el Demandante que el Demandado no puede desconocer la marca BMW, dada la notoriedad de la misma en el mundo del automóvil.
De conformidad con el Demandante, el Demandado hace un uso ilegítimo del nombre de dominio controvertido, con intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca BMW, con ánimo de lucro (y cita Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Ricardo Bobroff, Caso OMPI No. DES2007-0002: una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos”) (énfasis añadido por el Demandante).
III. Mala fe
Solicitud de Mala Fe del Nombre de Dominio <bmw.cat>
El Demandante declara que el hecho de solicitar directamente el nombre de dominio BMW, denota una evidente mala fe con la intención de aprovecharse de la notoriedad de la marca y hacer creer al publico consumidor que existe alguna relación entre el Demandado y la marca BMW.
El Demandado es administrador único de la sociedad Autosuche S.K., con sede en Barcelona, y socio único y administrador de la sociedad Internacional AA Carsearch SL, con sede en el mismo domicilio que la anterior.
El Demandado que debería usar nombres de dominios como Autosuche e Internacional AA Carsearch, no ha optado por solicitar tales nombres de dominio, y en su lugar ha registrado <bmw.cat>, lo que pone de manifiesto una inequívoca voluntad de aprovecharse de la notoriedad de la marca BMW.
El Demandante vuelve a citar Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Ricardo Bobroff (supra):
Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo) (y cita, en el mismo sentido, Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N°DES2006-0001, Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI N°D2004-0803, Iberdrola SA c. Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI N°D2003-0675)
Según el Demandante, es obvio que aunque alguien pueda vender coches de segunda mano marca BMW, no por ello tiene derecho a autodenominarse BMW, confundiendo al público y generando confusión.
Uso de Mala Fe del Nombre de Dominio <bmw.cat>
El Demandante señala que con fecha 5 de febrero de 2007 se envió un requerimiento notarial al demandado con el objeto de que cesara el uso de la marca BMW.
El 21 de marzo de 2007 fue enviado un segundo requerimiento en el que se aportaban pruebas de mala fe del Demandado. El Demandante afirma lo siguiente:
Que el Demandado utiliza como direcciones de correo: […]@bmw.cat y […]@bmw.cat. Además, en diferentes páginas web, se anuncia como BMW Cataluña, haciendo creer que es el distribuidor oficial de BMW en Cataluña.
Que el Demandado anuncia en su página que también vende coches nuevos (marca BMW) con descuentos importantes.
Que se coloca el famoso escudo de la marca BMW justo debajo de “www.bmw.cat”, en el margen derecho del “homepage” de la página web y además debajo del escudo, consta una parrilla de la marca BMW.
Que se utilizan fotos originales de la BMW, que están protegidas bajo las normas de derecho de autor.
Que en la página web “www.e14x4.com”, el Demandado se anuncia como BMW Catalunya, es decir ya sin ningún escrúpulo se anuncia como si fuera el concesionario oficial BMW en Cataluña.
En la página web “www.coches-motos.com”, el Demandado se anuncia como BMW Catalunya y como taller BMW.
En la página Web “www.loguo.com”, el Demandado se anuncia como BMW Catalunya y como taller BMW, pero además, el escudo de la BMW aparece al lado de una foto de unos mecánicos.
El Demandante cita una serie de decisiones emitidas conforme a la Política, relacionadas con dominios vinculados a la marca BMW.
B. Demandado
I. Identidad o semejanza en grado de confusión
El Demandado afirma que el nombre de dominio <bmw.cat> no es un nombre de dominio de carácter local, o que englobe a un país determinado, sino que se refiere a una identidad cultural de la que el Demandante no forma parte, por lo que el público consumidor no relacionaría una empresa o marca alemana con la sociedad de lengua catalana.
Asimismo en la página “www.bmw.cat” , se hace mención del término “independent”, que significa “independiente”.
II. Derechos o intereses legítimos
El Demandado afirma no desconocer la marca BMW, también manifiesta que el Demandante no cuenta con un interés legitimo para poder registrar un nombre de dominio bajo .cat
Declara mantener un estrecho trato comercial con la red de concesionarios de la empresa Demandante desde 2002.
Aunado a lo anterior también mantiene un trato comercial con la marca alemana BMW, a la cual le compra una media de 35.000 Euros anuales en concepto de material y recambios originales de su marca.
Afirma que por todo lo anterior, el uso de la marca BMW en el nombre de dominio <bmw.cat>, está más que justificada.
III. Mala fe
El Demandado declara que el nombre de dominio no ha sido registrado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante.
Que el nombre de dominio no ha sido registrado a fin de impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el Demandado no haya desarrollado una conducta de esa índole.
Que no compite con el Demandante y que el nombre dominio no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante.
Que el nombre de dominio no ha sido registrado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web del Demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en la página web del Demandado o en su sitio en línea.
Además el Demandado aclara que el Demandante cuenta con el dominio <bmw.es> y que el nombre de dominio bajo .cat , es únicamente para la comunidad lingüística catalana, donde se ofrecen servicios a dicha comunidad y que la Demandante nunca ha tenido ningún interés en dicha comunidad ya que declara desconocer la lengua.
En cuanto a los logos relativos a la marca BMW, aclara el Demandado que fueron puestos en el proceso de construcción de la página web donde figuraba el texto: “próxima apertura” colocados por parte del programador informático, y fueron retiradas de inmediato.
De igual forma declara que el Demandante ha actuado de mala fe, ya que en las dos cartas que fueron enviadas lo obligaban a la renuncia del nombre de dominio, cuando saben que sólo es posible si un grupo de expertos lo decide oportuno.
Además aclara que las imágenes que aparecen en la página web, son propiedad de fotógrafos, con quienes a través de una empresa web de venta de fotografías, ha contratado los derechos de autor de varias fotografías.
6. Debate y conclusiones
6.1 Consideraciones preliminares
Antes de entrar al estudio de los tres requisitos de la Política, es necesario abordar las pretensiones del Demandado, sobre la aplicabilidad del procedimiento a un nombre de dominio que pertenezca al espacio .cat.
El Demandado argumenta que el espacio correspondiente al gTLD .cat es un dominio de dominio dirigido expresamente a la comunidad lingüística y cultural catalana en Internet, y que por lo tanto el Demandante “no cumple los requisitos de admisión para optar a dicho nombre de dominio”.
El Demandado también argumenta que “[p] ara obtener un dominio .cat hay que demostrar alguna relación con esta comunidad lingüística y cultural catalana. [El D]emandante en ningún momento ha hecho constancia de ello, sino todo lo contrario, intentando desde un primer momento que este escrito fuese en castellano y no en catalán, algo bastante absurdo cuando el dominio al que nos estamos refiriendo pretende difundir la lengua catalana por Internet.”
De acuerdo con el Demandado, es “incongruente que el [D]emandante [l]e exija el dominio www.bmw.cat con extensión .cat, cuando él no cumple los requisitos de admisión para optar a dicho dominio”.
Concluye el Demandado lo siguiente: “Sólo por este motivo, más que suficiente tratándose de la extensión de dominio .cat que nos ocupa, solicito al grupo de administrativos de expertos que rechace los recursos solicitados por el [D]emandante.”
Al respecto, es necesario para este Experto aclarar que si bien es cierto que los nombres de dominios gTLD .cat requieren de un control especial por parte de su registrador, al ser un tipo de nombre de dominio patrocinado, ese control se refiere al otorgamiento del registro y su consecuente entrada en la comunidad, y de la vigilancia por parte del registrador del cumplimiento de las reglas de dicha comunidad. En este caso, al Demandante no se le ha otorgado la oportunidad de presentar una solicitud para <bmw.cat.>. Es en el proceso de solicitud y registro, y una vez que ha sido admitido en la comunidad, en su caso, cuando el solicitante/titular del nombre de dominio debe demostrar que cumple con las reglas de dicha comunidad. Por otro lado, en la etapa en la que nos encontramos, es decir, un procedimiento UDRP de disputa entre un nombre de dominio y una marca, el Demandante simplemente tiene que probar los 3 puntos establecidos en la Política.
Cabe mencionar que el Acuerdo de registro .cat establece que pueden formar parte de la comunidad aquellos “particulares, grupos o empresas que se comuniquen en línea en Catalán” (ver Sección IV en “http://www.domini.cat/charter.pdf”) , o “que quieran dirigir sus servicios a nuestra comunidad y en nuestra lengua” (ver Preguntas más Frecuentes, inciso 2.1 en “http://www.domini.cat/es_faq/index.php#p2.1”). Por tanto, entidades como el Demandante pueden acceder a formar parte de esta comundad si los contenidos del sitio Web al que resuelve su dominio .cat están publicados en catalán.
Por otro lado, el idioma del procedimiento no le suma ni le resta legitimación procesal, o interés jurídico a ninguna de las partes. El idioma de este procedimiento ha sido fijado con base en el Párrafo 11 del Reglamento. El idioma del Acuerdo de Registro es el español. Ambas partes pueden han demostrado poder comunicarse en español.
En cuanto a la solicitud de desestimación de la Demanda que dio origen al procedimiento que nos ocupa, el Experto ha encontrado que las razones expuestas por el Demandado se refieren más bien a una probable controversia sobre la Política de Resolución de Conflictos sobre Requisitos de Admisibilidad del .cat (ERDRP), es decir, cuestiones relativas a si el Demandante debería ser admitido o no a la comunidad de .cat. El presente procedimiento tiene un objeto distinto y se refiere a conflictos entre marcas y nombres de dominio, conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP).
Conforme a la Política UDRP, el presente caso sí es admisible, toda vez que la Demanda y la litis se refieren a la controversia entre una marca y un dominio que incorpora a dicha marca. Sobra decir que la Política ha sido adoptada por el Registro del .cat, y que se encuentra incorporada en el Acuerdo de Registro de dicho gTLD.
El Demandado se ha sometido expresamente a un procedimiento de conformidad con la Política, al haber adquirido la titularidad del nombre de dominio en disputa y celebrado el Acuerdo de Registro. En la especie, el Acuerdo de Registro de Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM., es decir, el Registrador de <bmw.cat>, establece lo siguiente:
“7.9 El cliente y/o titular garantiza a arsys.es que el nombre de dominio elegido no se registra con propósitos ilícitos ni lesiona los derechos de propiedad intelectual e industrial u otros derechos e intereses legítimos de terceros.
7.10 Ante cualquier controversia surgida sobre los derechos de uso del nombre de dominio .cat elegido, el titular y/o el cliente acepta y declara someterse a los Procedimientos Alternativos de Solución de Controversias, regulados por las Normas de Solución de Controversias del dominio .cat.” (véase “www.arsys.e”s; ver también el inciso 7 del modelo de Acuerdo de Registro publicado en “www.domini.cat”).)
Por tanto, este Experto concluye que la disputa presentada por el Demandante y respecto de la cual el Demandado ha presentado su Escrito de Contestación, está dentro del ámbito de la Política, y que no existen razones para desecharla con base en dicha Política. Por tanto, el Experto procederá a estudiar los 3 requisitos de la Política.
6.2 Análisis de los presupuestos de la Política.
De conformidad con la Política, el Demandante debe acreditar los siguientes tres extremos:
i) Que el Demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) el Demandado posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o semejanza en grado de confusión
El Demandante ha presentado pruebas que demuestran su titularidad sobre la marca BMW, y ha acreditado que dicha marca ha sido declarada notoriamente conocida. Estas afirmaciones y pruebas no han sido objetadas por el Demandado.
Existe identidad entre el nombre de dominio <bmw.cat> y la marca BMW del Demandante, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo BMW, salvo por la adición en el primero del gTLD .cat al final del dominio del Demandado, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca BMW, puesto que dicho gTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (véase, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI Nº D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI Nº D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI Nº D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI Nº D2000-0035). La marca BMW, por consiguiente, está totalmente incorporada en el dominio controvertido.
Por tanto, el primer requisito de la Política ha sido probado.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) El Demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
El Demandado no ha probado la existencia de ninguna de estas circunstancias. Parafraseando a Canon Kabushiki Kaisha v. Price-Less Inkjet Cartridge Company, Caso OMPI Nº D2000-0878, el Demandado vende autos usados, lo cual constituye un negocio legítimo, pero el uso del nombre de dominio <bmw.cat> (que incorpora en su totalidad una marca notoriamente conocida, cuyo titular es el Demandante), como punto de contacto inicial, le quita al negocio el carácter de buena fe, conforme a lo establecido por el párrafo 4.c)i) de la Política.
Es el Demandante, y no el Demandado, el que ha sido corrientemente como BMW.
De las pruebas contenidas en el expediente se desprende que el Demandado ha usado el nombre de dominio controvertido para desviar a los consumidores al sitio al que dicho nombre de dominio ha venido resolviendo. Existe el riesgo de que aquellos cibernautas que busquen al Demandante sean confundidos, engañados o hechos caer en error, al encontrarse con el nombre de dominio en disputa. También existe el riesgo de que dichos cibernautas crean que el dominio del Demandado tiene una asociación, origen o patrocinio del Demandante. Ver Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, Caso OMPI Nº D2002-0946.
Por tanto, el segundo requisito de la Política ha sido probado.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
De acuerdo con las pruebas contenidas en el expediente, se comprueba la configuración de la conducta señalada en el inciso 4 b)iv) de la Política. El Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios a la página web al que resuelve <bmw.cat>. Ello crea la posibilidad de que exista confusión con la marca notoriamente conocida BMW del Demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web, o servicios del Demandado, por parte del Demandante. Los precedentes emitidos al amparo de la Política establecen que la adopción de una marca notoriamente conocida ajena, como nombre de dominio, constituye mala fe (véase, por ejemplo, Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M. García, Caso OMPI Nº D2001-0949, Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguro y Reaseguros, S.A. v. A. López, Caso OMPI Nº D2002-0948).
Al haberse configurado el supuesto planteado por el párrafo 4.b)iv) de la Política, se cumple con el tercer elemento de dicha Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bmw.cat> sea transferido al Demandante.
Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único
Fecha: 6 de agosto de 2007