Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caixa D’Estalvis Laietana v. Constramat y Emilia Pardo Oncins
Caso No. D2007-1187
1. Las Partes
La Demandante es Caixa D’Estalvis Laietana con domicilio en Barcelona, España, representada por UBILIBET.
Los Demandados son Constramat y Emilia Pardo Oncins, ambos con domicilio en Huesca, España.
2. Los Nombres de Dominios y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <caixalaietana.net> y <caixalaietana.org>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de agosto de 2007. El 14 de agosto de 2007 el Centro envió a Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 24 de agosto de 2007, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó un escrito de subsanación a la Demanda el 27 de agosto de 2007. El Centro verificó que la Demanda, junto con el escrito de subsanación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de septiembre de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de septiembre de 2007.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Idioma del procedimiento: El Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso (todas las partes del procedimiento son españolas y están domiciliadas en España; la demanda está redactada en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.
Pluralidad de Demandados: Tras la oportuna subsanación de la Demanda realizada como consecuencia de una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante identifica como Demandados a Construmat, titular del nombre de dominio <caixalaietana.net>, y a Emilia Pardo Oncins como titular del nombre de dominio <caixalaietana.org>.
La posibilidad de demandar conjuntamente a diferentes personas titulares de distintos nombres de dominio es reconocida por múltiples resoluciones de grupos de expertos cuando entre esas personas existe una estrecha vinculación. Así se hace por ejemplo, en las decisiones de los casos Société des Hôtels Meridien v. Spiral Matrix/Kentech Inc., Caso OMPI Nº D2005-1196; Permatex, Inc v. Mounir Mati/Glob2.com and Mohammed Khalid, Caso OMPI Nº D2005-0954 o Staples, Inc., Staples The Office Superstore, Inc., and Staples Contract and Commercial, Inc. v. Skylabs Corporation and DL Enterprises, Caso OMPI NºD 2004-0220.
Pues bien, la Demandante acredita suficientemente la estrecha relación existente entre ambos Demandados, lo cual permite demandarlos conjuntamente en un mismo procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:
- Caixa d’Estalvis Laietana es una Caja de Ahorros española, que tiene su origen en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró creada en el año 1863; que en 1967 cambió su denominación por la de Caja de Ahorros Layetana; y, que finalmente, en 1997, catalanizó su denominación oficialmente y pasó a designarse Caixa d’Estalvis Laietana.
- Caixa d’Estalvis Laietana acredita ser titular de los siguientes signos distintivos:
Varias marcas españolas denominativas con gráfico en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, en particular las marcas M1190572, registrada en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, M1190573 (clase 35); M1190574 (clase36); M1190575 (clase 37); M1190576 (clase 41); M1190577 (clase 42); M2192365 (clase 38); M2192367 (clase 38).
Marca española denominativa con gráfico número M1155359, en la que figura la denominación CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, registrada para productos de la clase 35.
Marca española denominativa con gráfico número M2586024, en la que figura la denominación GRUP CAIXA LAIETANA, registrada para las clases 16, 36 y 38.
Marca comunitaria figurativa CAIXA LAIETANA número 004759742, registrada para las clases 33, 36 y 37.
- La Demandante afirma ser titular registral de otras marcas, limitándose a remitir a las bases de datos on line de la OEPM y de la OAMI.
- Caixa d’Estalvis Laietana usa en el tráfico la denominación Caixa Laietana, como denominación abreviada, omitiendo la palabra genérica “ahorros” (en voz catalana “estalvis”), tal como hacen la mayoría de Cajas de Ahorros.
- La Demandante comercializa todo clase de productos de cajas de ahorros a empresas y particulares: créditos hipotecarios, créditos al consumo, depósitos financieros, planes de pensiones, etc. bajo la marca Caixa Laietana y sus derivadas. Como consecuencia, el término Caixa Laietana goza de notoriedad en el tráfico.
- El nombre de dominio <caixalaietana.net> fue registrado el 25 de enero de 2000, y el nombre de dominio <caixalaietana.org> fue registrado el 26 de enero de 2000; es decir, con posterioridad al registro como marca del término CAIXA LAIETANA por parte de la Demandante, pues, por ejemplo, la marca española M 1155359 tiene como fecha de prioridad el 21 de julio de 1986.
- Los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> están siendo utilizados para redirigir a la página web de la Demandante. La Demandante así lo acredita con una impresión de la web alojada bajo los nombres de dominio en litigio. No consta en el procedimiento cuál es la fecha en que la Demandante ha obtenido dicha impresión. Pero este experto ha podido comprobar con fecha 15 de octubre de 2007, que efectivamente bajo los nombres de dominio en conflicto se ofrece el contenido de la página web de la Demandante.
- Entre ambos Demandados existe una estrecha vinculación. No en vano en los datos de registro del nombre de dominio <caixalaietana.org> consta como registrante Dª Emilia Pardo Oncins, pero como Organización registrante (Registrant Organization) Constramat. Y además la dirección de ambos Demandados es la misma; y el contacto administrativo en el caso del nombre de dominio <caixalaietana.net> es precisamente la Sra. Pardo Oncins.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:
- Los nombre de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> son idénticos a la mayoría de las marcas de su titularidad, y muy similares a otros signos distintivos también de su titularidad, hasta el punto de crear confusión en los consumidores.
- Los Demandados no ostentan ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> >, porque no son titulares de ningún signo distintivo bajo la denominación “Caixa Laietana” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además, afirma el Demandante que la denominación no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tengan relación los Demandados, y los Demandados tampoco han destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni han realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante los nombres de dominio objeto de controversia. También afirma el Demandante que los Demandados tampoco han sido conocidos en ningún momento en el tráfico mercantil por los nombres de dominio objeto de litigio. Finalmente, entiende el Demandante que el hecho de que sea titular del nombre de dominio <caixalaietana.es> desde 1997, debiendo acreditar en su momento que existía una vinculación constatable entre el nombre de dominio solicitado y alguna denominación social inscrita en el Registro mercantil, marca o nombre comercial registrado del cual fuera propietario, acentúa el derecho legítimo del Demandante al uso de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>, y a sensu contrario comporta la carencia de interés legítimo por parte de los Demandados.
- Los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> han sido registrados de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca “Caixa Laietana”, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio español, y el hecho de que los Demandados tengan su domicilio en España, es imposible que éstos desconocieran la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>. Además, alega la Demandante que los Demandados están estrechamente vinculados con D. Fernando Labadía Pardo, que aparece como demandado en varios procedimientos ante el Centro, habiendo considerado los grupos de expertos que había registrado y usado nombres de dominio de mala fe. Así las cosas, considera la Demandante que la existencia de estos precedentes evidencian la mala fe en el registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>.
- Los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> están siendo usados de mala fe, porque actualmente los nombres de dominio controvertidos redireccionan a la URL “http://www.caixalaietana.es”, nombre de dominio titularidad de mi representado y en el que se aloja el sitio Web corporativo de la entidad financiera. Y aunque esta actuación podría parecer un gesto de buena voluntad, considera la Demandante que no es más que una artimaña de los Demandados que no les exime en modo alguno de responsabilidad, ni les permite eludir la mala fe en el uso de los nombres de dominio. Por el contrario, es una muestra evidente de que los Demandados eran conocedores de la existencia de Caixa Laietana y de la notoriedad de sus marcas, y registraron los nombres de dominio a sabiendas del ilícito que cometían. Además, la redirección de los usuarios que, sirviéndose de los nombres de dominio, acceden a la página web corporativa de la Demandante constituye una evidente voluntad de confundir, en cuanto que no existe indicio alguno que indique que <caixalaietana.net> y <caixalaietana.org> se encuentran gestionados por una persona distinta a la Demandante. De este modo, el uso que los Demandados hacen de los nombres de dominio provocaría un riesgo muy significativo de perturbación de las actividades de Caixa Laietana en Internet, especialmente si se tiene en cuenta el hecho que sus clientes pueden desarrollar actividades financieras sobre sus cuentas por medio de esa página Web.
Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>.
B. Demandados
Los Demandados no contestaron a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que los nombres de dominio en litigio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que los Demandados no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio y iii) que los Demandados han registrado y usado los nombres de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.
Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de varias marcas compuestas, entre otros elementos, por los vocablos Caixa Laietana. De igual modo, este Experto único considera que existe semejanza entre los nombres de dominio litigiosos y las marcas de la Demandante. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans), Caso OMPI Nº D2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la similitud entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>, similitud susceptible de crear confusión.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que los Demandados no tengan derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI Nº D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI Nº D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Caso OMPI Nº D2007-0168, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4.c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca sería posible dictar una resolución favorable al Demandante. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos, Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI Nº D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI Nº D2004-0803).
Afirma la Demandante que los Demandados no ostentan ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>, porque no son titulares de ningún signo distintivo compuesto por la denominación “Caixa Laietana” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además, afirma el Demandante que la denominación no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tengan relación los Demandados, y que los Demandados tampoco han destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni han realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante los nombres de dominio objeto de controversia. También afirma el Demandante que los Demandados tampoco han sido conocidos en ningún momento en el tráfico mercantil por los nombres de dominio objeto de litigio.
Este Experto entiende que la Demandante ha aportado indicios suficientes de la falta de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en conflicto por parte de los Demandados, y que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4.c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados.
Además, los Demandados no han contestado la demanda, ni se han personado en este procedimiento, pese a haber sido notificados en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no poseen derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>. Porque si los Demandados tuvieren algún derecho o interés legítimo sobre dichon nombren de dominio podrían haber adoptado una posición activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Véanse en este mismo sentido, otras muchas resoluciones, como por ejemplo las de los casos, Hipercor, S.A., v. Miguel A. González, Caso OMPI Nº D2000-0045; Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labadía Pardo, Caso OMPI Nº D2000-1502, y Harrods Limited v. Harrod’s Closet, Caso OMPI Nº D2001-1027).
A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4.a) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso de los nombres de dominio.
La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes.
Registro de mala fe
La Demandante considera que los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> han sido registrados de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio español, y el hecho de que los Demandados tengan su domicilio en España, es imposible que éstos desconocieran la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net>. Además, alega la Demandante que los Demandados están estrechamente vinculados con D. Fernando Labadía Pardo, que aparece como demandado en varios procedimientos ante el Centro, habiendo considerado los grupos de expertos que había registrado y usado nombres de dominio de mala fe.
Pues bien, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Así, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A vs Montera 33 S.L, Caso OMPI Nº D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; Caso OMPI Nº. D2003-0295; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI Nº. D2005-0556).
Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca (Así, entre otros muchos casos, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI Nº D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI Nº D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI D2001-1104, o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI Nº D2003-0675).
A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> se hizo de mala fe, porque los Demandados no han acreditado un interés legítimo para su registro, y porque conocían las marcas del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio. No en vano, el hecho de que los nombres de dominio en conflicto estén siendo utilizados en la actualidad para redireccionar al sitio web de la Demandante es un indicio más de que los Demandados conocían las marcas de la Demandante a la hora de registrar los nombres de dominio. Así pues, todo indica que los Demandados eran conscientes al registrar los nombres de dominio de que éstos podrían chocar con las marcas de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “Caixalaietana” por parte de los Demandados, permite concluir que el registro de los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> se produjo de mala fe, pues los registrantes no podían ignorar que con ello estarían, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.
Uso de mala fe
Ha quedado acreditado en el presente procedimiento que los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> se utilizan en la actualidad para redirigir al sitio web de la Demandante. Pues bien, esta circunstancia acrecienta la mala fe de los Demandados, en la medida en que demuestran tener conocimiento de la actividad comercial del Demandante y, a sabiendas, procede a crear la apariencia de que los nombres de dominio <caixalaietana.org> y <caixalaietana.net> realmente pertenecen a esta última, cuando en realidad no es así. Además, hay que tener en cuenta que el Demandante no tiene, pese a la falsa apariencia creada por los Demandados, control real de los nombres de dominio en conflicto, por lo que esa situación se deduce que se ha creado con el ánimo de confundir al público consumidor respecto del verdadero origen de las prestaciones ofertadas y del control del nombre de dominio controvertido. De hecho esta interpretación ya sido defendida por otras resoluciones de grupos de expertos, como la del caso Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo, Caso OMPI Nº. D2000-1502.
En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el párrafo 4 de la Política para que prospere la demanda.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <caixalaietana.net> y <caixalaietana.org> sean transferidos a la Demandante.
Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 16 de octubre de 2007