WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. & Fiat S.P.A. v. Claudio Mattioli

Verfahren Nr. DCH2007-0020

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerinnen sind einerseits Fiat Group Automobiles Switzerland S.A., Schlieren, Schweiz (nachstehend „erste Gesuchstellerin” oder „Gesuchstellerin 1”), andrerseits Fiat S.P.A., Turin, Italien (nachstehend „zweite Gesuchstellerin” oder „Gesuchstellerin 2”), beide vertreten durch B�r & Karrer, Z�rich, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist Herr Claudio Mattioli, Gunten, Schweiz, vertreten durch Meyer M�ller Eckert Partners, Z�rich, Schweiz.

2. Streitige Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <fiat500.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”). Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Z�rich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center am 11. Dezember 2007 ein. Das Gesuch st�tzt sich auf das Verfahrensreglement f�r Streitbeilegungsverfahren f�r “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. M�rz 2004 in Kraft getreten ist. Am 14. Dezember 2007 best�tigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 18. Dezember 2007 hat das Center das Gesuch zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die vorgesehene Frist f�r die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 7. Januar 2008. Aufgrund einer Komplikation in der Email�bertragung an den Rechtsverteidiger des Gesuchsgegners hat am 10. Januar 2008 das Center die Gesuchserwiderungsfrist bis zum 18. Januar 2008 verl�ngert. Die Gesuchserwiderung wurde rechtzeitig am 16. Januar 2008 innerhalb der so erstreckten Frist eingereicht. Diesen und anderen Anforderungen des Verfahrensreglements wurde Gen�ge getan. Der Gesuchsgegner hat auf die Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung verzichtet.

Am 1. Februar 2008 hat das Center Prof. Dr. Fran�ois Dessemontet als Experten bestellt. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgem�ss bestellt wurde und hat in �bereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Annahme und seine Unabh�ngigkeit erkl�rt.

4. Sachverhalt

Das popul�re Automodell Fiat Cinquecento wurde durch die zweite Gesuchstellerin von 1957 bis 1975 hergestellt. Seit 1956 ist sie Inhaberin der Wortmarke FIAT in der Schweiz. Die internationale Marke FIAT Cinquecento ist zudem seit 1992 eingetragen. Die internationale Marke FIAT 500 wurde erst 2006 eingetragen, als die zweite Gesuchstellerin das Relaunch dieser Marke f�r ein allerdings ziemlich stark erneuertes Kraftfahrzeug unternommen hat. Die erstgenannte Gesuchstellerin hat Nutzungsrechte an diesen Marken.

Seinerseits hat der durch Oldtimers begeisterte Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen schon 1997 eingetragen. Auf seiner Webpage offeriert er mit der Ausnahme von einem Buch und ein paar Modellspielzeugen keine kommerziellen Angebote. Er betreibt haupts�chlich ein Forum f�r Fans des urspr�nglichen Fiat Cinquecento.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerinnen

Die Gesuchstellerinnen machten die folgenden Ausf�hrungen:

Der kennzeichnungskr�ftige Teil des streitgegenst�ndlichen Domain-Namens FIAT ist identisch mit der Wortmarke FIAT. Der Domain-Name als Ganzes ist identisch mit der Marke FIAT 500 und bedeutungsidentisch mit der Marke FIAT CINQUECENTO. Interessierte Kunden erwarten unter dem Domain-Namen <fiat500.ch> prim�r das Angebot der Gesuchstellerinnen zu finden und nicht das (limitierte) Angebot des Gesuchsgegners. Rechtlich gesehen gew�hrt die schweizerische Rechtsprechung Schutz gegen die unbefugte Verwendung eines markenrechtlich gesch�tzten Zeichens als Domain-Name, wenn diese Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (Bundesgerichtsentscheide [nachstehend BGE] Urteil 4C.141/2002, abrufbar unter bger.ch). Ausserdem h�tte der Gesuchsgegner der �bertragung des Domain-Namens nur zugestimmt wenn ihm die Gesuchstellerin einen neuen Fiat Cinquecento schenken w�rde.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner machte die folgenden Ausf�hrungen:

Zuerst bemerkt der Gesuchsgegner, dass er weder „cybersquatting” im engeren Sinne noch „warehousing” betreibt. Seine Benutzung stellt keine Verletzung der Marke FIAT dar, weil sich die Bezeichnung „Fiat500” nur auf das ber�hmte Fahrzeugsmodell FIAT 500, das von 1957 bis 1975 hergestellt worden ist, beziehen w�rde. Fanclubs auf der ganzen Welt bedienten sich des Begriffs, jedenfalls bis zu 2006. Der Ausschliesslichkeitsschutz gem�ss Art. 13 Abs. 1 des Schweizerischen Markenschutzgesetzes [nachfolgend MSchG] greift gegen�ber den �lteren Ben�tzungsrechten des Gesuchsgegner nicht ein (Art. 14 Abs. 1 MSchG).

Ausserdem betreibt der Gesuchsgegner seine Webpage unter den streitgegenst�ndlichen Domain-Namen seit 1997, und die Marke FIAT 500 wurde erst 2006 eingetragen. Die Marke FIAT CINQUECENTO darf nicht dem Domain-Namen <fiat500.ch> entgegenstellt werden, weil in der Schweiz, wo die Website des Gesuchsgegners betrieben wird, nur kleine Teile der Bev�lkerung italienisch sprechen. Das neue Kraftfahrzeug Fiat 500 ist nicht identisch mit dem alten Fiat Cinquecento, so dass sich die Gesuchstellerinnen nicht auf eine �ltere Marke FIAT CINQUECENTO berufen d�rfen.

Endlich besteht keine Verwechslungsgefahr, weil der Gesuchsgegner auf seiner Webpage kaum kommerzielle Angebote offeriert und die Gesuchsstellerinnen nur echte Fahrzeuge herstellen, nicht zudem Spielfahrzeuge.

Der Gesuchsgegner gibt �berdies an, dass das Angebot den Domain-Namen gegen einen neuen Fiat 500 zu �bertragen nicht vom Gesuchsgegner stammt, sondern ein Vermittlungsvorschlag dessen rechtlichen Vertreters gewesen sei.

6. Entscheidungsgr�nde

Gem�ss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das den Gesuchstellerinnen nach dem Recht der Schweiz zusteht.

Gem�ss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung insbesondere dann vor, wenn (kumulativ) folgende Elemente nachgewiesen werden:

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgr�nde schl�ssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die �bertragung oder L�schung des Domain-Namens rechtfertigt.

Diese Voraussetzungen werden nachstehend gepr�ft:

(i) Verletzung eines Kennzeichenrechts

Zweifelsohne ist die Gesuchstellerin 2 Inhaberin von mehreren internationalen Wortmarken mit Schutz f�r die Schweiz. Relevant f�r den Streit sind die Marken FIAT, FIAT CINQUECENTO und FIAT 500. Diese Marken sind g�ltig und die Gesuchstellerinnen d�rfen sich auf diese Rechte berufen. Das ist jedenfalls so f�r die zweite Gesuchstellerin. Die Rechte, die sich auf alle drei Marken beziehen, w�rden an sich durch die unbefugte Verwendung des streitgegenst�ndlichen Domain-Namens verletzt.

Den gegenteiligen Argumenten des Gesuchsgegners kann der Experte nicht folgen. Zuerst sind alle drei FIAT Marken durch den Domain-Namen <fiat500.ch> verletzt. Es ist anzunehmen, dass FIAT eine weltber�hmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG darstellt. In diesem Sinn wird sie nicht nur f�r Kraftfahrzeuge gesch�tzt, sondern auch gegen eine etwaige Benutzung, die die Unterscheidungskraft der Marke gef�hrden w�rde oder deren Ruf ausn�tzen oder beeintr�chtigen w�rde (s. Art. 15 Abs. 1 MSchG). Die Ausnahme vom Art. 15 Abs. 2 MSchG betreffend �lterer Rechte ist offenbar nicht anwendbar hier. Eine Benutzung als Domain-Name birgt in sich eine offensichtliche Gefahr der Markenverw�sserung. Klarerweise d�rfen sich die Gesuchstellerinnen auch auf die Rechte, die aus der Marke „FIAT CINQUECENTO” stammen, in der Schweiz berufen. Es gen�gt n�mlich, dass die Verletzung in einem Landesteil als erwiesen zu gelten hat, um den markenrechtlichen Schutz in der ganzen Schweiz zu gew�hren. Dass die Gesuchstellerinnen ein gen�gendes Interesse zur Erhaltung ihrer Markenrechte besitzen, darf offensichtlich angenommen werden, wenn man bedenkt, dass heutzutage Marketing f�r Spielzeuge, Schl�sselbunde usw. von verschiedenen Autoherstellern betrieben wird.

(ii) Verteidigungsgr�nde

Sinngem�ss argumentiert der Gesuchsgegner, dass Verteidigungsgr�nde zu seinen Gunsten aus dem Informationsbed�rfnis des Publikums hervorgehen. Die Rechtsverteidigungsschrift hebt die Rolle der Webpage des Gesuchsgegners als „aktive und bekannte Informationsplattform” hervor (s. S. 8).

An und f�r sich gibt das Markenrecht keine Monopolstellung �ber die Informationskan�le und –plattformen. Das Markenrecht verleiht seinem Inhaber ein ausschliessliches Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, f�r die sie beansprucht wird (einschliesslich weiterer Produkte und Dienstleitungen in dem Fall weltber�hmter Marken) zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht darf deswegen nicht ins Feld gegen die Benutzung der Marke als Informationsmittel f�r die T�tigkeit des Gesuchsgegners gezogen werden, wie das Bundesgericht zum Beispiel in F�llen „WIR” (sic ! 2000 611 ff; BGE 126 III 322, Erw. 3 a S. 324) und „AUDI” (BGE 128 III 146 Erw. 2 b S. 149-150) festgestellt hat. Nur darf kein falscher Eindruck beim Publikum erweckt werden, was der Fall sein k�nnte, z. B. wenn der Domain-Name in einer Weise genutzt wird dass er eine besondere Beziehung zwischen dessen Inhaber und dem Markeninhaber suggerieren soll. Im vorliegenden Fall ist es aber nicht bewiesen, dass sich der Gesuchsgegner je als Agent oder erm�chtigter H�ndler vom FIAT Konzern ausgegeben hat oder dass die Webpage einen solchen Eindruck erwecken k�nnte.

(iii) Keine Rechtfertigung zur �bertragung des Domain-Namens

Selbst wenn man Zweifel hegen k�nnte, ob der Gesuchsgegner nicht eine unerlaubte Profilierung zu Ungunsten der Gesuchstellerinnen unternommen hat, ist der Experte der Ansicht, dass in den besonderen Umst�nden des vorliegenden Falles die �bertragung des Domain-Namens nicht gerechtfertigt erscheint. Die Gesuchstellerinnen haben zehn Jahre lang gewartet, bevor sie sich auf die aus den Marken FIAT und FIAT CINQUECENTO fliessenden Rechte gegen den Gesuchsgegner vor den ordentlichen Gerichten oder in dem „.ch” Streitbeilegungsverfahren berufen haben. Ihre Anspr�che sind deshalb verwirkt, was der Experte von sich aus feststellen darf. �brigens hat sich der Gesuchsgegner sinngem�ss auf Rechtsmissbrauch berufen, indem er als „stossend” (s. S. 9 a. A.) beschreibt, dass er „seine �ber 10 Jahre hinweg geschaffene Bekanntheit unter Freunden und Sammlern von alten FIATs 500 einzig deshalb verlieren w�rde, weil die Gesuchsstellerinnen ihren ehemals aufgegeben Modellnamen pl�tzlich wieder neu als Marke verwenden wollen” (S. 9 a.E.).

Es er�brigt sich, �ber „reverse domain name hijacking” (S. 8 der Gesuchserwiderung) Stellung zu nehmen, zumal der Gesuchsgegner kein diesbez�gliches Rechtsbegehren gestellt hat. Vorw�rfe der Gesuchsstellerinnen in Verbindung mit dem Angebot des Rechtsverteidigers des Gesuchsgegners (und anscheinend nicht des Mandanten selbst), einer �bertragung des Domain-Namens zuzustimmen falls seinem Mandanten ein Fiat 500 geschenkt w�rde, entkr�ften im �brigen die Beweggr�nde des Expertenentscheides nicht.

7. Entscheidung

Gem�ss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte die von den Gesuchsstellerinnen beantragte �bertragung des Domain-Namens <fiat500.ch> ab.

Prof. Dr. Fran�ois Dessemontet
Experte

Datum: 15. Februar 2008