Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

D�CISION DE L’EXPERT

T�l�commande Express contre ABD Europe SARL

Litige n� DFR2007-0013

1. Les parties

Le Requ�rant est la soci�t� T�l�commande Express dont le si�ge est situ� � Nancy, France.

Le D�fendeur est la soci�t� ABD Europe SARL dont le si�ge est situ� � Vaulx-en-Velin, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <telecommande-express.fr> enregistr� le 24 f�vrier 2006.

Le prestataire Internet est la soci�t� OVH.

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 27 avril 2007, par courrier �lectronique et le 12 avril 2007, par courrier postal.

Le 12 avril 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 12 avril 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la  “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 1^er mai 2007. Conform�ment � l’article 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 21 mai 2007. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 21 mai 2007.

Le 7 juin 2007, le Centre nommait St�phane Lemarchand comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

4. Les faits

Le Requ�rant, la soci�t� T�l�commande Express, a pour activit� la vente sur Internet de t�l�commandes de portes de garages et de portails. Le Requ�rant exerce son activit� sous le nom commercial “T�l�commande Express”.

Le Requ�rant est titulaire de la marque verbale fran�aise TELECOMMANDE EXPRESS d�pos�e le 3 f�vrier 2006 et enregistr�e sous le num�ro 063408797 le 19 janvier 2007 pour d�signer les services relevant de la classe 35.

En outre, le Requ�rant a enregistr�, le 5 janvier 2006, le nom de domaine <telecommande-express.com> sous lequel il indique exploiter un site Internet depuis la fin de l’�t� 2006.

Le D�fendeur, la soci�t� ABD Europe, est un concurrent direct de la soci�t� T�l�commande Express, exer�ant sur Internet une activit� de gestion de catalogue de vente de t�l�commandes de portail sous le nom commercial “telecommande.fr”.

Le D�fendeur est titulaire, par apport en nature, de la marque verbale fran�aise TELECOMMANDE.COM d�pos�e le 18 mars 2002 et enregistr�e sous le num�ro 023154211 pour d�signer des produits et services relevant des classes 7, 9 et 45.

En outre, le D�fendeur a enregistr�, le 11 mars 2002, le nom de domaine <telecommande.info> sous lequel il exploite son site Internet.

Le D�fendeur a �galement enregistr�, le 24 janvier 2003, le nom de domaine <telecommande.fr> qui pointe vers le site “telecommande.info”, tout comme une trentaine de noms de domaine dont il indique �tre titulaire.

Enfin, le 24 f�vrier 2006, le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <telecommande-express.fr>, qu’il a imm�diatement exploit� en le faisant pointer vers le nom de domaine <telecommande.info>.

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant consid�re que le D�fendeur, concurrent direct, avait parfaitement connaissance de l’existence de ses droits privatifs sur la d�nomination “Telecommande Express” et a enregistr� le nom de domaine <telecommande-express.fr> dans le seul but d’y porter atteinte.

A cet �gard, le Requ�rant fait valoir que, suite au d�p�t par le Requ�rant de la demande de marque verbale fran�aise TELECOMMANDE EXPRESS, le D�fendeur y a form� opposition le 15 mai 2006, invoquant sa marque verbale fran�aise ant�rieure TELECOMMANDE.COM. Le Requ�rant indique que cette demande d’opposition a �t� rejet�e le 16 novembre 2006 par le Directeur G�n�ral de l’INPI, qui a consid�r� que la marque TELECOMMANDE EXPRESS ne constituait pas une imitation de la marque TELECOMMANDE.COM et ne cr�ait aucun risque de confusion dans l’esprit du public, ces deux signes produisant une impression d’ensemble diff�rente, tant visuellement que phon�tiquement.

Le Requ�rant consid�re par cons�quent qu’en r�servant le nom de domaine <telecommande-express.fr>, le D�fendeur �tait pleinement consciente de l’existence des droits ant�rieurs du Requ�rant sur cette d�nomination et de l’existence d’une client�le attach�e � cette marque. L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux constitue donc, selon le Requ�rant, un d�tournement de client�le par l’usage indu de la notori�t� du Requ�rant, et cr�e, � dessein, un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Requ�rant rapporte �galement avoir adress� au D�fendeur deux courriers de mise en demeure, en date des 21 avril et 9 mai 2006, lui demandant de cesser toute atteinte � ses droits. Il indique que ces deux courriers sont rest�s sans r�ponse.

Le Requ�rant soutient encore que le nom de domaine litigieux <telecommande-express.fr> est similaire au nom de domaine <telecommande-express.com>, et consid�re que l’enregistrement et l’exploitation par le D�fendeur du nom de domaine litigieux pour une activit� concurrente constituent un d�tournement de l’image de marque du Requ�rant, engendrant un d�tournement de la client�le de ce dernier. Le Requ�rant consid�re par ailleurs que le D�fendeur a commis une atteinte aux droits qu’il d�tient ainsi qu’aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.

Le Requ�rant d�clare enfin avoir subi un important pr�judice de ce fait en termes de perte de chiffre d’affaires et entend saisir les tribunaux comp�tents en vue d’obtenir la r�paration du pr�judice subi du fait de l’enregistrement et de l’exploitation par le D�fendeur du nom de domaine litigieux, qu’il consid�re comme �tant constitutifs d’actes de concurrence d�loyale.

Le Requ�rant sollicite, par cons�quent, le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.

B. D�fendeur

Le D�fendeur d�clare exercer son activit� depuis juillet 2003 sous le nom de domaine <telecommande.fr>, tandis que le Requ�rant n’exerce sa propre activit� que depuis la fin de l’�t� 2006 sous le nom de domaine <telecommande-express.com>. Craignant un risque de confusion, le D�fendeur indique avoir toutefois cess� d’exploiter le nom de domaine <telecommande-express.fr> en d�cembre 2006.

Le D�fendeur fait valoir que l’enregistrement par le Requ�rant du nom de domaine <telecommande-express.com> � la date du 5 janvier 2006 est post�rieur, tant au d�p�t de la marque verbale fran�aise TELECOMMANDE.COM dont il est titulaire, intervenu le 18 mars 2002, qu’� l’enregistrement du nom de domaine <telecommande.fr> r�alis� par le D�fendeur le 21 juillet 2003.

Le D�fendeur soutient donc qu’il est titulaire de droits ant�rieurs � ceux du Requ�rant et que ce dernier ne peut revendiquer aucun droit sur le nom de domaine litigieux.

Le D�fendeur consid�re que le Requ�rant n’a de cesse d’entretenir la confusion entre son propre site Internet et celui du D�fendeur dans le but de tromper les clients. Il produit � cet effet une copie des pages d’accueil des sites Internet respectifs des parties.

Le D�fendeur d�clare par cons�quent que le Requ�rant, en cherchant � exercer une activit� similaire � celle exerc�e de plus longue date par le D�fendeur dans le seul but de tromper les clients de ce dernier, serait l’auteur d’actes de parasitisme.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission � son profit.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement : “Il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le nom de domaine <telecommande-express.fr> enregistr� le 24 f�vrier 2006 par le D�fendeur est la reproduction quasi identique de la marque verbale d�pos�e le 6 f�vrier 2006 par le Requ�rant et du nom commercial du Requ�rant, la seule diff�rence inop�rante consistant en l’ajout du symbole “-” (tiret) entre les deux �l�ments du signe. Le nom de domaine litigieux est par ailleurs identique au nom de domaine <telecommande-express.com> enregistr� par le Requ�rant le 5 janvier 2006.

A cet �gard, la seule diff�rence consistant en l’ajout de l’extension “.fr” n’alt�re en rien le risque de confusion engendr� � raison de l’imitation de la marque ant�rieure et de l’usurpation des noms de domaine ant�rieurs. En effet, l’adjonction d’une extension pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur l’Internet ne conf�re � l’ensemble aucun caract�re distinctif permettant d’�carter tout risque de confusion.

L’Expert constate encore que le nom de domaine litigieux reproduit � l’identique le nom de domaine <telecommande-express.com> dont est titulaire le Requ�rant, l’extension “.com” encore une fois ne rev�tant aucun caract�re distinctif.

S’agissant plus particuli�rement de l’opposabilit� des droits ant�rieurs invoqu�s par les parties, l’Expert constate que le d�p�t par le Requ�rant de la marque verbale fran�aise TELECOMMANDE EXPRESS en date du 3 f�vrier 2006 a fait l’objet d’une opposition par D�fendeur le 15 mai 2006, sur la base de ses droits ant�rieurs sur la marque TELECOMMANDE.COM d�pos�e le 18 mars 2002. Le D�fendeur faisait valoir d’une part que la demande d’enregistrement de la marque du Requ�rant d�signait des produits et services similaires � ceux d�sign�s par sa propre marque et d’autre part, que la demande d’enregistrement de la marque du Requ�rant constituait l’imitation de la marque du D�fendeur, en raison de fortes similitudes visuelles, phon�tiques et intellectuelles. Le D�fendeur, invoquant la notori�t� de sa marque, consid�rait donc que le consommateur pouvait �tre amen� � penser que le signe contest� �tait une d�clinaison de sa propre marque ant�rieure.

L’Expert constate cependant que le Directeur G�n�ral de l’INPI a rejet� l’opposition, consid�rant que le terme “t�l�commande” �tait descriptif, et que les termes “express” ou “.com” �taient eux-m�mes faiblement distinctifs. Le Directeur G�n�ral de l’INPI a d�s lors estim� que les signes TELECOMMANDE.COM et TELECOMMANDE EXPRESS produisaient une impression d’ensemble diff�rente tant visuellement que phon�tiquement et d�cider que le second n’imitait pas le premier, pour constater l’absence de risque de confusion entre ces deux signes.

L’Expert constate que la d�cision du Directeur de l’INPI, qui fait clairement appara�tre qu’ “en raison de l’absence d’imitation de la marque ant�rieure par le signe contest�, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public concern�, et ce nonobstant la similarit� des produits et services en cause” n’a pas �t� contest�e par le D�fendeur devant la Cour d’appel comp�tente. Celui-ci n’a par ailleurs pas jug� utile d’engager par la suite une action en contrefa�on devant les tribunaux � l’encontre du Requ�rant.

Quoiqu’il en soit, il ne saurait �tre contest� que le terme “t�l�commande” est descriptif et ne peut d�s lors faire l’objet que d’une protection limit�e. L’expert dans, Jeuxonline contre Kaalys, litige OMPI DFR2006-0010 estimant qu’ “il ne saurait �tre contest� que les termes “Jeuxonline” adopt�s en tant que nom de domaine pour promouvoir un site Internet proposant des jeux en ligne rev�tent un caract�re g�n�rique. Leur protection ne peut donc qu’�tre limit�e”.

En effet, il ne peut �tre interdit � un concurrent ou � tout intervenant dans un secteur �conomique donn� d’utiliser notamment � titre de nom de domaine, des termes appartenant au langage courant. La Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononc�e en ce sens le 25 mai 2005 s’agissant des noms domaine <servicesfuneraires.fr> et <services-funeraires.fr>, en rappelant que “seul est prot�geable un nom de domaine distinctif” et en jugeant que “les deux mots “services” et “fun�raires” sont purement descriptifs des services rendus – ce que reconna�t la SEM en qualifiant lesdits mots de “mots clefs” - et ne permettent pas l’identification d’une entreprise particuli�re”.

C’est d’ailleurs d�j� en ce sens que s’�tait prononc�e la Cour d’Appel de Douai, par une d�cision du 9 septembre 2002 relative aux noms de domaines <boistropicaux.com> et <bois-tropicaux.com>, estimant que “la protection d’un terme descriptif, g�n�rique et n�cessaire, priverait, ce qui s’av�re difficilement contestable, les tiers de son usage au moins sur Internet”.

Si en l’esp�ce, il n’appartient pas � l’Expert de juger de la validit� d’une marque, il ressort toutefois de l’analyse des droits en pr�sence que la marque du D�fendeur porte sur un terme courant devant rester � la libre disposition des concurrents intervenant dans le m�me secteur d’activit�. D�s lors, les droits oppos�s ne peuvent faire l’objet que d’une protection limit�e � une seule reproduction � l’identique. En l’esp�ce, TELECOMMANDE EXPRESS ne reproduit pas � l’identique “Telecommande.com”.

D�s lors, le D�fendeur ne peut pr�tendre que le nom de domaine <telecommande-express.com> enregistr� par le Requ�rant porte atteinte � sa propre marque TELECOMMANDE.COM.

Enfin, l’Expert constate que le D�fendeur, de par l’opposition form�e, avait eu parfaitement connaissance de la marque verbale “T�l�commande Express” du Requ�rant. C’est donc avec une particuli�re mauvaise foi qu’il a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine <telecommande-express.fr>.

Le seul fait que le nom de domaine soit compos� d’un terme g�n�rique, � savoir “t�l�commande” ne l’autorisait pas � reproduire � l’identique la marque d’un tiers.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits du Requ�rant sur les droits ant�rieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le D�fendeur et le Requ�rant sont en concurrence directe sur le march� de la vente en ligne de t�l�commandes pour portes de garages et portails.

L’Expert consid�re que les copies d’�cran produites par le D�fendeur reproduisant la page d’accueil du site Internet de chacune des parties ne pr�sente pas de similitudes qui seraient de nature � prouver que le Requ�rant entretien la confusion entre les deux sites Internet dans le but de tromper la client�le du D�fendeur.

En outre, l’Expert constate que le D�fendeur, qui a commenc� � exploiter le nom de domaine litigieux le 24  f�vrier 2006, indique avoir d�lib�r�ment d�cid� en d�cembre 2006 de cesser cette exploitation “afin de ne pas entretenir de confusion”. L’Expert en d�duit donc que le D�fendeur �tait tout � fait conscient du risque de confusion cr�� dans l’esprit du public par l’exploitation qu’il faisait du nom de domaine <telecommande-express.fr> pour assurer le commerce de ses produits, vis-�-vis de la soci�t� T�l�commande Express qui exploite quant � elle ses propres produits sous la marque TELECOMMANDE EXPRESS et sur son propre site <telecommande-express.com>.

L’Expert consid�re par cons�quent que l’utilisation par le D�fendeur du nom de domaine <telecommande-express.fr> a pour effet de tromper les internautes quand � l’identit� du prestataire de service sur le site duquel ils acc�dent, ce qui constitue un r�el risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, le nom de domaine litigieux n’est utilis� par le D�fendeur que dans le seul but non seulement de d�tourner la client�le du Requ�rant, mais encore de l’emp�cher de la d�velopper.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenue en violation des droits du Requ�rant sur les droits ant�rieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <telecommande-express.fr>.

St�phane Lemarchand
Expert

Le 26 juin 2007