Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

D�CISION DE L’EXPERT

Fortinet contre Advanced Data Network

Litige n� DFR2007-0045

1. Les parties

Le Requ�rant est la soci�t� Fortinet, Biot, France, repr�sent� par Herbert Smith LLP, Paris, France.

Le D�fendeur est la soci�t� Advanced Data Network, Lyon, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <fortinet.fr> enregistr� le 18 mai 2004.

Le prestataire Internet est la soci�t� Advanced Data Network, Lyon, France.

3. Rappel de la proc�dure

Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 12 septembre 2007, par courrier �lectronique, et le 18 septembre 2007, par courrier postal.

Le 13 septembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 13 septembre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 21 septembre 2007. Une r�ponse du d�fendeur a �t� re�ue le 10 octobre 2007, par courrier �lectronique et le 17 octobre 2007, par courrier postal.

Le 23 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

4. Les faits

Le Requ�rant est la soci�t� Fortinet, qui est une soci�t� � responsabilit� limit�e fran�aise, immatricul�e au RCS d’Antibes.

Le Requ�rant est la filiale fran�aise, cr��e le 12 juin 2003, de la soci�t� am�ricaine Fortinet Inc., l’un des leaders en mati�re de s�curisation des r�seaux.

Si la soci�t� Fortinet, Inc. est titulaire d’une marque am�ricaine FORTINET, d�pos�e le 17 novembre 2001, ainsi que d’une demande de marque communautaire FORTINET, d�pos�e le 10 ao�t 2007 et qu’elle exploite le nom de domaine <fortinet.com> depuis le 16 janvier 2001, force est de constater que le Requ�rant ne b�n�ficie pas de tels droits.

En revanche, le Requ�rant utilise le terme “Fortinet” en tant que d�nomination sociale et nom commercial de sa soci�t�.

Le D�fendeur a �t�, fin 2003, contact� par le Requ�rant pour commercialiser des produits “fortinet” en France. En effet, il r�sulte des faits que la soci�t� Fortinet ne commercialise pas de produits aux clients finaux.

Le 18 mai 2004, le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <fortinet.fr>, qu’il utilise pour d�signer le site gr�ce auquel il commercialise des produits fabriqu�s par la soci�t� Requ�rante. Il a, par ailleurs, contact� le propri�taire fran�ais d’une marque “fortinet” pour l’informer de l’enregistrement du nom de domaine et, le cas �ch�ant, pour proposer de le lui transmettre.

En juin 2006, la soci�t� am�ricaine Fortinet, Inc. a tent� dans un premier temps de trouver une issue amiable � ce litige pour le compte de la Requ�rante en demandant au D�fendeur qu’il cesse d’utiliser le nom de domaine litigieux.

Devant le refus du D�fendeur, le Requ�rant a initi� la pr�sente action devant le Centre.

5. Argumentation des parties

Requ�rant

Le Requ�rant �nonce tout d’abord qu’il est la filiale fran�aise de l’un des leaders mondiaux en mati�re de s�curisation des r�seaux. Le groupe Fortinet emploie, en effet, plus de 800 salari�s dans le monde et traite avec plus de 20 000 clients.

Le Requ�rant souligne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte � ses droits sur sa d�nomination sociale et sur son nom commercial. Il pr�cise aussi que l’utilisation du nom de domaine engendre un risque de confusion.

Le Requ�rant r�clame donc que le nom de domaine <fortinet.fr> lui soit transf�r�.

B. D�fendeur

Le D�fendeur, la soci�t� Advanced Data Network, est sp�cialis�e dans les t�l�communications, les r�seaux informatiques et les applications multimedia.

A ce titre, le D�fendeur commercialise et installe des produits de la marque Fortinet.

Le D�fendeur �nonce, en effet, que la soci�t� Requ�rante est entr�e en contact avec lui pour lui demander de commercialiser ses produits en septembre 2003, notamment parce qu’elle n’a aucune relation directe avec les clients finaux, ce qui l’oblige � utiliser les services de distributeurs. Le D�fendeur souligne �galement que les services de la soci�t� Requ�rante sont en langue anglaise. Le D�fendeur, devenu “fortipartner” a donc r�alis�, en langue fran�aise, le site Internet “www.fortinet.fr” pour commercialiser les produits Fortinet sur le march� fran�ais et a donc enregistr� le nom de domaine <fortinet.fr>, tout en informant le Requ�rant de la mise en place de ce site d�s le mois de mai 2004. Il a �galement pris le soin d’avertir le titulaire d’une marque “fortinet” en France.

Le D�fendeur accuse le Requ�rant d’intenter cette action en repr�sailles � la politique de prix qu’il pratique, alors m�me qu’il l’a laiss� utiliser le nom de domaine litigieux pendant plus de trois ans.

Le D�fendeur souligne encore que le Requ�rant ne demande pas le transfert d’autres noms de domaine tels que <fortinet.au>, <fortinet.be>, <fortinet.dk> , etc., ce qui prouve bien le caract�re discriminatoire de son attitude � son �gard.

Le D�fendeur s’oppose, par cons�quent, � la demande de transfert du Requ�rant.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.

L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

A titre pr�liminaire, il importe de souligner que le Requ�rant ne peut pas se pr�valoir, contre le D�fendeur, des droits de propri�t� intellectuelle d�tenus, notamment aux Etats-Unis, par sa soci�t� m�re qui a une personnalit� morale distincte.

Ensuite, l’Expert constate que le Requ�rant prouve que le terme “fortinet” constitue sa d�nomination sociale et son nom commercial. Les droits sur la d�nomination sociale et sur le nom commercial ne sont pas assimilables � un droit de marque. Il en r�sulte que la reprise de la d�nomination sociale et du nom commercial d’autrui, dans un nom de domaine, n’est illicite que s’il en r�sulte un risque de confusion dans l’esprit du public concern� ou si elle est la cons�quence d’un comportement d�loyal.

L’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine <fortinet.fr> n’engendre aucun risque de confusion pour le public concern�. En effet, le Requ�rant n’exploite pas de site Internet en langue fran�aise qui propose � la vente ses produits et n’a pas de relations commerciales directes avec des clients finaux. Ces derniers ne peuvent donc pas confondre le site du D�fendeur avec celui du Requ�rant puisque ce dernier n’en exploite pas un qui serait similaire. De plus, les clients finaux sont oblig�s de s’adresser � un distributeur s’ils souhaitent acqu�rir des produits “fortinet” puisque le Requ�rant ne les commercialise pas directement au d�tail. Il en r�sulte que l’enregistrement du nom de domaine <fortinet.fr> n’emporte aucune confusion avec la d�nomination sociale et le nom commercial du Requ�rant.

Au surplus, l’Expert constate que le D�fendeur avait un int�r�t l�gitime � enregistrer ce nom de domaine puisqu’il �tait devenu un distributeur du Requ�rant. Par ailleurs, il a pris toutes les pr�cautions utiles pour que cet enregistrement ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu’il en a inform� le propri�taire d’une marque FORTINET, ainsi que le Requ�rant qui, �tant donn� les relations commerciales existantes avec le D�fendeur, ne pouvait raisonnablement pas ignorer cet enregistrement qu’il n’a d’ailleurs pas contest� jusqu’� la pr�sente plainte.

L’Expert d�cide que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requ�rant sur sa d�nomination sociale et sur son nom commercial.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le D�fendeur a un int�r�t l�gitime � utiliser le nom de domaine litigieux, du fait de la nature m�me de son activit�, � savoir la vente de produits “fortinet” en tant que distributeur.

Au demeurant, il existe une r�elle collaboration entre le Requ�rant et le D�fendeur depuis octobre 2003. Les produits et les services commercialis�s sur le site “www.fortinet.fr” sont achet�s aupr�s du Requ�rant qui, seul, peut fabriquer, d�panner et fournir des produits Fortinet. Le D�fendeur assure la traduction, en langue fran�aise, des services et de la documentation fournis par le Requ�rant en langue anglaise. Le site h�berg� sous le nom de domaine litigieux ne commercialise que des produits du Requ�rant. Etant donn� que ce dernier ne commercialise pas lui-m�me ses produits aux clients finaux, le D�fendeur ne peut donc �tre accus� de d�tourner une client�le qui, dans tous les cas, ne pourrait pas s’adresser directement au Requ�rant.

De plus, il importe de souligner que le site fait l’objet d’une r�elle exploitation qui n’appara�t pas illicite. En outre, le Requ�rant a attendu plus de trois ans apr�s l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour formuler la pr�sente plainte, ce qui prouve bien qu’il consid�rait, au moins implicitement, que l’utilisation du nom de domaine ne lui causait aucun pr�judice et r�sultait de son accord au moins tacite.

Enfin, aucun risque de confusion ne peut �tre avanc� par le Requ�rant. Le site h�berg� sous le nom de domaine litigieux signale m�me claire, sur chaque page, son ind�pendance avec le Requ�rant qui ne peut donc pas �chapper � l’attention des internautes.

Il appara�t donc � l’Expert que le pr�sent litige n’est que l’un des aspects d’un conflit plus g�n�ral qui semble opposer le Requ�rant et le D�fendeur et dont la r�solution rel�ve, le cas �ch�ant, du pouvoir des tribunaux comp�tents.

L’Expert en conclut que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur ne porte pas atteinte, � ce stade, aux droits du Requ�rant.

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’expert rejette la demande.

Christophe Caron
Expert

Date : Le 6 novembre 2007