Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Editions Bauer et Henrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag Kg contre Marise

Litige n° DFR2007-0052

1. Les parties

Les Requérants sont la société des Editions Bauer, Paris, France et la société Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, Hambourg, Allemagne, représentés par Desbarres & Staeffen, Paris, France.

Le Défendeur est la société Marise, Paris, France, représenté par Me Charles Morel, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <maxi.fr> enregistré le 15 décembre 2006.

Le prestataire Internet est la société Namebay, Monaco.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par les Requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 26 octobre 2007, par courrier électronique et le 6 novembre 2007, par courrier postal.

Le 29 octobre 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 29 octobre 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le 8 novembre 2007, le Centre a adressé aux Requérants une demande d’amendement de sa demande, les invitant à modifier les coordonnées du Défendeur et du prestataire Internet.

Les Requérants ont adressé au Centre l’amendement de leur demande le 9 novembre 2007, par courrier électronique et le 13 novembre 2007, par courrier postal.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 14 novembre 2007.

Le 27 novembre 2007, le Défendeur a sollicité du Centre une prolongation du délai de réponse. Le 29 novembre 2007, le Centre a accordé au Défendeur un délai supplémentaire de trois jours pour adresser sa réponse au Centre. La réponse du Défendeur a été adressée au Centre le 7 décembre 2007, par courrier électronique et le 14 décembre 2007, par courrier postal.

Le 12 décembre 2007, les Requérants ont formulé des observations complémentaires.

Le 17 décembre 2007, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Le 18 décembre 2007, le Défendeur a adressé au Centre des observations complémentaires en réplique à celles formulées par les Requérants le 12 décembre 2007.

L’Expert entend rappeler que la faculté de formuler des observations complémentaires n’est pas expressément ouverte aux Requérants et Défendeur, compte tenu du rallongement des délais de procédure qu’elle pourrait induire. C’est donc dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve et compte tenu des dates auxquelles ces observations complémentaires ont été formulées que l’Expert a accepté de les prendre en compte dans l’élaboration de sa décision.

4. Les faits

Les Requérants sont la société Editions Bauer et la société Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG.

La société Editions Bauer, filiale française de la société de droit allemand Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, édite depuis le mois de septembre 1986 un magazine hebdomadaire intitulé “Maxi”.

La société Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG est titulaire de la marque suivante :

- Marque française MAXI n°1.372.298, déposée le 2 avril 1986, renouvelée le 8 février 1996 et le 15 février 2006 pour la classe 16.

La société Editions Bauer est titulaire des marques suivantes :

- Marque française MAXI n°93.467.547, déposée le 7 mai 1993, renouvelée le 17 décembre 2002 pour les classes 9, 38 et 41;

- Marque française semi-figurative MAXI n°1.544.346, déposée le 1^er août 1989 et renouvelée le 8 mars 1999, pour les classes 22, 23, 24, 25, 26 et 27.

Le Défendeur est la société Marise, spécialisée dans le traitement des déchets.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <maxi.fr> le 15 décembre 2006.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérants éditent depuis le mois de septembre 1986 un magazine hebdomadaire intitulé “Maxi”, destiné à un public féminin. Ce magazine hebdomadaire fait l’objet d’un important tirage en France et jouit d’une forte notoriété auprès du public français.

Les Requérants ont déjà eu à connaître d’un litige portant sur le nom de domaine <maxi.fr>, enregistré par un tiers en violation de leurs droits, devant les juridictions judiciaires françaises. Dans le cadre de cette procédure, à laquelle le Défendeur est totalement étranger, les Requérants ont pu obtenir le retrait du nom de domaine des registres de l’AFNIC par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 janvier 2002.

Les Requérants reprochent au Défendeur d’avoir déposé une demande d’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> le 20 février 2002, soit le lendemain de la radiation effective du nom de domaine litigieux, en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris.

En raison d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris et d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 novembre 2003, l’AFNIC a suspendu l’enregistrement du nom de domaine par le Défendeur de sorte que ce dernier n’a pu valablement enregistrer le nom de domaine <maxi.fr> que le 15 décembre 2006.

Les Requérants indiquent s’être rapprochés du Défendeur afin de connaître ses intentions s’agissant de l’exploitation du nom de domaine <maxi.fr>, mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé.

Dès lors, les Requérants ont engagé une procédure auprès du Centre au motif que l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> constitue une atteinte à leurs droits ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

S’agissant de l’atteinte à leurs droits, les Requérants font notamment valoir qu’ils disposent de marques MAXI antérieures à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <maxi.fr> et qu’ils considèrent comme notoires.

Les Requérants estiment que le nom de domaine <maxi.fr> porte atteinte à leurs marques et que le choix de ce nom de domaine n’est pas neutre en ce qu’il vise à induire les internautes en erreur quant à la teneur du site Internet accessible à l’adresse “www.maxi.fr”.

S’agissant de l’atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, les Requérants exposent que le Défendeur conserve le nom de domaine en cause de manière abusive.

Les Requérants font remarquer que le Défendeur ne dispose d’aucun intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr>.

Selon les Requérants, l’enregistrement du nom de domaine <maxi.fr> et sa rétention pendant cinq années sans que le site Internet soit actif constitue un comportement déloyal de la part du Défendeur.

Enfin les Requérants prétendent que le Défendeur aurait tenté de commercialiser le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, les Requérants sollicitent le transfert du nom de domaine <maxi.fr> à leur bénéfice.

B. Défendeur

Le Défendeur est une société spécialisée dans le traitement des déchets.

Le Défendeur indique que le nom de domaine <maxi.fr> correspond à son enseigne commerciale, et qu’il a procédé à l’enregistrement de ce nom de domaine dans des conditions normales. Ainsi, le Défendeur explique la célérité dans l’enregistrement de ce nom de domaine par l’emploi d’outils permettant de surveiller la disponibilité des noms de domaine.

Le Défendeur expose en outre que le nom de domaine en cause n’est pas inactif en ce qu’il renvoie à un site Internet consacré à la rudologie qui reste en attente de finalisation par un prestataire externe.

Le Défendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> ne porte aucunement atteinte aux droits des Requérants.

Ainsi, selon le Défendeur, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> ne constituent pas une atteinte aux marques des Requérants. Le Défendeur considère :

- que les marques MAXI sont dépourvues du caractère distinctif ouvrant droit à la protection offerte par le Code de la Propriété Intellectuelle français;

- que le principe de spécialité rend la marque MAXI inopposable au nom de domaine <maxi.fr>;

- que la marque MAXI ne peut en aucun cas être qualifiée de notoire.

Le Défendeur ajoute que le terme “maxi” ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur en ce qu’il ne présente pas un caractère original.

Enfin, le Défendeur estime que les Requérants ne démontrent aucune volonté de nuire de sa part et que par voie de conséquence, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en cause ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

6. Discussion

L’Expert constate que les Requérants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de leurs droits et sollicitent par conséquent la transmission de ce nom de domaine à leur profit.

Conformément au paragraphe 20(c), l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d’une personne”.

Par conséquent, l’Expert s’est attaché à vérifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si les Requérants justifient de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

1. Enregistrement

a. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux marques des Requérants

Les éléments rapportés par les Requérants dans leur plainte permettent à l’Expert de constater qu’ils sont titulaires de marques françaises MAXI ayant été déposées antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

L’Expert constate également que les Requérants procèdent à la commercialisation d’un magazine hebdomadaire intitulé “Maxi”. Ce magazine hebdomadaire rencontre un grand succès en particulier auprès d’une clientèle essentiellement féminine. Il fait l’objet d’une large diffusion sur l’ensemble du territoire français.

Toutefois, l’Expert relève que si les éléments de preuve rapportés par les Requérants font état d’une large diffusion de leur magazine, il n’en demeure pas moins que de nombreux autres magazines à fort tirage utilisent également le terme “maxi”. Ainsi, eu égard à une forte utilisation du terme “maxi” dans le domaine de la presse et au-delà, l’Expert considère que ces éléments ne sont pas de nature à justifier du caractère notoire des marques MAXI des Requérants.

En outre, l’Expert constate que les marques MAXI ainsi que le titre de l’hebdomadaire commercialisé par les Requérants font référence à un terme issu du langage commun.

Aussi, bien que l’Expert n’ait pas à porter une appréciation sur le caractère distinctif des marques MAXI dont les Requérants sont titulaires, il n’en demeure pas moins que ces marques ne sont constituées que de ce seul terme “maxi”, et que ce terme présente un caractère commun et générique que l’Expert se doit de prendre en considération.

En effet, le terme “maxi” constitue l’abréviation de la locution latine “maximum” qui signifie “tout au plus”. Ce terme est ainsi couramment utilisé en tant que terme élogieux destiné à magnifier la valeur, la qualité, la quantité et généralement les caractéristiques d’un produit ou d’un service.

Comme il l’a été exposé dans les décisions Studio Magazine SA contre Synthétique SAS, Litige OMPI No. DFR2007-0003 et Surprise SARL et P2P SAS contre SARL Myrique, Litige OMPI No. DFR2007-0048, la protection conférée à des droits privatifs portant sur un terme générique ne peut avoir une portée absolue, sauf à priver toute personne de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant.

Dès lors, l’Expert estime que la protection conférée aux marques MAXI ne peut priver le Défendeur d’utiliser ce terme dans le cadre de son activité économique, par ailleurs fortement distincte de celle des Requérants.

En conséquence, l’Expert estime que le nom de domaine <maxi.fr> n’est pas enregistré par le Défendeur en violation des marques des Requérants.

b. L’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale

L’Expert constate que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <maxi.fr> avec rapidité, grâce à des outils de surveillance de la disponibilité de noms de domaine.

L’appropriation de noms de domaine est devenue une entreprise particulièrement stratégique pour les opérateurs économiques. L’emploi d’outils permettant de surveiller les dates de disponibilités de noms de domaine est une pratique extrêmement courante dans le cadre de la réservation de noms de domaine d’une particulière importance pour les acteurs économiques désirant développer leur activité en ligne. Ainsi, il n’est pas anormal que le Défendeur ait procédé avec célérité à l’enregistrement du nom de domaine en cause.

L’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été réalisé dans des conditions normales.

En outre, d’après les documents versées aux débats, l’Expert considère que le Défendeur justifie avoir eu pour motivation première de procéder à l’enregistrement d’un mot du langage courant correspondant à l’enseigne commerciale qu’il allait intégrer dans ses statuts, et destinée à promouvoir son futur site Internet.

La préparation de la promotion en ligne d’une future enseigne commerciale par l’enregistrement du nom de domaine correspondant n’est pas en soi un acte répréhensible.

L’Expert constate qu’aujourd’hui le Défendeur publie sur son site Internet accessible par le nom de domaine <maxi.fr> des informations relatives à l’étude des déchets, et que ce site ne fait en aucun cas référence au magazine édité par les Requérants.

Dès lors, il n’est pas prouvé que le nom de domaine <maxi.fr> ait été enregistré afin de capter la clientèle des Requérants.

L’Expert ajoute que les Requérants n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations tendant à démontrer la volonté délibérée du Défendeur de créer un trouble manifeste entre son site Internet et les marques des Requérants.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine n’a pas été réalisé en violation des règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

2. Utilisation

a. L’inutilisation du nom de domaine pendant une longue période n’est pas fautive

L’Expert constate que le nom de domaine <maxi.fr> a fait l’objet d’une demande d’enregistrement par le Défendeur le 20 février 2002 et que cette demande d’enregistrement a été suspendue par l’AFNIC en raison de la procédure judiciaire engagée devant les juridictions françaises, opposant les Requérants à un tiers au présent litige.

L’Expert estime donc qu’il n’est pas anormal que le nom de domaine n’ait pas été utilisé pendant une longue période. L’inutilisation du nom de domaine litigieux pendant une période de cinq années ne relève pas de l’inaction du Défendeur mais d’un évènement étranger à celui-ci.

Par conséquent, il ne peut être retenu à l’encontre du Défendeur une quelconque négligence fautive dans l’utilisation du nom de domaine <maxi.fr>.

L’Expert constate que le nom de domaine en cause fait l’objet d’une faible utilisation depuis son enregistrement par le Défendeur le 15 décembre 2006.

Depuis cette date, le nom de domaine <maxi.fr> n’est utilisé par le Défendeur que dans le cadre de la mise en ligne d’un site Internet rudimentaire consacré à la rudologie.

Toutefois, les éléments rapportés par le Défendeur permettent à l’Expert de constater que ce site Internet est destiné à être remplacé par un site dont la création a été confiée à un prestataire technique externe au Défendeur, par contrat du 18 décembre 2006.

L’Expert considère que contrairement aux allégations des Requérants, le nom de domaine litigieux ne renvoie pas à un site inactif mais à une ébauche de site Internet spécialisé dans l’étude des déchets.

Par conséquent, l’Expert considère que le Défendeur ne procède pas à une rétention fautive du nom de domaine, mais qu’il effectue les démarches nécessaires à l’accomplissement d’un site Internet dédié à sa propre clientèle.

b. L’utilisation du nom de domaine ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale

L’Expert constate que le site Internet accessible au nom de domaine litigieux ne traite que de la rudologie et ne comprend aucun élément laissant croire à un internaute moyen qu’il se trouve sur le site Internet du magazine “Maxi”.

La mise en ligne d’un site Internet consacré à l’étude des déchets n’est pas de nature à créer une confusion entre le contenu de ce site Internet et le magazine “Maxi” commercialisé par les Requérants.

Le site Internet, apprécié en l’état actuel ou d’après les spécifications exposées dans le contrat susmentionné, n’apparaît pas caractériser une quelconque tentative de captation du lectorat du magazine “Maxi”.

Par conséquent, l’Expert considère que le site Internet accessible au nom de domaine en cause ne crée ni ne tente de créer une confusion dans l’esprit des internautes avec le magazine édité par les Requérants.

Enfin, l’Expert constate qu’il n’est aucunement prouvé par les Requérants que le Défendeur ait tenté de commercialiser le nom de domaine litigieux auprès des Requérants ou de tiers.

B. Droits des Requérants sur le nom de domaine litigieux

L’Expert considère qu’en raison de l’absence de violation de droits de tiers, il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse des droits des Requérants sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, l’Expert considère que les allégations des Requérants ne sont pas fondées et que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux ne violent pas les règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert rejette la demande de transmission des Requérants, à leur profit, du nom de domaine <maxi.fr>.

Christiane Feral-Schuhl
Expert

Le 31 décembre 2007