La parte demandante es Banco Ve por Más, S.A. D.F. México, representada por Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, México (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Voypomas.com, Florida, Estados Unidos de America, representada por Héctor Vera Azargado, México (en adelante, la “Demandada”).
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <voypormas.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es Melbourne IT, por medio de su marca Internet Names Worldwide (en adelante, “INWW”).
El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 6 de agosto de 2008. El 7 de agosto de 2008, el Centro envió a INWW por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 8 de agosto de 2008 INWW envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro notificó a las partes un documento relativo al idioma del procedimiento el 12 de agosto de 2008. El Demandante envió sus comentarios al mismo el 13 de agosto de 2008.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de agosto de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de septiembre de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 8 de septiembre de 2008.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de septiembre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La entrega de la decisión del Experto al Centro estaba originalmente prevista para el 6 de octubre de 2008. No obstante, el 7 de octubre de 2008, el Centro a petición del Experto, notificó a las partes que recibiría definitivamente la decisión el 13 de octubre de 2008.
La Demanda fue presentada en castellano, idioma que utilizó igualmente la Demandada en la Contestación a la Demanda. De este modo, el Experto entiende que ambas partes son plenamente capaces de entender y expresarse en castellano, de modo que decide, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, que el castellano sea la lengua de este procedimiento.
La Demandante es una entidad bancaria constituida en México que ha venido desarrollando sus actividades financieras y comerciales durante años en el territorio mexicano.
Para el desarrollo de dichas actividades la Demandante utiliza la denominación “Ve por Más”, respecto a la cual ostenta derechos en calidad de titular o de licenciataria de los siguientes registros marcarios inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
- Marca no. 844313 VE POR MAS, registrada en clase 38 del Nomenclátor Internacional para servicios de telecomunicaciones, de fecha 26 de septiembre de 2003;
- Marca no. 785448 VE POR MAS, registrada en clase 35 del Nomenclátor Internacional para servicios de publicidad y negocios, de fecha 21 de febrero de 2003;
- Marca no. 868615 BX+, registrada en clase 35 del Nomenclátor Internacional para servicios de publicidad y negocios, de fecha 26 de febrero de 2003;
- Marca no. 785449 VE POR MAS,, registrada en clase 36 del Nomenclátor Internacional para todo tipo de servicios financieros, de fecha 21 de febrero de 2003;
- Marca no. 846077 VE POR MAS,, registrada en clase 16 del Nomenclátor Internacional para productos de papel, cartón, imprenta, pinceles, máquinas de escribir, artículos de oficina y otros productos relacionados, de fecha 26 de septiembre de 2003; y
- Marca no. 842433 BX+, registrada en clase 16 del Nomenclátor Internacional para productos de papel, cartón, imprenta, pinceles, máquinas de escribir, artículos de oficina y otros productos relacionados.
La Demandada es una supuesta entidad con sede en Florida, Estados Unidos de America que en la Contestación a la Demanda se autodefine como una organización con vocación global, aunque con un especial interés en el área iberoamericana, dedicada a ofrecer información pública sobre gestión de carreras profesionales.
A tal efecto la Demanda ha venido utilizando desde su registro, el 6 de junio de 2007, el Nombre de Dominio como soporte para una revista electrónica para apoyar el desarrollo laboral y personal de sus usuarios, ofreciendo diversos tipos de contenidos informativos asociados a este ámbito.
El 16 de mayo de 2008, la Demandante remitió a la Demandada un requerimiento escrito en el que instaba a transferirle el Nombre de Dominio, al constituir su registro y uso una infracción sobre sus marcas VE POR MAS. La Demandada respondió a dicho requerimiento el 21 de mayo de 2008, ofreciéndole a la Demandante dos posibilidades para resolver la disputa. Por una parte, la Demandada ofreció a la Demandante la posibilidad de participar en el proyecto empresarial vinculado al Nombre de Dominio, pagando la cantidad de 250,000 dólares estadounidenses. Por otro lado, la Demandada ofreció a la Demandante la posibilidad de adquirir la totalidad del mencionado proyecto (incluyendo la transferencia del Nombre de Dominio) por un precio de 500,000 dólares estadounidenses.
A. Demandante
En la Demanda afirma la Demandante que:
- Es titular o cesionaria de diversos registros marcarios mexicanos basados en la denominación VE POR MAS;
- El Nombre de Dominio es similar en grado de confusión a las marcas VE POR MAS,, al tratarse de la misma frase, salvo que en el caso de dichas marcas el verbo ir está conjugado en segunda persona del singular mientras que en el Nombre de Dominio el verbo ir se encuentra conjugado en la primera persona del singular. En este sentido, la Demandante considera que sus marcas VE POR MAS es caprichosa y distintiva , teniendo la originalidad suficiente para gozar del privilegio de su uso exclusivo para distinguir publicaciones periódicas, servicios bancarios y asesoría a empresas;
- Habida cuenta de la similitud existente entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante, los usuarios de Internet concluyen por error que el contenido del sitio web conectado al Nombre de Dominio es generado por la Demandante. En este sentido la Demandante considera que dicho riesgo de asociación es especialmente grave en este caso al tratarse la Demandante de un banco que goza del reconocimiento del público mexicano, además de utilizar una tipografía parecida a la utilizada por la Demandante en sus marcas;
- La Demandada no ostenta derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, sino que se aprovecha de la popularidad de las marcas de la Demandante para atraer a clientes a su sitio web y obtener una ganancia mediante la venta de suscripciones a una publicación electrónica y publicidad terceros. A tal efecto, la Demandante sostiene que la Demandada ha actuado con evidente ánimo de imitar las marcas de la Demandante;
- La Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio ya que ha actuado con el ánimo de aprovecharse ilegítimamente de las marcas de la Demandante para promover su propia publicación electrónica. Dicho ánimo de mala fe es más obvio si, según la Demandante, se tiene en cuenta que tras requerir a la Demandada para que transfiriera el Nombre de Dominio, aquélla respondió ofreciéndolo a la venta por una precio de 500.000 dólares estadounidenses; y
- Atendiendo a todo lo indicado, el Nombre de Dominio debería ser transferido a su favor.
En la Contestación a la Demanda afirma la Demandada que:
- Es la editora de una revista electrónica especializada en la “gestión de cartera”, ofreciendo a sus usuarios informaciones y materiales para el desarrollo de carreras profesionales, búsqueda de oportunidades de empleo así como de formación en el mundo de los negocios. Según indica la Demandada, dicha revista nació con la voluntad de ofrecerse simultáneamente a todo el área latinoamericana;
- Tanto el sitio web asociado al Nombre de Dominio como la propia Demandada tienen ámbitos claramente diferenciados respecto a la Demandante, tanto a nivel sectorial como geográfico;
- El Nombre de Dominio no puede producir confusión ni con la Demandante ni con las marcas de las que aquélla es titular o licenciataria, al basarse tanto en una fórmula denominativa distinta como en una tipografía y presentación gráfica. En el mismo sentido apunta la Demandada que el Nombre de Dominio no pretende ser una denominación que pueda confundir a los usuarios de Internet, sino que se trata de una fórmula completamente distinta de las marcas de la Demandante, correspondiendo a una frase utilizada recurrentemente en el ámbito de la motivación;
- La Demandada ostenta un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, al vincularlo a un proyecto editorial completamente separado de la Demandante, sin pretender en momento alguno prevalecerse de la misma ni de sus marcas;
- La Demandada presentó una solicitud de marca el 23 de junio de 2008, para la marca VOY POR MAS ante el Departamento de Propiedad Industrial de Chile.
- En ningún momento ha actuado con base en propósitos de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio, al tratarse de un proyecto comercial completamente separado de la Demandante. En particular, la Demandada niega que su respuesta al requerimiento remitido por la Demandante respecto al Nombre de Dominio (ofreciéndole la posibilidad de integrarse en el correspondiente proyecto empresarial a cambio de una aportación de 250,000 dólares estadounidenses o de adquirirlo totalmente incluyendo el Nombre de Dominio a cambio de 500,000 dólares estadounidenses) constituyera un intento de aprovechamiento oportunista. Por el contrario, la Demandada considera que dicha respuesta se enmarcó en una relación negocial y que las cantidades solicitadas no se referían a la adquisición del Nombre de Dominio, sino a un proyecto empresarial en marcha; y
- Atendiendo a lo anterior, la Demanda debe ser desestimada.
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
En primer lugar debe analizarse si el Nombre de Dominio debe ser considerado idéntico o confusamente similar respecto a las marcas de la Demandante. A tal efecto, debe procederse a una comparación objetiva entre las denominaciones que componen uno y otros. De dicha comparación se extraen las siguientes conclusiones:
- El núcleo del Nombre de Dominio se compone de la denominación “Voy por Más”, es decir la combinación de la primera persona del singular del presente en modo indicativo del verbo ir con las palabras “por más”.
- Las marcas se componen de la denominación “Ve por Más”, combinando la segunda persona del presente en modo imperativo del verbo ir con las palabras “por más”.
Tras realizar dicha comparación se puede comprobar que tanto el Nombre de Dominio como las marcas de la Demandante se basan en la construcción de sendas frases que combinan el verbo “ir” en modos y personas distintos con las palabras “por más”. Así, a efectos del primer elemento de la Política, la clave consiste en determinar si de manera objetiva el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar respecto a las marcas de la Demandante.
En el presente caso, las marcas de la Demandante (formadas por términos no distintivos y que en su conjunto, podrían o no, gozar de distintividad) no se encuentran incorporados en su totalidad en el Nombre de Dominio.
Haciendo una comparación directa entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante, el Experto considera que no puede entenderse que existe identidad ni semejanza capaz de producir confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante, pues los únicos términos que podrán entrar en conflicto con dicho nombre de dominio son las palabras “por más”, no siendo distintivos ambos términos. Más aún, esta conclusión se extiende a la marca Bx+, la cual podría tener muchas otras lecturas incluyendo el significado homólogo a “ve por más”. El resultado en ambos casos es distinto tanto en apariencia como significado.
En conclusión, en opinión del Experto, si bien el Nombre de Dominio tiene un parecido con las marcas de la Demandante, no puede considerarse lo suficientemente similar como para crear confusión con tales marcas. Esta misma interpretación ha sido reconocida en diversas decisiones anteriores referidas a supuestos parecidos (ver, por ejemplo, Televisa c. Retevisión Interactiva, S.A., Caso OMPI No. D2000-0264; Sallie Mae, Inc. c. Michele Dinola, Caso OMPI No. D2004-0648; Dolce Internacional Holdings, Inc. c. Performance Marketing Associates/BF Group LLC – Dolce by the Lakes, Caso OMPI No. D2006-0678).
Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado suficientemente la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política y, por tanto, no considera necesario proceder al análisis de las dos restantes condiciones de aplicación de la Política. Ello no obstante, el Experto desea poner de manifiesto que no deberían sacarse conclusiones de esta decisión respecto a los dos últimos elementos requeridos por la Política y, especialmente, respecto a la actuación de la Demandada en relación con el Nombre de Dominio.
En opinión del Experto la respuesta dada al requerimiento remitido por la Demandante en relación con el Nombre de Dominio plantea dudas respecto a la buena fe (en el sentido de la Política) de la Demandada, si bien el Experto entiende igualmente que no cabe analizar dichas dudas en el marco de esta Decisión atendiendo al hecho que el incumplimiento de la primera de las condiciones exigidas por la Política no requiere proseguir con el análisis de las dos restantes condiciones. Esta falta de análisis, no obstante, no deberá interpretarse necesariamente como una aprobación de dicha conducta por parte del Experto.
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 13 de octubre de 2008