WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Pneus-online Suisse Sarl v. Delti.com AG

Verfahren Nr. DCH2008-0007

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Pneus-online Suisse Sarl, Genf, Schweiz, vertreten durch Alexander Troller, Lalive, Genf, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Delticom AG, Hannover, Deutschland, vertreten durch Dr. Leonz Meyer, Schmid Eversheds, Zürich, Schweiz.

2. Streitige Domain-Namen

Gegenstand des Verfahrens sind die Domainnamen <pneus-online.ch>, <pneu-online.ch> und <pneuonline.ch>.

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center („Center“) in französischer Sprache am 6. Mai 2008 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von Switch für Streitbeilegungsverfahren für „.ch“ und „.li“ Domainnamen („Verfahrensreglement“), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 7. Mai 2008 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens sei. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspreche.

Am 16. Mai 2008 wurde das Gesuch ordnungsgemäss an die Gesuchsgegnerin zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Da die Vertragssprache Deutsch ist, hat das Center der Gesuchsgegnerin zugleich mitgeteilt, dass es die Gesuchserwiderung auf Deutsch oder auf Französisch akzeptiert, und dass es dem Experten obliegt, über die Verfahrenssprache zu entscheiden. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung wäre der 5. Juni 2008 gewesen. Da das Gesuch statt auf Deutsch in französischer Sprache eingereicht wurde, hat das Center die Frist zur Gesuchserwiderung auf den 19. Juni 2008 verlängert.

Die Gesuchserwiderung traf elektronisch und per Post am 19. Juni 2008 beim Center ein. Am 26. Juni 2008 bestätigte das Center den Empfang der Gesuchserwiderung, worin der Gesuchsgegner seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte.

Das Schlichtungsverfahren fand am 29. Juli 2008 statt. Der Schlichter bestätigte gegenüber dem Center am gleichen Tag, dass sich die Parteien darauf geeinigt hätten, dass der Experte seine Entscheidung auf Englisch oder auf Deutsch erlässt.. Über die restlichen Punkte sei dagegen keine Einigung erzielt worden.

Mit Schreiben vom 30. Juli 2008 teilte das Center mit, die Schlichtungsverhandlung hätte zu keinem Vergleichsschluss geführt und das Verfahren werde in Überseinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt. Das Center bestellte am 20. August 2008 Dr. Bernhard F. Meyer als Experten.

Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin vertreibt Autoreifen über das Internet und ist Inhaberin der folgenden Marke in der Schweiz:

- Internationale Marke PNEUS-ONLINE.COM n° 836271, eingetragen am 27. Juli 2004, mit Priorität vom 7. August 2003 in der Schweiz, in den Klassen 12 und 35.

Die Gesuchstellerin ist ausserdem Inhaberin folgender Domain-Namen:

- <pneu-on-line.ch>;

- <pneus-on-line.ch>;

- <online-pneus.ch>;

- <onlinepneu.ch>;

- <pneus-online.fr>;

- <pneu-online.fr>;

- <pneus-online.com>.

Die Gesuchsgegnerin ist, nebst den streitgegenständlichen Domainnamen, Inhaberin folgender Domainnamen:

- <pneu-online.com>

- <pneusonline.com>

- <pneusonline.be>

- <pneusonline.ch>

- <pneuonline.com>

- <pneuonline.be>

- <pneusonline.de>

- <pneu-online.be>

Die Registrierungsdaten der streitgegenständlichen Domainnamen sind wie folgt:

<pneuonline.ch>: 5. August 2002

<pneu-online.ch>: 7. August 2002

<pneus-online.ch>: 22. Juli 2002

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht geltend, eine der Marktführerinnen im Bereich des Online Pneuverkaufs (Reifenverkauf) in der Schweiz und in Frankreich zu sein. Seit dem 26. Januar 2002 verkaufe sie Pneus über die Internetseite „www.pneus-online.com“ in der Schweiz. Damit sei sie vor dem Gesuchsgegner auf dem Internet als Pneuhändlerin bekannt geworden.

Im vollen Bewusstsein um die Rechte und die Bekanntheit der Marke der Gesuchstellerin, habe die Gesuchsgegnerin als direkte Konkurrentin gezielt Domain Namen zum Verkauf ihrer Produkte gewählt, die ihrer Marke verwechselbar ähnlich seien. Dadurch versuche die Gesuchsgegnerin von der Bekanntheit ihrer Marke zu profitieren.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin macht dagegen geltend, der Marke der Gesuchstellerin fehle die Schutzfähigkeit, weshalb sich diese nicht erfolgreich auf ein Kennzeichenrecht berufen könne. Sie habe zudem nicht wissen können, dass die Gesuchstellerin ihr Geschäftsmodell auf einer generischen Bezeichnung aufbauen wolle, weshalb der Vorwurf der Bösgläubigkeit angesichts der berechtigten Interessen der Gesuchsgegnerin, selbst auf dem Internet „Pneus“ zu verkaufen, abgewiesen werden müsse. Die erzielten Umsätze der Parteien verdeutlichten zudem, dass die Gesuchsgegnerin in keiner Weise darauf angewiesen sein könne, von der Bekanntheit der Gesuchstellerin zu profitieren. Die Gesuchsgegnerin habe sich schon im Jahre 2000 grosser Bekanntheit im Internet erfreut, weshalb eine Verwechslungsgefahr mit der erst später im Internet auftretenden Gesuchstellerin durch die angesprochenen Verkehrskreise ausgeschlossen sei.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(d) muss eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts vorliegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

(i) Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit dem 27. April 2004 Inhaberin der Marke PNEUS-ONLINE.COM ist. Die von der Gesuchsgegnerin verwendeten, strittigen Domainnamen sind mit dieser Marke, abgesehen vom Kürzel der Toplevel-Domain „.com“, vom Bindestrich und vom Mehrzahl-„s“, wort- und klanggleich. Formal gesehen, verletzen die Domainnamen damit die von der Gesuchstellerin registrierte Marke, mit der sie ohne Zweifel verwechselbar ähnlich sind.

Ob die Marke schutzfähig sei oder nicht, hat der Experte in diesem Verfahren dagegen nicht zu beurteilen. Offensichtlich wurde die Marke von den zuständigen Registrierbehörden als gültig erachtet und erteilt. Ein Widerspruch gegen die Eintragung kann hier nicht hier erfolgen. Der Experte geht somit von einer gültigen und - formal - verletzten Marke aus.

Indes fällt auf, dass die Gesuchsgegnerin die strittigen Domainnamen bereits zwei Jahre vor Erteilung der genannten IR-Marke registriert hat, nämlich im Juli und August 2002. Die Gesuchsgegnerin verwendet die Internetdomain „www.pneusonline.ch“ unbestrittenerweise seit Mai 2003.

Diesen Umständen ist bei der nachfolgenden Prüfung der Verteidigungsgründe Rechnung zu tragen.

(ii) Verteidigungsgründe

Auf Grund der oben erwähnten zeitlichen Verhältnisse kann ausgeschlossen werden, dass die Gesuchsgegnerin bei der Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen die Verletzung und Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Gesuchstellerin beabsichtigt hat. Auch der Umstand, dass alle strittigen Domainnamen direkt oder indirekt auf die Webseite „www.pneusonline.ch“ der Gesuchsgegnerin leiten ist kein Hinweis auf eine Verletzungshandlung. Es ist durchaus üblich, dass Unternehmen eine Vielzahl von Domainnamen mit ähnlichen Zeichen reservieren, mit dem Ziel einen Domainnamen aktiv zu verwenden und die andern auf diese Webseite zu bündeln. Daran besteht grundsätzlich ein legitimes Interesse.

Unter den gegebenen Umständen kann der Experte der Behauptung der Gesuchstellerin nicht folgen, die streitgegenständlichen Domainnamen seien in Gebrauch genommen worden, mit dem Ziel, von der Bekanntheit der Marke der Gesuchstellerin zu profitieren. Die Gesuchsgegnerin musste und konnte zur Zeit der Registrierung nicht damit rechnen, dass die Gesuchsstellerin später eine ähnliche Marke zur Eintragung bringen und ihr entgegenhalten werde. Die Gesuchsgegnerin hat überdies glaubwürdig dargetan, dass sie für die Bekanntheit der Kombination der Ausdrücke „pneu(s)“ und „online“ im Zusammenhang mit Pneuhandel auf dem Internet mindestens ebenso ursächlich war, wie die Gesuchstellerin.

Die Begriffe „Pneu(s)“ und „online“ sind ferner generische Begriffe, die selbst in Kombination nur schwach kennzeichnend wirken. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin nicht von einem durch die Gesuchsstellerin geschaffenen, und überdies bestrittenen, „Goodwill“ profitieren wollte oder konnte. Vielmehr hat die Gesuchsgegnerin ihr legitimes Interesse an der bereits vor der Markenregistrierung erfolgten Verwendung der streitgegenständlichen Domainnamen bewiesen (vgl. SBS Swiss Business School GmbH v. Werner Käser, WIPO Verfahren Nr. DCH2007-0005).

Auf Grund der Eintragungschronologie kann sich die Gesuchsgegenrin schliesslich auf ihr Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG berufen.

Der Experte erachtet es unter diesen Umständen als erwiesen, dass der Gesuchsgegnerin auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten nichts vorzuwerfen ist.

Die Gesuchsgegnerin hat damit relevante Verteidigungsgründe im Sinne von Paragraph 24(d)(ii) glaubhaft gemacht.

(iii) Rechtfertigung der Übertragung

Auf Grund dieser Situation rechtfertigt sich die Übertragung der strittigen Domainnamen nicht.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte die von der Gesuchsstellerin beantragte Übertragung der Domainnamen <pneus-online.ch>, <pneu-online.ch> und <pneuonline.ch> ab.

Dr. Bernhard F. Meyer
Experte

Datum: 3. September 2008