La Richiedente è Bayer AG, Leverkusen, Germania, rappresentata da Bettinger Schneider Schramm Patent-und Rechtanwälte, Cuvilliéstr. 14a, 81679 München, Germania e BMA Brunoni Mottis & Associati, Lugano, Svizzera.
La Resistente è Ideal Hobby Sagl, Lugano, Svizzera, rappresentata da Studio legale e notarile, Avv. Alain Susin, Lugano, Svizzera.
La controversia riguarda il seguente nome a dominio: <aspirina.ch>.
Una domanda è stata inviata al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (il “Centro”) in data 17 dicembre 2008. Il 18 dicembre 2008, il Centro ha inoltrato via e-mail al registro SWITCH una domanda di verifica degli elementi relativi al nome a dominio oggetto della controversia. Il 19 dicembre 2008, SWITCH ha inviato via e-mail la sua risposta confermando che la Resistente è effettivamente titolare del nome a dominio in questione e trasmettendo i dettagli di contatto amministrativo, tecnico e per la fatturazione. Il Centro ha verificato che la Domanda soddisfa i requisiti formali sanciti dal “Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi a dominio per i domini .ch e .li” (il “Regolamento”), adottato il 1°marzo 2004 da SWITCH, registro per i nomi a dominio .ch e .li.
Conformemente al paragrafo 14 del Regolamento, in data 30 dicembre 2008 il Centro ha inviato una notifica formale della Domanda alla Resistente valida quale inizio del procedimento di composizione della controversia. Conformemente al paragrafo 15(a) del Regolamento, la data entro la quale era attesa una Risposta era il 19 gennaio 2009.
Non si è svolta alcuna udienza di conciliazione entro il termine sancito dal paragrafo 17(b) del Regolamento.
La Resistente ha inviato una risposta il 14 gennaio 2009.
Di conseguenza, il Centro ha notificato alla Richiedente il soggetto che, il 16 dicembre 2008, ha inoltrato una domanda di continuazione del procedimento di composizione della controversia conformemente al paragrafo 19 del Regolamento, un atto aggiuntiuvo alla domanda il 30 dicembre 2008 e ha pagato le tasse dovute.
In data del 6 marzo 2009, il Centro ha nominato il sig. Gérald Page quale Esperto per la controversia in questione. L'Esperto ritiene che questa sia stata istruita correttamente. Conformemente al paragrafo 4 del Regolamento, l'Esperto di cui sopra ha dichiarato di essere indipendente dalle parti.
La Richiedente è un azienda con sede a Leverkusen (Germania), attiva sin dal 1863 nel settore dell'industria chimica e farmaceutica. Fra i vari marchi vi è ASPIRIN e ASPIRINA, un prodotto farmaceutico antidolorifico e antinfiammatorio, distribuito dal Richiedente dal 1899.
Il nome ASPIRIN è registrato come marchio in Svizzera con priorità rivendicata all'anno 1926, unitamente alle sue declinazioni linguistiche ASPIRINA con priorità rivendicata all'anno 1929 e ASPIRINE con priorità risalente al 27 giugno 2003. ASPIRINA è registrata per le classi 1 e 5 (prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi) della classificazione di Nizza.
La Resistente è una S.a.g.l. con sede a Lugano (Svizzera), il quale scopo include l'organizzazione di corsi nell'ambito delle attività ricreative, la vendita, acquisto e fabbricazione di articoli inerenti al tempo libero, secondo il Registro di commercio svizzero.
In data 11 maggio 2006, la Resistente ha registrato il nome a dominio <aspirina.ch>.
Questo sito reindirizza immediatamente l'utente sul nome a dominio <montagna.ch>.
Il nome a dominio <montagna.ch> offre pubblicazioni su diverse attività sportive, culturali e di divertimento.
La Resistente è titolare di un marchio combinato ASPIRINA, registrato il 28 settembre 2006 nella categoria 41 (Educazione, formazione, divertimenti, attività sportive e culturali) della classificazione di Nizza.
Con lettera del 19 dicembre 2006, la Richiedente ha formalmente diffidato la Resistente dall'intraprendere qualsiasi iniziativa di utilizzo dei marchi ASPIRIN e ASPIRINA e ha sollecitato la cancellazione del marchio da parte della Resistente.
In data 4 febbraio 2008 è stato proceduto con l'inoltro di una causa giudizaria davanti al Tribunale d'Appello del Cantone Ticino a Lugano per fare costatare che l'uso del segno da parte della Resistente è illegale ed eliminare detto uso da tutte le attività della Resistente.
Con lettera di diffida del 12 giugno 2008, la Richiedente ha peraltro invitato la Resistente a trasferire immediatamente e a titolo gratuito il nome a dominio <aspirina.ch>, registrato a sua insaputa e senza sua autorizzazione.
Nel contempo, la Richiedente ha vietato alla Resistente di usare dei marchi ASPIRIN, ASPIRINA e ASPIRINE.
Questa richiesta è stata respinta dalla Resistente al motivo che un contenzioso fosse già aperto tra le parti davanti al Tribunale d'Appello del Cantone Ticino per la medesima fattispecie.
In sintesi, la Richedente ha formulato le seguenti allegazioni:
- Quale titolare di marchi ASPIRINA, ASPIRIN e ASPIRINE, che godono di protezione in Svizzera, la Richiedente ha un proprio diritto sul segno distintivo ASPIRINA, secondo quanto disposto dalla legge svizzera;
- ASPIRIN e ASPIRINA sono entrambi dei marchi famosi che godono di protezione ultramerceologica per qualsiasi prodotto o servizio;
- La Resistente è titolare di una registrazione svizzera per marchio combinato ASPIRINA su sfondo frastagliato registrato il 28 settembre 2006;
- La Richiedente si è opposta all'uso di questo marchio con lettera di diffida del 19 dicembre 2006 e con l'inoltro di una causa giudiziaria presso il Tribunale d'Appello del Cantone Ticino il 4 febbraio 2008;
- Il nome a dominio <aspirina.ch>, attualmente registrato a nome della Resistente, è praticamente identico al marchio ASPIRINA della Richiedente;
- L'uso del nome a dominio <aspirina.ch> crea un rischio di diluizione della rinomanza e della capacità distintiva del marchio che non può essere considerato uso legittimo, ritenuto che non è mai stato autorizzato dalla Richiedente e che la Resistente ben conosceva l'esistenza della Richiedente e del marchio ASPIRINA validamente registrato;
- L'uso del segno ASPIRIN, rispettivamente ASPIRINA in maniera continua e costanta in Svizzera da parte della Richiedente e delle società ad essa affiliate crea una protezione contro la concorrenza sleale;
- L'uso del nome a dominio <aspirina.ch> è sleale nel senso del articolo 2 LCSl. Gli utenti vengono attratti in maniera ingannevole ed indirizzati su un sito Internet senza legame con la Richiedente, creando un rischio di diluizione del marchio;
- Il fatto che la Resistente abbia registrato il nome a dominio <aspirina.ch> e sostenga che lo ha fatto perche sarebbe un acronimo per “Associazione Soldanella per incentivare ricerche imparziali nelle Alpi” non è credibile;
- Anche se fosse ritenuto che da questo acronimo deriverebbero diritti, la Resistente non avrebbe nessun diritto di usare il nome a dominio <aspirina.ch>, tanto è vero che gli utenti di Internet collegano il nome a dominio <aspirina.ch> con il marchio del Richiedente.
La Richiedente domanda che il nome a dominio <aspirina.ch> sia trasferito a lei stessa.
In sintesi, la Resistente ha formulato le seguenti allegazioni:
- Preliminarmente è elevata formale eccezione di litispendenza, siccome un contenzioso è già pendente presso il Tribunale di appello del Cantone Ticino, a Lugano per la medesima fattispecie;
- La Richiedente non ha nessun diritto sul segno distintivo rivendicato preminente a quello della Resistente, in particolare la protezione dell'articolo 15 della Legge federale sulla protezione dei marchi e della indicazioni di provenienza (“LPM”), e non esistono danni o violazioni della Legge federale contro la concorrenza sleale (“LCSl”);
- ASPIRIN, rispettivamente ASPIRINA non ha una reputazione tale da poter promuovere qualsiasi tipo di prodotto e non è dunque protetto come marchio famoso in applicazione dell'art 15 LPM;
- La registrazione e/o l'utilizzo del nome a dominio oggetto della domanda non costituisce una violazione di un diritto su un segno distintivo perchè un marchio è soltanto protetto per i prodotti e servizi designati al momento della registrazione e i due marchi in questione sono stati registrati con due classificazioni diverse;
- Il marchio della Resistente non è graficamente il medesimo. Il disegno di una montagna non può fare pensare al prodotto della Richiedente, ne mettere in pericolo la rinomanza del marchio;
- Il diritto all'uso esclusivo è concesso solamente se l'uso di un segno identico o simile per prodotti e servizi analoghi minaccia il carattere distintivo del marchio o ne mette in pericolo la rinomanza, il quale non è il caso, i prodotti e servizi essendo diversi tra loro;
- La Resistente non sfrutta della reputazione dei marchi enunciati in domanda, assodato peraltro che l'associazione Aspirina non ha scopo commerciale.
La risoluzione della presenta controversia è sottoposta all'applicazione del Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi a dominio per i domini .ch e .li.
Del resto, le parti non hanno contestato questo procedimento ed hanno citato le disposizione del Regolamento nelle loro domanda e risposta.
L'Esperto è stato validamente nominato in virtù delle disposizioni del Regolamento ed è dunque competente per decidere sulla controversia.
La Resistente ha chiesto formalmente la sospenzione del procedimento al motivo che un contenzioso fosse già aperto presso il Tribunale d'Appello del cantone Ticino avente per oggetto la medesima fattispecie.
La Richiedente ha evocato l'inoltro di una causa giudizaria nella sua domanda.
Ne la Richiedente ne la Resistente hanno però dimostrato che il contenzioso riguardi il trasferimento del nome a dominio <aspirina.ch>.
Non sono stati allegate prove sull'oggetto e sullo stato del procedimento presso il Tribunale d'Appello del cantone Ticino. In particolare, non sono stati comunicati elementi che possono fare pensare che il procedimento sia avanzato ad un punto tale che una decisione sarebbe imminente.
L'unico riferimento fatto riguarda l'uso del marchio combinato ASPIRINA su sfondo frastagliato menzionato nell'allegato E della domanda.
Nessuna delle parti ha dimostrato che le conclusioni prese presso il Tribunale d'Appello siano identiche alle conclusioni prese nella domanda e la risposta del presente procedimento.
La Resistente non spiega in modo preciso e concreto quale motivo giustificherebbe una sospenzione per economia processuale.
Non risulta dalla risposta della Resistente precisamente su che punti le decizioni rese dal Tribunal d'Appello e dal esperto potrebbero essere contradittorie.
Inoltre, il paragrafo 10 del Regolamento stabilisce quanto segue:
Procedimento giudiziario
(a) Il presente regolamento non impedisce alle parti di adire un tribunale competente affinché si pronunci in modo indipendente sulla controversia.
(b) Se durante il procedimento di composizione della controversia, una parte promuove un procedimento giudiziario in merito alla stessa causa, deve immediatamente comunicarlo all'organo di composizione delle controversie.
(c) Se prima o durante il procedimento di composizione della controversia è promosso un procedimento giudiziario, l'organo di composizione delle controversie oppure il conciliatore o l'esperto durante il suo mandato decide a sua discrezione se sospendere, concludere o continuare il procedimento di composizione della controversia.
L'articolo 10(c) del Regolamento prevede dunque che l'esperto puo decidere a sua discrezione di sospendere o no il procedimento in corso.
Dal punto di vista dell'economia processuale, e visto la mancanza di elementi in tal senso, la sospenzione del procedimento non si giustifica.
Anche se il procedimento giudiziario “per se” avesse riguardato il nome a dominio, l'Esperto avrebbe potuto rendere una decisione secondo il paragrapho 10 del Regolamento. Quindi secondo l'Esperto è opportuno rendere una decisione.
In ogni caso, la decisione dell'Esperto non è vincolante per il Tribunale o per la Corte nell'eventualità dell'esame del nome a dominio in controversia e può essere contestata. Ne risulta che il rischio di contrarietà tra le due decisioni potrebbe essere scartato in una fase ulteriore.
Deve essere ricordato che la natura del procedimento di risoluzione ad hoc dei conflitti, al quale le parti hanno aderito, è di fornire soluzioni efficaci e rapide da specialisti. Da questo punto di vista, soltanto motivi imprescindibili possono e devono giustificare una sospenzione del procedimento.
Per questi motivi, la sospenzione del procedimento è rifiutata.
Il paragrafo 24(c) del Regolamento stabilisce quanto segue:
“L'esperto accoglie la domanda se la registrazione o l'utilizzo del nome a dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtù del diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein.”
E' pertanto necessario determinare se (A) la Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo che le spetta in virtù del diritto svizzero e se (B) la registrazione e/o l'utilizzo del nome a dominio costituisce una chiara violazione di questo diritto.
Secondo la definizione di cui al paragrafo 1 del Regolamento, un diritto su di un segno distintivo è
“un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico acquisito con la registrazione o l'utilizzo di un segno, che protegge gli interessi del titolare del diritto da un danno provocato dalla registrazione o dall'utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi, in particolare, ma non solo, il diritto di usare una ditta, un nome, un marchio, un'indicazione d'origine e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale.”
Le prove fornite all'Esperto dalla Richiedente dimostrano che essa è la titolare del marchio internazionale No. 324 979 ASPIRINA, con protezione internazionale, Svizzera compresa e valido almeno dal 7 novembre 1966. La Richiedente ha dunque un diritto sul segno distintivo ASPIRINA, anteriore alla registrazione del nome a dominio <aspirina.ch>.
La Richiedente è anche titolare del marchio internazionale No. 312632 ASPIRIN, registrato il 29 aprile 1966 e ASPIRINE, registrato in Svizzera sotto il No. di registrazione 513585 e con priorità risalente al 27 giugno 2003, entrambi protetti in Svizzera.
Il marchio ASPIRINA fu registrato per le categorie 1 e 5 della classificazione di Nizza, cioè per prodotti e servizi diversi da quelli del Resistente.
In effetti, la Resistente anche essa è titolare di un marchio combinato ASPIRINA, registrato il 28 settembre 2006 nella categoria 41 (Educazione, formazione, divertimenti, attività sportive e culturali) della classificazione di Nizza.
Il paragrafo 24(d) del Regolamento stabilisce quanto segue:
“Sussiste una chiara violazione di un diritto di proprietà intellettuale in particolare quando
(i) sia l'esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un'interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e
(ii) la controparte non ha né presentato né comprovato argomenti di difesa decisivi; e
(iii) la violazione del diritto, giustifica il trasferimento o la cancellazione del nome a dominio a dipendenza delle conclusioni contenute nella domanda.”
1. Diritto dei marchi
Come già esposto, entrambi le parti si basano su marchi registrati per giustificare l'uso del nome a dominio <aspirina.ch>.
Secondo il paragrafo 24 del Regolamento tuttavia, non è decisivo il fatto di sapere se la Resistente detiene un segno distintivo leggitimo, ma se l'uso del nome a dominio viola il diritto ad un segno distintivo del Richiedente.
La Resistente non ha dimostrato di usare il marchio ASPIRINA per un attività associativa. In particolare, non ha presentato statuti, rapporti o allegati qualsiasi dimostrando le funzioni dell'“Associazione Soldanella per incentivare ricerche imparziali nelle Alpi”.
Una ricercha su Internet non permette di trovare informazioni sull'esistenza della detta associazione.
Sembra dunque altamente probabile che la Resistente usa soltanto di questo nome a dominio per approfittare dell'attrazione del segno distintivo della Richiedente.
Il solo uso del nome a dominio danneggia il diritto al segno distintivo della Richiedente che non ne può usare per la promozione delle sue attività, in particolare in Svizzera.
Di più, si aggiunge il fatto che il marchio della Richiedente è cronologicamente anteriore al marchio della Resistente.
A questo punto, si deve analizzare se la Resistente detiene un diritto prevalente e/o preeminente all'uso del nome a dominio.
Tuttavia, un diritto preeminente della Resistente sarebbe concepibile soltanto se ASPIRINA non fosse un marchio famoso nel senso dell'articolo 15 LPM.
La Richiedente fa valere che il suo marchio è un marchio famoso, in tal modo che potrebbe vietare a terzi l'uso del marchio ASPIRINA e del marchio simile ASPIRIN.
Conviene dunque di analizzare se ASPIRINA e ASPIRIN sono dei marchi famosi che godono della protezione dell'articolo 15 LPM.
L'articolo 15 LPM stabilisce quanto segue
“1. Il titolare di un marchio famoso può vietarne a terzi l'uso per tutti i prodotti o servizi se un tale uso minaccia il carattere distintivo del marchio o ne sfrutta o mette in pericolo la rinomanza.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima che il marchio sia divenuto famoso.”
La legge non definisce cosa si deve intendere per “marchio famoso” nel senso dell'articolo 15 LPM.
I criteri determinanti per decidere di una tale qualificazione si possono però dedurre dall'obbiettivo dell'articolo 15 LPM che è di protteggere il marchio famoso contro lo sfrutto o la messa in pericolo della sua rinomanza o la minaccia del segno distintivo.
Parecchia protezione si giustifica quando il titolare del marchio è riuscito a creare una rinomanza tale che il marchio detiene una capacità di penetrazione pubblicitaria utilizzabile non soltanto per il negozio dei prodotti e servizi previsti inizialmente, ma anche per facilitare in modo sensibile la vendita di altri prodotti e servizi.
Questo suppone che il marchio gioisce di una considerazione generale presso una vasta schiera di populazione.
La Richiedente ha allegato di essere titolare dei marchi internazionali ASPIRIN et ASPIRINA con priorità risalenti rispettivamente agli anni 1926 e 1929.
Non è necessario provare i fatti noti (DTF 130 III 113 consid. 3.4 p. 121; 117 II 321 consid. 2 p. 323; 109 II 231 consid. 3c/bb p. 234).
E noto che i marchi ASPIRIN e ASPIRINA godono nel mondo di una notorietà particolarmente grande, come lo riconosce d'altronde la Resistente, e di una considerazione positiva nella maggior parte della popolazione.
Peraltro, si può notare che secondo il sondaggio del Reader's Digest European Trusted Brand per la Svizzera per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2009, ASPIRINA è il marchio preferito dei rispondenti nella categoria dei prodotti antidolorifici (http://www.rdtrustedbrands.com/trusted-brands/results/tables/Comparison%2520of%2520winning%2520brands%25202005%2520%252D%25202009.country.Switzerland.shtml).
In casu, non esistono diritti acquisiti prima che il marchio sia diventato famoso, o altri elementi escludendo l'applicazione dell'articolo 15 LPM.
Non importano le possibilità di successo commerciale di prodotti specifici e servizi diversi da quelli attualmente forniti dalla Richiedente da questo punto di vista tanto è vero che il marchio ASPIRINA verrebbe immediatamente associato alla Richiedente, questo anche in caso di assenza di scopo commerciale dalla Resistente.
Per questi motivi, si deve considerare che ASPIRINA (e ASPIRIN) è un marchio famoso che gode della protezione dell'articolo 15 LPM anche contro dei prodotti e servizi che il titolare del diritto non avrebbe neanche preso in considerazione.
Secondo il Tribunale federale, i nomi a dominio possono essere paragonati a nomi, nomi commerciali e marchi e, pertanto, possono costituire segni distintivi (DTF 126 III 239, 244). Il rischio di confusione che scaturisce dell'uso non autorizzato di un nome a dominio che costituisce nel contempo un segno distintivo protetto (marchio, ditta o nome) consiste nel fatto che la pagina web viene attribuita alla persona sbagliata (4C.141/2002 in sic! 2003 438 ss.).
Nella presente fattispecie, il reindirizzamento immediato dell'utente sul nome a dominio <montagna.ch> non scarta il rischio di confusione.
Il fatto che ASPIRINA sia un acronimo per un associazione senza scopo di lucro (Associazione Soldanella per incentivare ricerche imparziali nelle Alpi) non è rilevante. Quindi la Resistente non usa veramente il nome a dominio <aspirina.ch>.
Peraltro l'esistenza di questa associazione non è stata documentata dalla Resistente e non si può che avere dubbi sulla legitimità di questa giustificazione nel registrare il nome a dominio <aspirina.ch>. Infatti, non è stato documentato l'uso che farebbe detta associazione del nome “Aspirina” nelle sue attività.
Questo punto può comunque rimanere aperto vista la notorietà evidente del marchio ASPIRINA, che deve godere della protezione dell'articolo 15 LPM, e l'evidente rischio di confusione creato dal nome a dominio <aspirina.ch> della Resistente.
Il nome a dominio della Resistente rischia di creare una diluizione della rinomanza marchio, in chiara violazione dell'articolo 15 LPM.
In conclusione, il fatto che il nome a dominio comprende il marchio intero, dato l'uso fatto del nome a dominio e nonostante il contenzioso quanto riguarda il marchio presso il Tribunale d'Appello del cantone Ticino, l'Esperto considera che l'uso del nome a dominio <aspirina.ch> dalla Resistente viola il diritto al marchio della Richiedente secondo l'articolo 15 LPM.
Per questi motivi, il trasferimento del nome a dominio alla Richiedente deve essere ordinato.
2. Concorrenza sleale
Secondo l'articolo 2 LCSl:
“È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.”
La Richiedente si prevale di una violazione della legge contro la concorrenza sleale visto il rischio di confusione tra il nome a dominio <aspirina.ch> e la designazione “aspirina” utilizzata dalla Richiedente.
In qualità di S.a.g.l., la Resistente ha un evidente scopo di lucro, anche se l' Associazione Soldanella per incentivare ricerche imparziali nelle Alpi non avesse un scopo commerciale.
La questione di una violazione della LCSl può però rimanere aperta considerando che le disposizioni della LPM giustificano già il trasferimento del nome a dominio alla Richiedente.
Per i motivi suesposti, conformemente al paragrafo 24 del Regolamento, l'Esperto considera che la violazione del segno distintivo è chiara , vista l'identità dei marchi, e ordina che il nome a dominio <aspirina.ch> sia trasferito alla Richiedente.
Gérald Page
Esperto
Data: Marzo 20, 2009