Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Alberto Tascón Ruiz
Caso No. DES2008-0015
1. Las Partes
La Demandante es Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, con domicilio en Gijón, Asturias, España, representada por UBILIBET.
La Demandado es Alberto Tascón Ruiz, con domicilio en Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <asturies.es>.
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de mayo de 2008. El 21 de mayo de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de mayo de 2008, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”)(“el Reglamento”), el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de junio de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de junio de 2008. El Demandado contestó a la Demanda con fecha 18 junio de 2008 dando acuse de recepción el día 19 de junio de 2008.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 30 de junio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es Ente Publico de Comunicación del Principado de Asturias como titular de las marcas ASTURIES (Expediente ante la OEPM M2660282) y “Asturias” (Expediente ante la OEPM M2660283) concedidas en junio de 2006 según certificado aportado por el propio Demandante.
Igualmente el Demandante aporta títulos o alega la titularidad de otras marcas que pertenecen bien a otros órganos de la administración pública asturiana bien a entidades mercantiles instrumentales del Gobierno de Asturias. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS PARAISO NATURAL
- Marca española denominativa ASTURIAS EXPORTA
- Marca española denominativa ASTURIASEMPRENDE
- Marca comunitaria denominativa con gráfico INFOASTURIAS
- Marca española denominativa con gráfico ASTURIAS+
- Marca comunitaria denominativa con gráfico SABOREANDO ASTURIAS
- Marca española denominativa ASTURIAS EN LA RED
- Marca española denominativa ASTURIAS EXTERIOR.
- Marca española denominativa ASTURIAS AHORA.
- Marca española denominativa ASTURIAS PARAÍSO DIGITAL.
- Marca española denominativa ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO.
- Marca comunitaria denominativa con gráfico RECREA ASTURIAS.
- Marca comunitaria denominativa con gráfico ASTURIAS TESORO
CULTURAL.
Asimismo, la Demandante, directamente o a través de órganos o entidades administrativamente dependientes del Gobierno Asturiano, es titular de más de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominación “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.
El Demandado es un ciudadano español que reconoce redireccionar el nombre de dominio por el adquirido con fecha de 18 de noviembre de2005, a un blog denominado “www.botillo.com”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que como titular de las marcas ASTURIES (Asturias en asturiano o bable) y ASTURIAS puede apreciarse identidad total con el nombre de dominio propiedad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusión que ello crea.
Considera que el Gobierno de Asturies, uno de cuyos entes es el propio Demandante, es titular, ya sea de forma directa o bien indirecta, de numerosas marcas, como ASTURIAS+, que incluyen el topónimo “Asturias” junto a vocablos como “info, en la red, emprende, exterior, ahora, exporta, paraíso digital, espacio educativo, saboreando, recrea, tesoro cultural o paraíso natural”, siendo estos términos no exclusivos de carácter genérico, debe entenderse que el uso excluyente del que goza el Gobierno por la titularidad de las referidas marcas es sobre la denominación “Asturias”.
Por lo demás, alega que el Gobierno de Asturias es propietario de más de ochenta nombres de dominio donde el vocablo principal de los mismos es “Asturias” por lo que hace que el Principado de Asturias sea conocido por el usuario de Internet con la denominación “Asturias” (nombre reconocido y protegido constitucional y estatutariamente).
El nombre de dominio objeto de la presente disputa coincide exactamente con una marca titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusión a los usuarios o internautas.
Asimismo, considera que carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por el hecho de que carecer de derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Por lo demás entiende que el Demandado ni se identifica con el nombre o los apellidos del Demandado además de carecer de derechos o intereses legítimos en el momento en que procedió a registrar el nombre de dominio. El hecho de que el Demandado haya venido usando dicho nombre de dominio hasta la actualidad tampoco genera la existencia de un derecho o interés legítimo adquirido a posteriori.
Finalmente considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno con el único fin de atraer intencionadamente a los usuarios a su página Web.
Por lo que se refiere al registro del nombre de dominio de mala fe considera probada la notoriedad y renombre de la denominación “Asturies” para identificar la región de Asturias o a los entes públicos vinculados a ella, así como la amplia difusión de las marcas con la denominación “Asturies”.
Y, en cuanto al uso del nombre de dominio de mala fe alega que el Demandado aprovecha el nombre de dominio <asturies.es> únicamente para generar rendimientos introduciendo noticias y anuncios de Google a través del sistema de AdSense en el nombre de dominio al que el controvertido se redireccionó (<botillo.com>).
B. Demandado
Considera el Demandado que el registro del nombre del dominio <asturies.es> de fecha 8 de noviembre de 2005 mientras que el registro marcario del Demandante ASTURIES es de fecha 1 de junio de 2006.
Que el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado a una blog que funciona bajo el nombre de dominio <botillo.com> que refleja actualmente noticias, inquietudes o fotografías que por diferentes razones crean el interés del Demandado, citando debidamente las fuentes en el caso de no ser material de su propiedad. Por lo tanto, insiste que no puede existir confusión con los productos y servicios comercializados bajo la marca ASTURIAS.
Alega el Demandado que toda vez rige el principio del “first come, first served,” la legalidad en el registro del nombre del dominio no puede cuestionarse, máxime cuando ni el Demandante ni cualquiera de las instituciones que componen el gobierno Asturiano procedieron a ejercitar el derecho de reserva para los titulares de marcas establecido por la normativa española al momento de liberalizarse la asignación de nombres de dominio geográfico español.
Por lo demás considera que nos encontramos ante un término que no se corresponde a una lengua oficial ni reconocida por el propio Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias por lo que no cabe apropiarse de un uso exclusivo sobre la misma.
Finalmente, en cuanto al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa niega el carácter notorio de la marca ASTURIES, además de negar haber tenido conocimiento de la forma de promoción electrónica de las administraciones públicas.
En todo caso, entiende que las informaciones suministradas a través del citado nombre de dominio en nada han perjudicado la imagen de Asturias ni la del Principado ni han producido confusión con sus instituciones.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento”, y por lo tanto en las leyes y los principios del Derecho nacional español.
El artículo 2 del Reglamento define Derechos Previos como:
1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genéricos del Centro, en tanto en cuanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.
Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
6.1. Cuestión previa: sobre los Derechos Previos de la Demandante
El Demandante fundamenta la presente Demanda tanto en la existencia de unos derechos previos constituidos por diversas marcas de su propiedad como en otras marcas que no siendo de su titularidad pertenecen a otras entidades, o compañías mercantiles afectas al Gobierno de Asturias. Pues bien, esta última alegación debe ser analizada previamente para comprobar si existen o no Derechos Previos que permitan sustentar la Demanda.
Igualmente, y por otra parte, deberá analizarse con carácter previo el posible reconocimiento de otros Derechos Previos a la Demandante, en concreto si cabe admitir “Asturias” y “Asturies” como términos por los que es generalmente reconocible la Demandante en los términos en los que se expresa el punto tercero del artículo 2 del Reglamento a propósito de los Derechos Previos.
Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones que se plantean, es decir, el numerosísimo grupo de marcas propiedad del Gobierno de Asturias y de diversos entes administrativos asturianos, o sociedades mercantiles de él dependientes, en los que apoya su pretensión y, cuya característica principal consiste en que el término geográfico “Asturias” compone un elemento denominativo más de las marcas, entendemos que la inclusión de dicho término, en el conjunto de la denominación de la que se compone cada una de las marcas aportadas, no supone el reconocimiento automático y de forma independiente del término “Asturias” como marca registrada.
Sin embargo, y por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones, es decir si el término “Asturias” o “Asturies” quedaría incluido en los términos del artículo 2 del Reglamento, como órgano generalmente reconocible de la administración pública asturiana, lo cierto es que, merece especial atención por la importancia que tendrá en relación al análisis de los requisitos para calificar el registro del nombre de dominio como especulativo o abusivo.
Pues bien, la respuesta debe ser afirmativa por las siguientes razones. En primer lugar, porque el concepto de administración pública debe interpretarse a la vista del artículo 2 de la Ley 30/1992 según el cual: “Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública”, estableciendo el concepto único de administración. En segundo lugar, porque la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano dice en su artículo 4 sobre el uso administrativo del asturiano que “todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en él, de palabra y por escrito. Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias.” Y continúa: “El Principado de Asturias propiciará el conocimiento del bable/asturiano por todos los empleados públicos que desarrollen su labor en Asturias; el conocimiento del bable/asturiano podrá ser valorado en las oposiciones y concursos convocados por el Principado de Asturias, cuando las características del puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran”.
Por tanto, al Demandante lo debemos considerar como la propia administración pública Asturiana y, por tanto, reconocible regularmente bajo el término “Asturias” y como tal se encuentra obligada a propiciar el conocimiento del asturiano, es decir, a hacerse conocer bajo el término “Asturies”. En definitiva, que los términos “Asturias” y “Asturies” constituyen un Derecho Previo de la Demandante.
6.2. Requisito de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En relación al primero de los requisitos del Reglamento debemos distinguir entre dos cuestiones relativas a los Derechos Previos: el primero, las marcas propiedad del Demandante y, la segunda, el posible reconocimiento de otros Derechos Previos a la Demandante.
En relación a la primera de las cuestiones, la comparación del nombre de dominio <asturies.es> con la marca de servicios ASTURIES de las que es propietario el Demandante debe llegar al reconocimiento de su identidad total.
Igualmente, apoya el Demandante su pretensión en la titularidad sobre la marca ASTURIAS de la que debe reconocerle una posible confusión con el nombre del dominio en disputa.
Por otra parte, habiéndole reconocido Derechos Previos sobre los términos “Asturias” y “Asturias” como denominaciones por las que generalmente es reconocible la administración pública asturiana. La respuesta al análisis del primer requisito del Reglamento debe ser igualmente positiva.
En definitiva los Derechos Previos de la Demandante son idénticos o confusamente similares con el nombre de dominio del Demandado <asturies.es>, en los términos del artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión.
En el presente caso, el Demandante ha demostrado que el Demandado carece de Derechos Previos en relación al término “asturies”, que no ha sido conocido bajo dicha denominación, ni tampoco es su nombre o apellidos.
La actuación de redireccionamiento del nombre de dominio en disputa al blog de su propiedad “www.botillo.com” en el que se dedica a recopilar cronológicamente textos, artículos o fotografías de su propio interés en este caso en la red no puede ser considerada como un derecho o interés legítimo frente a los Derechos Previos que ostenta la Demandante pues el registro del nombre de dominio <asturies.es> es posterior a los Derechos Previos de la Demandante.
Por cuanto antecede y en atención a los elementos de prueba expuestos y los criterios manifestados, este Experto considera que el Demandado carece derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <asturies.es>.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que es titular de unos Derechos Previos ampliamente conocidos en España con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa.
A este respecto la Doctrina ha establecido, en relación a las marcas de servicios, que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones SANOFI AVENTIS v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. D. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022). Este experto considera que este criterio aplicable a la marca debe extenderse a aquellos otros Derechos Previos, como las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
En todo caso, el uso del nombre de dominio constituye una actuación especulativa en tanto en cuanto impide a la administración asturiana dar cumplimiento debido a las obligaciones que le impone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos por la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. En este caso, parece razonable que los ciudadanos que por diversos motivos se deban relacionar con la administración asturiana esperen acceder a sus servicios a través del nombre de dominio verían desatendidos sus derechos si este no corresponde a la administración asturiana.
Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente los Derechos Previos del Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud y el uso efectuado del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad pública del Demandante.
Por lo expuesto, este Experto entiende cumplido con el tercero de los requisitos, es decir que el Demandado ha registrado o utilizado en nombre de dominio de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <asturies.es> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único