La Demandante es ING Groep N.V. con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es Javier Burgos con domicilio en Málaga, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancoingdirect.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
La Demanda (en español) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de marzo de 2009. El 24 de marzo de 2009 el Centro envió a eNom via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo 24 de marzo eNom envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 27 de marzo de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 31 de marzo de 2009, el Demandante envió su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. El Demandado no envió ninguna comunicación al respecto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de abril de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de abril de 2009.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante presentó una solicitud sobre el idioma del procedimiento para el presente caso, a la cual no hubo comunicación alguna por parte de la Demandada. El Experto acepta los argumentos de la Demandante en el sentido de que el Demandado es de nacionalidad española y todas las circunstancias que enmarcaron el presente caso sugieren que este idioma fue utilizado en las tratativas preliminares de posible arreglo entre las partes, (Anexo nº. 10 de la Demanda). así como en la elaboración de la Demanda y en las pruebas de reconocimiento de la marca en el territorio español. El hecho de que el idioma del procedimiento coincidida con el idioma del Demandado se convierte en una garantía adicional para la adecuada defensa de éste y para la valoración del acervo probatorio en este idioma. El Experto teniendo en cuenta las razones expuestas por el Demandante en su argumentación, así como el idioma empleado en las comunicaciones anteriores entre las partes concluye que el idioma del presente procedimiento sea el español.
El Demandante es titular de varias marcas distintivas consistentes o compuestas por los términos “Banco” e “Ing Direct”, en particular en España,, los siguientes de acuerdo con el Anexo no. 2 de la Demanda:
Registro de marca nacional nº 2181396 ING DIRECT (denominativo con gráfico) en clase 35.
Registro de marca nacional nº 2217995 ING DIRECT, TU OTRO BANCO (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2217996 CUENTA NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2217997 ING DIRECT, TU PRIMER BANCO (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2217998 ING DIRECT, TU SEGUNDO BANCO (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2219224 CUENTA TORONJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2219226 CREDITO NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2223756 CUENTA CORRIENTE NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2223757 CUENTA AHORRO VIVIENDA NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2223758 PRESTAMO NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2223759 FONDO NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2223760 PLAN NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2223762 HIPOTECA NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36
Registro de marca nacional nº 2243571 ING DIRECT (TU OTRO BANCO) CUENTA NARANJA (denominativo con gráfico) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2274613 ING DIRECT (denominativo con gráfico) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2487990 ING DIRECT TU BANCO NARANJA (denominativa) en clase 36.
Registro de marca nacional nº 2796042 ING DIRECT UN GRAN BANCO QUE HACE FRESH BANKING (denominativo con gráfico) en clase 36.
El Demandante es un banco perteneciente al grupo financiero holandés ING Groep, especializado en el modelo de banca directa o banca online. En la actualidad, ING Direct es un banco reconocido en España (país en el que reside el Demandado) en el sector de la banca directa, con una amplia difusión internacional y operacional en nueve países: Canadá, España, Francia, Australia, los Estados Unidos de America, Italia, Alemania, Austria y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Anexo nº. 3 de la Demanda).
El Demandante tiene presencia habitual en medios de comunicación de información general y especializados en el sector de la economía de la importancia de, entre otros, “El Mundo” (con más de 400 referencias), “El Economista” o “Cotizalia” (Anexo nº 4 de la Demanda), así como en diferentes versiones de la Enciclopedia Virtual Wikipedia, tales como las propias en lengua inglesa, alemana, francesa, italiana, rusa, japonesa u holandesa. (Anexo nº 5 de la Demanda).
En la actualidad ING Direct es el banco líder en España en el sector de la banca directa. La Demandante ha venido desarrollando su actividad en España, país en el que aparentemente habita el titular del nombre de dominio en disputa, través de la marca ING DIRECT desde hace más de 10 años (Anexo nº 3 de la Demanda), teniendo una considerable presencia en el sector económico e Internet.
Tal es la popularidad global de ING Direct que puede afirmarse, según la Demandante, que el consumidor identifica a nivel global y de manera prácticamente unánime dicho término con la actividad de la misma.
Varios de los registros de marca cuya titularidad detenta la Demandante incluyen las expresiones “ING Direct, tu otro banco”, “ING Direct, tu primer banco” o “ING Direct, tu segundo banco” (Anexo nº 2 de la Demanda), por lo que puede considerarse que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con los signos distintivos de la Demandante.
No existe en la actualidad ninguna marca nacional, comunitaria, internacional que reproduzca o incluya la expresión “Banco Ing Direct” en la que sea tenga titularidad el Demandado.
El Demandado no ha realizado actividad alguna a través del nombre de dominio desde que el mismo fue registrado.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar que posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la demandada posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El nombre de dominio en disputa es <bancoingdirect.com>, siendo la parte relevante a efectos de la Política la expresión “bancoingdirect”. La Demandante ha registrado y usado diversas marcas que incluyen la expresión “ingdirect” y otras similares como por ejemplo: “ING Direct, tu otro banco”, ING Direct, tu primer banco” o “ING Direct, tu segundo banco”. En consecuencia, el registro de varias de sus marcas por parte de la Demandante ha incluido tanto de manera conjunta como separada todos y cada uno de los elementos integrantes del nombre de dominio en disputa.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en cuestión es confusamente similar a las marcas registradas por la Demandante.
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez que este haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba se traslada a la Demandada. El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio <bancoingdirect.com>.
En concordancia con lo anterior, es a la Demandada a quien le corresponde probar sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, la Demandada renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar la Demanda presentada en su contra. Lo anterior a pesar de que incluso el 30 de abril de 2009, el Centro le envió a la Demandada una notificación sobre la ausencia de contestación de la Demanda, indicándole que, en cualquier caso, podría someter a consideración del Experto una respuesta incluso fuera de la oportunidad procesal prevista en la Política, y que este Experto tendría la absoluta discreción para admitir una contestación fuera del plazo. El Experto declara que nunca recibió tampoco una contestación fuera del término.
El Experto considera probado que la Demandada tuvo conocimiento del presente proceso al ser notificada adecuadamente de acuerdo con lo previsto en la Política. Aún más, de acuerdo con las pruebas presentadas, la Demandada estuvo en tratativas y discusiones con la Demandante respecto de la titularidad del nombre de dominio en disputa (Anexo nº 1 de la Demanda). En consecuencia, el Experto considera que en este caso específico la falta de contestación de la Demanda podría, en este caso en particular interpretarse como una aceptación tácita a las pretensiones de la Demandante.
De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales la Demandada no tendría derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
En primer lugar, para la Demandada no detenta la titularidad de ningún signo distintivo que le permita reivindicar como suyo el nombre de dominio <bancoingdirect.com>. Tampoco el Demandado ejerce actividad alguna relacionada con servicios financieros o bancarios (Anexo nº 8 de la Demanda).
Finalmente, la Demandante alegó al proceso prueba suficiente (Anexo nº 2 de la Demanda) de que varias marcas que reproducen de manera separada o conjunta la expresiones “Banco Ing Direct” fueron registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en diputa por parte de la Demandada. Adicionalmente, el Experto no encuentra licencia o autorización para el uso de la expresión “bancoingdirect” por parte del Demandado.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa <bancoingdirect.com>.
De acuerdo al párrafo 4.a)iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio. El párrafo 4.b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Experto no encuentra suficientemente probada ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4.b) de la Política. Sin embargo, la lista contenida en este artículo no es taxativa (ver Nova Banka v. Iris, Caso OMPI No. D2003-0366), por lo cual el Experto recurre a criterios adicionales para determinar la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
El Experto considera que la evidencia alegada por el Demandante constituye una prueba del renombre de la marca BANCO ING DIRECT en el entorno europeo y en particular de España. En ese sentido, el Experto considera que la Demandante ha realizado esfuerzos continuos por difundir el conocimiento de su marca, lo que se refleja en la amplia gama de medios de comunicación en los que se divulga publicidad alusiva a la misma. Así, la Demandante ha incluido publicidad realizada en medios de comunicación de información general y especializados en el sector de la economía, entre otros, “El Mundo” (con más de 400 referencias), “El Economista” o “Cotizalia” (Anexo nº 4 de la Demanda).
Por lo anterior, el Experto considera que el Demandado, más aún siendo aparentemente residente en España, podía de manera razonable tener conocimiento sobre la existencia y uso de las marcas de la Demandante.
Como ha sido establecido por anteriores expertos (ver entre otros Carolina Herrera, Ltda. v. Alberto Rincón García. Caso OMPI No. D2002-0806; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022), y por el párrafo 2 de la Política, el registrante de un nombre de dominio debe garantizar al Registrador que, en la medida de su conocimiento, el registro del nombre de dominio no infringe derechos de terceros. En este caso, el conocimiento de la marca BANCO ING DIRECT estaba al alcance del Demandado.
En consecuencia y tomando en cuenta las circunstancias de este caso en particular , el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe, en razón de la existencia, uso extendido y reconocimiento entre el público del lugar de origen y residencia del Demandado respecto de la marca BANCO ING DIRECT y de la información disponible acerca del la misma en Internet y en diversos medios masivos de comunicación.
De acuerdo a la evidencia suministrada por el Demandante, no existe una página de Internet activa bajo el nombre de dominio <bancoingdirect.com>, por lo cual el Experto no encuentra probado el uso activo del nombre de dominio en disputa.
No obstante, este Experto considera que la expresión “uso del dominio” debe ser interpretada en sentido amplio, en la medida que el registro de un nombre de dominio, por sí mismo, constituye una ocupación del nombre de dominio que impide que al propietario de los derechos marcarios registrar de manera legítima el nombre de dominio. En consecuencia, la inactividad de un sitio de Internet bajo un nombre de dominio registrado no implica per se necesariamente y para efectos de la interpretación de la Política que éste no esté siendo usado.
En el caso concreto, el Experto considera que la ocupación del nombre de dominio en disputa <bancoingdirect.com> constituye un uso de mala fe. El Demandado tuvo la posibilidad de argumentar la ausencia de mala fe o justificar su proceder pero no lo hizo en la oportunidad que este procedimiento tiene prevista para tal fin, lo anterior debe ser interpretado como un indicio más de mala fe.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el tercer requisito debido a la mala fe en el registro y uso del dominio <bancoingdirect.com>.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bancoingdirect.com> sea transferido al Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 27 de mayo, 2009