La parte demandante (en adelante, el “Demandante”) es Jorge Lorenzo Guerrero con domicilio en Barcelona, España, representado mediante apoderado.
La parte demandada (en adelante, la “Demandada”) es Cent&Ment Comunicació S.L., con domicilio en Palma de Mallorca, España, representado mediante apoderado.
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <jorgelorenzo.com> y <lorenzo48.com> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
La entidad registradora de los Nombres de Dominio es GoDaddy.com, Inc. (en adelante, “GoDaddy”).
El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 3 de junio de 2009. En dicha fecha el Centro envió a GoDaddy por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El mismo 3 de junio de 2009, GoDaddy envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como titular de los correspondientes registros, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 16 de junio de 2009, en respuesta a una comunicación del Centro, el Demandante envió una comunicación relativa a la lengua del procedimiento, solicitando que ésta fuera el castellano. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de junio de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de julio de 2009. El escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 14 de julio de 2009.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de julio de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 8 de agosto de 2009, el Centro comunicó a las partes que el Experto había solicitada una ampliación del plazo para emitir su decisión, estableciéndose que la misma sería remitida al Centro el día 14 de agosto de 2009.
El Demandante presentó la Demanda en castellano, y la Demandada ha presentado la Contestación a la Demanda en la misma lengua, sin oponerse a su uso en el marco del presente procedimiento.
Habida cuenta del acuerdo de las partes sobre este punto y del hecho que ambas partes son residentes en España, este Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.
El Demandante es un conocido piloto profesional de motociclismo, habiendo formado parte de equipos tan importantes como los de las marcas Honda, Aprilia o Yamaha (su actual equipo).
El Demandante debutó en la categoría de 125 centímetros cúbicos de los campeonatos mundiales en el año 2002, convirtiéndose en el piloto más joven en competir en un gran premio de motociclismo. Su carrera ha sido fulgurante pues en 2003 ya obtuvo su primera victoria y en 2004 ganó tres grandes premios. Posteriormente, y ya en la categoría de 250 centímetros cúbicos, el Demandante obtuvo seis podios, confirmando sus excepcionales cualidades en 2006, al ganar ocho carreras y obtener su primer título mundial. Ese título fue reeditado en la campaña siguiente, en la que el Demandante obtuvo la victoria en nueve carreras.
En 2008 el Demandante pasó a competir en la máxima categoría del motociclismo profesional con el equipo oficial Yamaha, en el que sigue como piloto titular junto con Valentino Rossi. Desde su debut en dicha categoría, el Demandante ha cosechado diversas victorias y actualmente compite por obtener el campeonato mundial.
De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el Demandante se ha convertido en un motociclista internacionalmente conocido, habiendo sido el protagonista de una intensa cobertura informativa y habiendo protagonizado numerosas campañas publicitarias con el nombre profesional de “Jorge Lorenzo”. Precisamente para el desarrollo de actividades comerciales vinculadas a su imagen y nombre, el Demandante es titular de la marca comunitaria nº 5043591 “48” (figurativa), registrada desde el 26 de abril de 2007 para las clases 16, 25, 28 y 35 del Nomenclátor Internacional de marcas. Dicha marca corresponde al dorsal con el que el Demandante ha competido durante años (si bien en la actualidad lo ha cambiado).
Asimismo, el Demandante es titular de las siguientes solicitudes de marca:
- Solicitud de marca comunitaria nº 7481278 “Jorge Lorenzo” (denominativa) solicitada el 19 de diciembre de 2008 para las clases 3, 9, 14, 25, 28, 32 y 35 del Nomenclátor Internacional de marcas; y
- Solicitud de marca comunitaria nº 6187215 “Lorenzo's Land” (figurativa) solicitada el 19 de diciembre de 2008 para las clases 3, 9, 14, 25, 28, 32 y 35 del Nomenclátor Internacional de marcas.
El Demandante ha contado con una presencia permanente en Internet prácticamente desde el inicio de su carrera profesional. En efecto, desde 2002 el Demandante contó con una página Web oficial, inicialmente vinculada a <jorgelorenzo.com>, uno de los Nombres de Dominio objeto de la presente disputa y sustituida con posterioridad -debido a las disputas con la Demandada- por su actual sitio Web oficial ubicado en el dominio <lorenzo99.com>.
La Demandada es una empresa española con sede en Palma de Mallorca y especializada en la prestación de servicios de diseño gráfico, de publicidad y de desarrollo y mantenimiento de sitios Web.
Tal y como se describe en el punto siguiente, la Demandada registró y ha gestionado los Nombres de Dominio y el correspondiente sitio Web oficial del Demandante durante años.
El nombre de dominio <jorgelorenzo.com> fue registrado por la Demandada el 13 de septiembre de 2002 y el nombre de dominio <lorenzo48.com> lo fue el 26 de octubre de 2004. En ambos casos, los Nombres de Dominio han estado conectados al sitio Web oficial del Demandante durante años, habiendo sido desactivados por la Demandada por las razones que se resumen más adelante.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el registro de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada se derivó de un encargo realizado por el entonces representante del Demandante, encargo realizado a través de la sociedad Motorsport 48, SL (cuyo administrador único era el mencionado representante del Demandante).
De acuerdo con lo reconocido tanto en la Demanda como en la Contestación a la Demanda, la mencionada sociedad encargó a la Demandada el registro de los Nombres de Dominio así como la prestación de los correspondientes servicios de desarrollo, hospedaje y mantenimiento del sitio Web oficial del Demandante. La Demandada ejecutó los servicios solicitados, facturando por ello sus correspondientes honorarios, sin que surgiera problema alguno entre las partes hasta finales del año 2008.
En tales fechas el Demandante decidió desvincularse del que hasta entonces había sido su representante, designando dos nuevos representantes encargados de gestionar, entre otros ámbitos, la explotación de sus derechos de imagen. En este sentido, los nuevos representantes del Demandante se pusieron en contacto con la Demandada a fin de migrar el sitio Web oficial del Demandante a un nuevo servidor, dándose cuenta en ese momento, según declara el Demandante, que los Nombres de Dominio habían sido registrados y continuaban constando a nombre de la Demandada.
Ante esta circunstancia los citados representantes instaron a la Demandada a modificar los registros de los Nombres de Dominio, de modo que constaran a nombre del Demandante. La Demandada respondió a dicho requerimiento condicionando la transferencia a favor del Demandante de tales registros al pago de las dos cantidades siguientes: (i) 707,60€ en concepto de servicios prestados y pendientes de facturar; y (ii) 2.200€ en concepto de costes de transferencia de los Nombres de Dominio (según se indica en la Contestación a la Demanda esta última cantidad había sido acordada verbalmente con los representantes del Demandante).
El Demandante, a través de sus representantes, respondió ofreciendo a la Demandada únicamente el pago de 1.500€. Esta oferta fue interpretada por la Demandada, según se indica en la Contestación a la Demanda, como una rebaja unilateral de lo acordado verbalmente con los representantes del Demandante y, como consecuencia de ello, la Demandada pasó a exigir las siguientes cantidades: (i) el importe correspondiente a la factura pendiente, aumentado en un 20% (en concepto de demora en el pago); y (ii) 3.000€ en concepto de gastos de gestión derivados del cambio de titularidad de los Nombres de Dominio (indicando en este sentido la Demandada que aumentó la cuantía en dicho concepto al entender que, con su oferta a la baja, los representantes del Demandante actuaron de mala fe).
El Demandante no respondió a la última propuesta hecha por la Demandada, la cual -ante la falta de solución de la disputa- terminó desactivando el sitio Web oficial del Demandante conectado a los Nombres de Dominio, estado en el que se encuentran en el momento de emitirse esta decisión.
El Demandante alega en la Demanda:
- Que es un conocido corredor profesional de motocicletas que, como consecuencia de su brillante carrera, ha obtenido un amplio reconocimiento internacional. De este modo, sostiene el Demandante que su nombre profesional se ha convertido igualmente en notorio y objeto de intensa explotación mediática y comercial. En este sentido el Demandante considera que las denominaciones “Lorenzo” y “Jorge Lorenzo” son, cada una de ellas y por sí mismas, signos distintivos notoriamente conocidos y claramente asociados al Demandante, identificándole y distinguiendo con efectos marcarios respecto a cualesquiera productos o servicios vinculados al mismo;
- Que, a través de la sociedad de su anterior representante, encargó a la Demandada el registro de los Nombres de Dominio así como la prestación de los servicios de desarrollo, hospedaje y mantenimiento de su sitio Web oficial, sin que en momento alguno autorizara a la Demandada ni a tercero alguno a registrar los Nombres de Dominio a su propio nombre;
- Que, como consecuencia de una solicitud de cambio de hospedaje del sitio Web oficial del Demandante realizada por sus nuevos representantes a finales del año 2008, el Demandante constató que la Demandada había registrado y mantenía los Nombres de Dominio a su propio nombre y no a nombre del Demandante. Ante esta situación el Demandante indica que contactó con la Demandada requiriéndole la inmediata transferencia de la titularidad de los Nombres de Dominio a favor del Demandante. Según éste, la Demandada respondió a dicha solicitud instando al Demandante a pagarle una suma cuyo importe era sensiblemente superior al coste efectivo de tramitación de dicha transferencia. Al negarse al pago de tal cuantía, según el Demandante, la Demandada procedió a desactivar el acceso al sitio Web oficial del Demandante, estado que se ha mantenido hasta el momento;
- Que el Nombre de Dominio <jorgelorenzo.com> es idéntico al nombre profesional del Demandante el cual, como consecuencia de su explotación comercial y mediática continuada, ha adquirido naturaleza de marca no registrada;
- Que si bien el Nombre de Dominio <lorenzo48.com> no es idéntico al nombre profesional del Demandante, la similitud entre ambos comporta un evidente riesgo de confusión en la medida en que dicho Nombre de Dominio se basa en una combinación de dos signos (“Lorenzo” y “48”) sobre los que el Demandante ostenta individualmente derechos marcarios. Asimismo, indica el Demandante que existe un riesgo evidente de asociación por parte del público del número 48 con el propio Demandante, al tratarse dicho número del dorsal que ha utilizado durante años como corredor profesional;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, concerniendo a aquélla aportar las evidencias que pudieran rebatir tal afirmación. En cualquier caso sostiene el Demandante que no se da circunstancia alguna en este caso que, de acuerdo con la Política, permitiera presumir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre los Nombres de Dominio;
- Que la Demandada registró los Nombres de Dominio de mala fe dado que el registro inicial de los mismos respondía a un encargo del Demandante, a través de la empresa del que entonces era su representante, y no comprendía en caso alguno la posibilidad de apropiarse de los mismos;
- Que la Demandada ha utilizado de mala fe los Nombres de Dominio ya que, una vez ha sido contactada por los representantes del Demandante a los efectos de transferir la titularidad de los mismos a favor de aquél, ha condicionado dicha transferencia al pago de unas cantidades abusivas, injustificadas y totalmente desproporcionadas. Asimismo, alega el Demandante que, como medida de presión para la estimación de sus pretensiones, la Demandada ha desactivado el acceso al sitio Web oficial del Demandante por medio de los Nombres de Dominio; y
- Que, como consecuencia de lo anterior, solicita que los Nombres de Dominio sean transferidos a su favor.
La Demandada alega en la Contestación a la Demanda:
- Que en ningún caso fue el Demandante quien le contrató la prestación de sus servicios relacionados con su sitio Web, sino una sociedad ajena al Demandante. Asimismo, indica la Demandada que la mencionada prestación de servicios no incluía la titularidad de los Nombres de Dominio, cuestión que en ningún momento fue puesta en duda hasta el cese de Motorsport 48, SL como representante del Demandante;
- Que en ningún momento se solicitó por Motorsport 48, SL la titularidad de los Nombres de Dominio, sino la gestión de su registro y posterior renovación así como el correspondiente servicio de hospedaje del sitio Web. De este modo, entiende la Demandada que la consideración de legítima titular de los Nombres de Dominio debería corresponder a la propia Demandada;
- Que el Demandante ha interpretado de forma sesgada e interesada de las comunicaciones intercambiadas con los representantes del Demandante en relación con los Nombres de Dominio. En particular, la Demandada indica que los representantes del Demandante olvidan mencionar que se ofrecieron a abonar 707,60€ correspondientes a la última factura emitida por la Demandada por servicios de renovación de los Nombres de Dominio así como de hospedaje, además de indicar a la Demandada que precisaban que éste les realizara una propuesta económica que satisficiera a la Demandada a fin de transferir la titularidad de los Nombres de Dominio. Como consecuencia de ello, indica la Demandada que al solicitar originalmente 2.200€ en concepto de gastos de transferencia de los Nombres de Dominio no se hizo una propuesta económica, sino que se aceptó la oferta realizada verbalmente por los representantes del Demandante. Asimismo, indica la Demandada que, tras recibir una respuesta de aquéllos, en la que se incluía una sustancial rebaja de lo (supuestamente) acordado, la Demandada consideró que el Demandante (por medio de sus representantes) estaba actuando de mala fe, razón por la que incrementó las cantidades solicitadas para la transferencia de los Nombres de Dominio además de proceder a la resolución del contrato de prestación de servicios si no se procedía al pago inmediato de la factura pendiente. De hecho, al no ver satisfechas sus exigencias, la Demandada procedió a la resolución del mencionado contrato, cesando en la prestación de los correspondientes servicios (con la consiguiente desactivación del sitio Web del Demandante);
- Que la actuación de la Demandada ha sido correcta en todo momento, acorde con la buena fe y guiada por la lealtad inherente a las relaciones comerciales. Así considera la Demandada que se desarrolló el acuerdo, hasta el cambio de representantes del Demandante. En este sentido, la Demandada indica que no quiere entrar en las discrepancias que hayan podido surgir entre los actuales y anterior representantes del Demandante pero sostiene que no se le pueden imputar responsabilidades ajenas. A tal efecto, indica la Demandada que su relación comercial siempre fue con Motorsport 48, SL (como así consta en las facturas), la cual siempre pagó los servicios prestados por la Demandada en relación con los Nombres de Dominio y sin que nunca planteara reclamación alguna respecto a la titularidad de los mismos. Consiguientemente, la Demandada sostiene que si los nuevos representantes del Demandante consideran que se produjo una mala gestión del mandato encargado a la Demandada por parte de Motorsport 48, SL disponen de la posibilidad de ejercitar las acciones que consideren pertinentes, pero ello no puede conllevar la modificación de los acuerdos ya suscritos con terceros y mucho menos dejar de pagar por la prestación de los servicios según lo acordado, pues ello sería contrario a la buena fe contractual y dejaría el cumplimiento de las obligaciones al arbitrio de una sola de las partes, ello si se pudiera considerar al Demandante como parte del contrato suscrito con Motorsport 48, SL;
- Que el Demandante oculta que ha lanzado, con una gran publicidad y despliegue de medios, un nuevo sitio Web oficial basado en el nombre de dominio <lorenzo99.com>, lo que redunda, en opinión de la Demandada, en una ausencia de perjuicios sufridos por el Demandante como consecuencia de las acciones de la Demandada respecto a los Nombres de Dominios;
- Que las marcas alegadas por el Demandante han sido solicitadas con mucha posterioridad al registro de los Nombres de Dominio, por lo que no deberían ser consideradas en el marco del presente procedimiento;
- Que, en relación con la alegación por el Demandante en el sentido de que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, la relación comercial con Motorsport 48, SL nunca incluyó la titularidad de los mismos, sino solamente los conceptos indicados en las correspondientes facturas;
- Que en ningún caso la Demandada ha incurrido en supuesto alguno de mala fe, en el sentido previsto por la Política, pues se limitó a actuar dentro de los márgenes acordados contractualmente, limitándose a prestar el soporte técnico necesario para que el Demandante o sus representantes pudieran gestionar libremente su sitio Web personal; y
- Que, atendiendo a lo indicado con anterioridad, la Demanda debería ser desestimada.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, el Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de las marcas sobre las que el Demandante tiene derechos; y
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
En relación con este primer elemento, en opinión del Experto deben analizarse dos cuestiones: por una parte determinar si, a efectos de la Política, se puede considerar que el Demandante ostenta algún tipo de derecho marcario susceptible de ser alegado como soporte de sus pretensiones y, en segundo lugar, examinar si las marcas alegadas por el Demandante (en caso de existir) son idénticas o confusamente similares respecto a los Nombres de Dominio.
Por lo que respecta a la primera de las cuestiones planteadas, cabe recordar que el Demandante solamente es titular de una marca comunitaria registrada, una marca figurativa basada en el número 48 (correspondiente al dorsal con el que compitió durante una parte significativa de su carrera). Dadas las limitaciones que en opinión del Experto dicha marca ofrecería para apoyar por sí sola las pretensiones del Demandante, es necesario revisar los demás derechos marcarios alegados por el Demandante.
En este sentido, cabe recordar que éste es titular de dos solicitudes de marca comunitaria basadas en los nombres “Jorge Lorenzo” y “Lorenzo's Land”. Ello no obstante, el Experto considera que una solicitud de registro de marca -por sí misma- es claramente insuficiente a los efectos de la Política y, a los efectos del presente procedimiento, las solicitudes alegadas por el Demandante no deberían ser tenidas en cuenta. Esta postura, de hecho, ha sido confirmada en numerosas decisiones como, por ejemplo, Aspen Grove, Inc. c. Aspen Grove, Caso OMPI No. D2001-0798; Spencer Douglass MGA c. Absolute Bonding Corporation, Caso OMPI No. D2001-0904; o LaQuinta Worldwide LLC c. Watch My Domain, Caso OMPI No. D2006-0623.
De este modo, deberá analizarse si se puede considerar que el nombre profesional del Demandante (“Jorge Lorenzo”) es susceptible de ser considerado como “marca” en el sentido previsto por la Política. En este sentido, cabe recordar que numerosas decisiones han confirmado que los nombres de deportistas profesionales serán susceptibles de ser considerados como “marca” cuando hayan adquirido una evidente notoriedad e identifiquen a sus titulares de forma inequívoca en el desarrollo de sus actividades comerciales o profesionales y que, por tanto, tengan un carácter distintivo de contenido comercial y directamente vinculado al profesional que alegue tales derechos (en este sentido ver, por ejemplo, Xavier Hernández Creus c. Isidro Sentís Sales, Caso OMPI No. D2001-0710; Francesco Totti c. Jello Master, Caso OMPI No. D2002-0134; Frank Rijkaard c. Marc Pérez Tejero, Caso OMPI No. D2004-1044; Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark – Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; o Ronaldo de Assis Moreira c. Eladio García Quintas, Caso OMPI No. D2006-0524).
El Experto considera que, atendiendo a las evidencias aportadas en la Demanda, el Demandante ostenta en efecto derechos marcarios no inscritos sobre su nombre profesional, al haber adquirido una amplia notoriedad -derivada de los éxitos cosechados por el Demandante a lo largo de su carrera profesional- y haberlo explotado de forma recurrente durante su carrera para fines comerciales. Asimismo, el Experto considera igualmente que el Demandante ha probado de forma suficiente que dicho nombre se encuentra directamente asociado a él.
Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con la primera cuestión planteada en este punto, la conclusión del Experto es que el Demandante ha probado que su nombre profesional “Jorge Lorenzo” debe ser considerado como marca a los efectos de la Política.
Habiendo realizado dicha constatación, cabe recordar la alegación de la Demandada en el sentido de considerar que el Demandante no ostentaba marca alguna (o, en su caso, su nombre profesional no había alcanzado notoriedad suficiente) en el momento del registro de los Nombres de Dominio y que, por tanto, dichas marcas no deberían ser tenidas en cuenta a los efectos de este procedimiento.
Ello no obstante, cabe recordar que un número muy amplio de decisiones han considerado que este primer elemento requerido por la Política únicamente exige que el Demandante acredite la titularidad de una marca, con independencia de la fecha de su registro así como del registro del nombre de dominio objeto de la disputa en cuestión (en este sentido ver, por ejemplo, AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598; o Stoneygate 48 Limited and Wayne Rooney c. Huw Marshall, Caso OMPI No. D2006-0916).
Así se ha establecido igualmente en el sumario de criterios de aplicación de la Política elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, solamente disponible en inglés en la siguiente dirección: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html), en cuyo punto 1.4 relativo al primer elemento requerido por la Política indica: “El registro de un nombre de dominio con anterioridad a la adquisición por parte del demandante de derechos marcarios sobre una determinada denominación no impide la eventual consideración de que se produce una identidad o un carácter confusamente similar. La UDRP no hace una referencia específica a la fecha en la que el propietario de una marca adquirió derechos sobre la misma. No obstante, en tales casos puede ser difícil probar que el nombre de dominio fue registrado de mala fe dadas las dificultades inherentes a la prueba de que el nombre de dominio en cuestión fue objeto de registro teniendo en mente una marca que se iba a dar en el futuro”1.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que los derechos marcarios no inscritos sobre el nombre “Jorge Lorenzo” deben ser tenidos en cuenta los efectos de este primer elemento de la Política, sin perjuicio del análisis que se realizará respecto a la existencia o no de mala fe por parte de la Demandada a la hora del registro de los Nombres de Dominio.
Habiendo resuelto la primera cuestión, debe pasarse a analizar si los Nombres de Dominio pueden ser considerados como idénticos o confusamente similares respecto al nombre profesional del Demandante.
En este sentido, no hay dudas de que el Nombre de Dominio <jorgelorenzo.com> es idéntico al nombre “Jorge Lorenzo” sobre el que el Demandante ostenta derechos. Las únicas diferencias existentes (la falta de espacios entre las dos palabras que componen el nombre de dominio, así como la inclusión del sufijo .com) no son relevantes, dado que se deben a las propias limitaciones técnicas que actualmente se derivan del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; o Agustín Mateo García c. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom), Caso OMPI No. D2006-0767).
Por lo que respecta al Nombre de Dominio <lorenzo48.com> el Experto considera que el mismo es claramente susceptible de ser considerado como confusamente similar con el nombre profesional del Demandante. Además debe tenerse en cuenta que el mismo se compone de una combinación entre el apellido del Demandante y el dorsal que utilizó durante años para competir (y que, de hecho, ha registrado como marca comunitaria).
De este modo, además de existir una confusión objetiva entre ambos, es obvio que existe un riesgo de que se produzca una impresión generalizada de que este Nombre de Dominio se encuentra asociado al Demandante (como, de hecho, ha sido el caso durante años) y, consiguientemente, dicho Nombre de Dominio debe ser considerado confusamente similar a los derechos del Demandante sobre su nombre profesional.
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio.
En concreto tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en los Nombres de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad del Demandante con ánimo de lucro.
En este punto es importante recordar que la Demandada sostiene que ostenta un derecho legítimo sobre los Nombres de Dominio por cuanto que los registró en el marco de la normal prestación de sus servicios sin que, en momento alguno, el Demandante, a través de su representante, le instara a registrar a nombre del Demandante o de la sociedad de su representante. En otras palabras, la Demandada sostiene que la prestación de sus servicios de registro y renovación de los Nombres de Dominio así como de desarrollo y hospedaje del sitio Web oficial del Demandante en ningún momento incluyeron la obligación por su parte de registrar los Nombres de Dominio a nombre del Demandante o de su representante. Por el contrario, la Demandada considera que, de conformidad con los términos del contrato suscrito con el representante del Demandante, el objeto del mismo no incluía la titularidad de los Nombres de Dominio y que, por tanto, estaba plenamente legitimada para registrarlos a su propio nombre.
De acuerdo con la documentación aportada por las partes, éstas no suscribieron un contrato escrito para la prestación por parte de la Demandada de los servicios vinculados a los Nombres de Dominio. De este modo, al darse un acuerdo verbal entre las partes, las cuestiones que no se pactaron expresamente (como, por ejemplo, el régimen de titularidad de los Nombres de Dominio) deberían dilucidarse de acuerdo con los principios generales propios del derecho de obligaciones.
Antes de entrar en el análisis de la actuación de la Demandada a la luz de los citados principios, el Experto considera necesario poner de manifiesto que el Demandante debe ser considerado como la parte con la que la Demandada contrató la prestación de sus servicios. El hecho de que actuara por medio de un representante no debería desvirtuar dicha interpretación, especialmente si se tiene en cuenta que el único titular legítimo del nombre sobre los que se basan los Nombres de Dominio es precisamente el Demandante (al corresponder a su nombre y primer apellido), actuando en este caso el representante como medio intermediario.
Habiendo indicado anterior, el Experto coincide con la Demandada en considerar que los principios de buena fe contractual y confianza deben ser los elementos principales de evaluación de la actuación de la Demandada en el marco del contrato suscrito entre las partes. No obstante, la interpretación a este respecto del Experto difiere notablemente de la de la Demandada. En efecto, el Experto considera que, desde un punto de vista abstracto, la reserva de la titularidad de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada constituiría una excepción a lo que sería esperable de un prestador de servicios tecnológicos en el marco de un encargo realizado por un cliente. Esta impresión se basa principalmente en los hechos siguientes:
- El registro de los Nombres de Dominio no respondió a un impulso espontáneo o a una iniciativa unilateral de la Demandada, sino a un encargo realizado por uno de sus clientes (actuando en representación del Demandante). Es más, dicho encargo estaba específicamente dirigido a desarrollar el sitio Web oficial del Demandante en Internet, por lo que parece difícil imaginar que el objeto de ese contrato excluyera la titularidad de los Nombres de Dominio a favor del Demandante (titular de los correspondientes derechos), reservándola por el contrario a la Demandada (actuando como mera prestadora de servicios técnicos);
- Habiendo consultado los contenidos históricos de los sitios Web asociados a los Nombres de Dominio (por medio de la base de datos pública disponible en “http://www.archive.org), el Experto ha podido constatar que los mismos se referían en todo momento al Demandante, sin mencionar en modo alguno a la Demandada como titular de los correspondientes Nombres de Dominio. Ello parece incongruente con la supuesta titularidad de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada la cual, cabe insistirse, actuó en todo momento como prestadora de servicios contratada por el Demandante (a través de un representante) y sujeta a sus instrucciones;
- Tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandante ostenta derechos exclusivos sobre las denominaciones de las que se componen los Nombres de Dominio y la Demandada era consciente de ello cuando no tan sólo registró los Nombres de Dominio sino que, además, desarrolló el sitio Web oficial del Demandante al que se asociaron tales Nombres de Dominio. De este modo, es imposible imaginar un eventual uso independiente de los mismos por parte de la Demandada sin que comportara una infracción de los derechos del Demandante; y
- Por último, de acuerdo con la documentación aportada por las partes, la Demandada facturó al Demandante (a través de su representante) por sus servicios de registro y mantenimiento de los Nombres de Dominio. De hecho, en las facturas aportadas por la Demandada se indica expresamente que el cobro de las correspondientes cantidades se refiere al concepto “registro de dominio internacional .COM”. Al Experto se le hace difícil imaginar cómo podría aspirar la Demandada a ostentar la titularidad sobre los Nombres de Dominio cuando su registro respondió a un encargo del Demandante y los correspondientes costes de registro y mantenimiento fueron facturados durante años al Demandante. Si se siguiera la tesis de la Demandada se llegaría a la ilógica conclusión de que el Demandante, a pesar de ser quien instruyó a la Demandada para que registrara los Nombres de Dominio y a pesar de haberle pagado los costes de tales registros y de sus posteriores renovaciones, no tuviera derecho a la titularidad sobre los Nombres de Dominio sino que la misma redundaría en beneficio de la Demandada.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que, a falta de pacto expreso suscrito por las partes en sentido contrario, debe interpretarse que la prestación por parte de la Demandada de los servicios de registro y renovación de los Nombres de Dominio a favor del Demandante debió comportar desde un primer momento que los Nombres de Dominio fueran titularidad del Demandante. De hecho, el Experto considera que el Demandante, de haber sabido que la Demandada pretendía reservarse la titularidad de los Nombres de Dominio, con toda probabilidad no habría encargado su registro a la Demandada o, en su caso, lo habría encargado estipulando expresamente que dicha titularidad debía corresponder en todo momento al Demandante.
Esta interpretación se alinea con la ofrecida en otras decisiones tratando circunstancias parecidas a las que son objeto de análisis en este procedimiento. En sentido, cabe citar, por ejemplo, Nike, Inc. c. Granger and Associates, Caso OMPI No. D2000-0108; Promedia Magazine Finance, Inc. c. Next Level Productions, Caso OMPI No. D2001-0616; o Paul Plumadore, James Tindell, River Road Anticues, Ltd c. William Kilgore, Caso OMPI No. D2007-1922.
Habiendo indicado lo anterior, tampoco parece que en el presente caso concurra cualquier otra circunstancia que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta los siguientes elementos:
- En ningún caso puede considerarse que la Demandada haya vinculado los Nombres de Dominio a una “oferta de buena fe de productos o servicios” propios, puesto que, por el contrario, dicha oferta no le era propia sino que era la de uno de sus clientes y, consiguientemente, la prestación de unos servicios por encargo expreso de un tercero impide cualquier consideración de los servicios ofrecidos como propios.
- En ningún momento ni en forma alguna la Demandada ha sido conocida bajo la denominación “Jorge Lorenzo” o “Lorenzo 48”, puesto que las mismas, de forma obvia, corresponderían al Demandante quien, a través de su representante, había encargado el registro y uso de los Nombres de Dominio.
- Tampoco puede considerarse que la Demandada haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, puesto que, de hecho, estaba actuando por encargo del Demandante, por lo que dicho uso le era ajeno y en todo caso respondía a un encargo comercial.
Teniendo en cuenta todo lo indicado, el Experto considera que la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por la Política ha sido acreditado por el Demandante en el marco del presente procedimiento.
El último de los elementos previstos por el párrafo 4.b) de la Política es que la Demandada haya registrado y usado los Nombres de Dominio de mala fe. En este sentido, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001; o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
Seguidamente se analizará la eventual concurrencia de dichas condiciones en el presente caso. No obstante, con carácter previo al mencionado análisis, el Experto desea recordar que los supuestos contemplados en el párrafo 4.b) de la Política no tienen un carácter cerrado sino que son meramente enunciativos, pudiéndose dar otros casos en los que también haya actuaciones de mala fe (en este sentido ver, por ejemplo, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).
Esta aclaración es pertinente en este procedimiento, puesto que, a pesar de que la actuación de la Demandada no se podría englobar cómodamente dentro de uno de los supuestos contemplados en el párrafo 4.b), el Experto estima que sí existen significativas muestras de mala fe en la actuación de la Demandada.
De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el Experto considera que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio. Por el contrario, su actuación como prestador de servicios encargado de ejecutar un servicio claramente definido por el Demandante parece indicar claramente que, al registrar los Nombres de Dominio, actuó de mala fe.
A tal efecto, cabe citar la decisión correspondiente a Tequilas del Señor, S.A. de C.V. c. Publisystem.net y Carmen Martínez, Caso OMPI No. D2004-0630, en la que se indica que “el concepto de “servicio profesional” refleja la presunción de conocimiento a cargo del prestador sobre los dominios y las marcas de los productos o servicios del cliente. En tal virtud, no puede utilizar las marcas en su beneficio y menos apropiarse de ellas, mediante el registro de los Nombres de Dominio que efectúa por el encargo del Demandante, para despojarlo después, bajo la justificación de un conflicto contractual”.
En este caso parece que concurren las circunstancias indicadas, teniendo en cuenta que el registro de los Nombres de Dominio a nombre de la Demandada, y no del Demandante, constituyó no tan sólo una infracción de los principios generales de confianza y buena fe que debían regir la prestación de servicios por parte de la Demandada sino un registro de mala fe en el sentido previsto por la Política. En este sentido, cabe recordar que la Demandada era plena conocedora de los derechos del Demandante sobre los Nombres de Dominio y, a pesar de ello y de las instrucciones recibidas, los registró a su propio nombre.
El hecho que el registro se produjera al inicio de la carrera profesional del Demandante (y, por tanto, en un momento en que su nombre profesional todavía no gozaba de notoriedad y contenido comercial) no debería modificar la conclusión anteriormente indicada. Por el contrario, el Experto considera probado que la Demandada, al registrar a su nombre los Nombres de Dominio, fue plenamente consciente de que los mismos se referían a un joven piloto de motocicletas cuyo nombre, en un futuro, podría tener una relevancia significativa (como fue el caso).
Atendiendo a lo descrito con anterioridad, el Experto considera que el Demandante ha probado que la Demandada registró los Nombres de Dominio de mala fe. De hecho, esta interpretación coincide con la que se ha dado en numerosas decisiones adoptadas con anterioridad como, por ejemplo, Sony Kabushiki Kaisha c. Sony.net, Caso OMPI No. D2000-1074; Tetra Banka, Akciová Spolo Nos c. US WARE, Inc., Caso OMPI No. D2004-0643; Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Caso OMPI No. D2005-1094; o Robilant & Associati Srl c. Powerlab snc (Robilant6-Dom), Caso OMPI No. D2006-0991.
Atendiendo a lo indicado en el punto anterior, es difícil imaginar cualquier uso que pudiera hacer la Demandada de los Nombres de Dominio que no constituyera un uso de mala fe en el sentido previsto por la Política. En este sentido, cabe recordar que, tras garantizar el uso pacífico del sitio Web del Demandante durante años, la Demandada, al ser requerida por los representantes del Demandante a subsanar la situación creada y transferir la titularidad de los Nombres de Dominio al Demandante, ha utilizado su control sobre los Nombres de Dominio en las siguientes formas:
- Por una parte para reclamar al Demandante el pago de una factura pendiente (incrementada posteriormente de forma unilateral por la Demandada). A este respecto, el Experto no puede ni debe entrar a valorar la reclamación que la Demandada realiza contra el Demandante y sus representantes, puesto que ello superaría claramente los límites de la Política. No obstante, esta reclamación no debería ser causa suficiente para justificar la utilización que ha hecho la Demandada de los Nombres de Dominio. A tal efecto, el Experto desea recordar a la Demandada que cuenta con instrumentos legales para defender sus derechos sin que de ello se derive, como en el presente caso, una infracción de la Política.
- Por otra parte, para reclamar al Demandante unos gastos de transferencia claramente desproporcionados y solamente susceptibles de ser explicados en el marco de un intento de obtener una ganancia significativa como consecuencia del control sobre el registro de los Nombres de Dominio. Las explicaciones dadas por la Demandada respecto a su postura sobre dicha reclamación no han convencido al Experto, el cual considera que las elevadas cuantías exigidas en este concepto solamente son susceptibles de explicación si se considera que la Demandada ha actuado de mala fe, buscando un enriquecimiento exclusivamente basado en su control sobre los Nombres de Dominio.
- Finalmente, el bloqueo de los Nombres de Dominio (con el evidente impacto que ha supuesto para el Demandante) constituye, en opinión del Experto, una perturbación a las actividades del Demandante en Internet que solamente se puede explicar como consecuencia del control que ostenta la Demandada sobre los Nombres de Dominio. En este sentido, la alegación de la Demandada indicando que el citado bloqueo no ha tenido efecto alguno sobre el Demandante, ya que ha lanzado un sitio Webalternativo, no puede acogerse dado que ese registro y uso de un nombre de dominio y sitio Web alternativo parece explicarse precisamente por la necesidad del Demandante de encontrar una vía que le garantice la presencia en Internet, a pesar de la actitud de la Demandada sobre los Nombres de Dominio.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Experto considera que la Demandada ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe, siguiendo la interpretación establecida en otras decisiones referidas a supuestos parecidos al que es objeto de este procedimiento (ver, por ejemplo, Roy Harper c. The Reprahduce Company, Caso OMPI No. D2001-0647; Nova Banka c. Iris, Caso OMPI No. D2003-0366; o Tequilas del Señor, S.A. de C.V. c. Publisystem.net y Carmen Martínez, Caso OMPI No. D2004-0630.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <jorgelorenzo.com> y <lorenzo48.com> sean transferidos al Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 12 de agosto de 2009