La Demandante es Todocontenedores, S.L., con domicilio en Valencia, España, representada por Bufete Almeida, Abogados Asociados, con domicilio en Madrid, España.
La Demandada es EquiUrbe, S.L.L. con domicilio en Sevilla, España, representada por Ángel Rabaneda Márquez, con domicilio en Sevilla, España.
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <todocontenedor.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows, Inc.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de junio de 2009. El 16 de junio de 2009 el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 16 de junio de 2009 Tucows Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 25 de junio de 2009 relativa a la lengua del procedimiento. El Demandante realizó una solicitud relativa a la lengua del procedimiento en fecha 25 de junio de 2009, a fin de que el idioma del procedimiento fuese el español. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de julio de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de julio de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de julio de 2009. Hay que poner de manifiesto que la aparente incongruencia de fechas de la Contestación a la Demanda y la de comienzo del procedimiento, se salva porque la Demandada procedió a enviar determinada documentación en fecha de 2 de julio de 2009, cuando la Demanda aún se encontraba en proceso de verificación. Así se hizo saber a la Demandada el mismo 2 de julio. Posteriormente, el día 20 de julio de 2009, el Centro volvió a enviar un correo electrónico a la Demandada solicitando su confirmación de que la documentación enviada por dicha parte en fecha 2 de julio debía considerarse su contestación. Debe entenderse, en este sentido, que los anexos enviados por la Demandada en esta última fecha constituyen su Escrito de Contestación, así como los documentos en que basa su defensa.
Por otra parte, hay que poner de manifiesto que en fechas de 6 y 9 de julio de 2009 las partes enviaron al Centro documentación adicional a la que habían entregado con ocasión de la presentación de la Demanda y del Escrito de Contestación a la Demanda, así como alegaciones complementarias sobre si la documentación adicional respectiva debía ser aceptada o no. El Centro acusó recibo de la misma por medio de comunicación de fecha 22 de julio de 2009, dejando al Experto la decisión de si dicha documentación adicional debe tenerse en cuenta o no a los efectos de esta decisión.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 11 de agosto de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con la documentación presentada por las partes, el Experto da por probados los siguientes hechos.
El Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 9 de enero de 2008.
La Demandante es titular de las marcas nacionales 2.657.357 y 2.657.358 con el término “todocontenedores” en las clases 35 y 39, para los servicios relacionados con el transporte, almacenaje y distribución de contenedores, así como la venta al por menor de contenedores.
La Demandante es titular del nombre de dominio <todocontenedores.com> que fue registrado en fecha de 12 de junio de 2003.
La sociedad Demandante fue constituida en diciembre de 2005. De acuerdo con la documentación adicional presentada por las partes, que este Experto acepta, la Demandante demuestra haber suministrado material de contenedores y de oficina a diversos ayuntamientos de la zona sur de España.
La Demandada se dedica al mismo sector de productos (contenedores) que la Demandante, los cuales ofrece a través de Internet y por medio del Nombre de Dominio.
La Demandada ofreció en venta el Nombre de Dominio por valor de 30.000 euros.
La Demandada se dedica a la venta al por mayor de contenedores. La Demandada se constituyó en fecha de 18 de julio de 2002, y según acredita mediante la documentación adicional presentada al Centro, que este Experto acepta, acredita haber actuado en el tráfico jurídico con la denominación social Equiurbe.
La Demandada es titular del nombre comercial “Equiurbe”, nº 277.257, registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, presentado el 15 de noviembre de 2007 y concedido el 5 de marzo de 2008, para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreo o acuático, construcción, reparación y servicios de instalación.
La Demandada contrató a una persona para que diseñara una página web, contrato que está fechado el 6 de julio de 2007.
De acuerdo con lo expuesto por la Demandante en su Demanda y en la documentación adicional presentada al Centro, señala lo siguiente:
Que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con las marcas de las que es titular, así como del nombre de dominio <todocontenedores.com>, del que también es titular.
Que es titular de las marcas nacionales arriba referenciadas.
Que la sociedad Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio, puesto que no es titular de marca alguna con la denominación “todocontenedor”; coloca productos en el mercado similares a los que comercializa la Demandante; y ha intentado vender el Nombre de Dominio y atraer tráfico basándose en la notoriedad y presencia en la web de la Demandante.
Que la Demandada tenía conocimiento de la Demandante desde octubre de 2008.
Que la Demandada registró y usó el Nombre de Dominio de mala fe, ya que el término usado es prácticamente idéntico a la parte denominativa de las marcas de las que la Demandante es titular; porque el contenido de las páginas web enfrentadas se refiere a un mismo segmento de productos; porque la Demandada no se identifica en la página web correspondiente al Nombre de Dominio, lo que causa confusión a la clientela de la Demandante; porque la Demandada ha intentado vender el Nombre de Dominio por un valor muy superior al de adquisición.
De acuerdo con lo expuesto por la Demandada en su Escrito de Contestación y en la documentación adicional presentada al Centro, señala lo siguiente:
Que la Demandada vende todo tipo de contenedor, de ahí la parte denominativa del Nombre de Dominio que ha escogido.
Que la Demandada adquirió el Nombre de Dominio en disputa el 9 de enero de 2008, debido a la necesidad de prestar un servicio de actuación al cliente, orientativo de precios y publicidad, más concretamente al contenedor dentro de su amplia gama, reproduciendo todo lo relativo al mismo, de ahí la denominación de la página “www.todocontenedor”, con la que se quería aludir al producto, en concreto, al "contenedor" y a la venta de todo tipo de ellos, una expresión considerada genérica, derivándose toda solicitud a la sociedad EquiUrbe, S.L., la cual confecciona y pasa oferta definitiva para su facturación como tal. La Demandada considera, igualmente, de mala fe registrar un nombre genérico para crear confusión en el mercado y de no haberlo adquirido en prevención de un uso de mala fe, no siendo este el caso, provocando de esa manera conflictos posteriores, perjudicando a terceros y aprovechándose del trabajo de los demás.
Que la Demandante debería haber registrado todos los nombres de dominio que incluyesen las palabras “todo” y “contenedores”, como forma preventiva de asegurarse la titularidad de los mismos.
Que la Demandada se dedica a la venta al por mayor de contenedores, mientras que la Demandante lo hace al por menor, lo que implica una diferencia que impide considerar que haya identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio.
Que la Demandada tiene un derecho o interés en el Nombre de Dominio que se pone de manifiesto en la titularidad adquirida del mismo; que se constituyó en fecha de 18 de julio de 2002, mucho antes que la Demandante; que han dedicado a una persona al diseño de la página web correspondiente al Nombre de Dominio; que hasta la fecha de interposición de la Demanda no habían tenido conocimiento de la Demandante; que tiene registrada la marca “equiurbe”.
Que no ha registrado ni usa el Nombre de Dominio de mala fe, ya que la oferta que hizo por 30.000 euros estaba basada en el coste efectivo del diseño de la página web correspondiente; que está dispuesto a resolver el conflicto entregando el Nombre de Dominio por la cantidad de 23.074,68 euros, cantidad que puede acreditar es la que corresponde al coste efectivo de diseño de la página web del Nombre de Dominio; que la documentación adicional presentada por la Demandante no debe admitirse porque está manipulada; que la Demandada ha servido a ayuntamientos de la zona sur de España contenedores y prestado servicios relacionados con la recogida selectiva de basuras.
Con carácter previo, el Experto señala que admite la totalidad de los documentos presentados por las partes en sus correos electrónicos de 6 y de 9 de julio de 2009, así como las alegaciones formuladas al respecto. La valoración de los documentos que se adjuntan a los correspondientes correos se efectuará en esta Decisión.
El Experto emite esta Decisión de acuerdo con lo establecido en la Política, el Reglamento y la legislación española en materia de marcas, la cual considera aplicable dada la común nacionalidad de las partes. En este mismo sentido, es admisible el uso de la lengua española como lengua del procedimiento.
La parte denominativa enfrentada en este procedimiento es, por un lado, “todocontenedores” (según marcas nacionales de las que es titular la Demandante, conforme se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho) y, por otro, “todocontenedor” (de lo que resulta del Nombre de Dominio).
De una simple comparación entre ambos términos se puede afirmar, sin que pueda haber lugar a dudas razonables, que existe una similitud entre ellos hasta el punto de causar confusión. Esta similitud se basa en la gran coincidencia de letras entre uno y otro término. La única diferencia entre los términos correspondientes residiría en que la marca propiedad de la Demandante es el plural de la palabra “contenedor”, circunstancia ésta que no influye decisivamente en la apreciación global de ambos términos en el sentido de que son similares, si no casi idénticos.
Por ello, el Experto considera que se da el primero de los requisitos establecidos en la Política.
Respecto del segundo de los requisitos establecidos en la Política, relativo a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, de acuerdo con las decisiones al respecto dictadas por otros expertos UDRP, una vez que el Demandante ha probado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, corresponde al Demandado probar la existencia de tales derechos o intereses legítimos, so pena de sujetar al Demandante a una probatio diabolica (casos Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd. Caso OMPI No. D2003-0455 y Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o, Caso OMPI No. D2004-0110).
En el caso presente, la Demandante ha probado ser titular de las marcas nacionales 2.657.357 y 2.657.358, registradas en las clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, para servicios relacionados con el transporte, almacenaje y distribución de contenedores, así como la venta al por menor de contenedores. La parte denominativa de estas marcas es “todocontenedores”. Asimismo, estas marcas despliegan sus efectos propios, en cuanto derechos de marca conferidos por el Ordenamiento, desde el 15 de junio de 2005. Por último, hay que tener presente que la Demandante es titular del nombre de dominio <todocontenedores.com> desde el 12 de junio de 2003. En atención a todo lo anterior, es evidente que la Demandante ha cumplido con su carga de probar indiciariamente, prima facie, la inexistencia de un derecho o interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.
Por su parte, la Demandada, frente a las alegaciones de la Demandante, básicamente viene a señalar que su interés legítimo reside en el derecho de propiedad que le confiere la titularidad del Nombre de Dominio; que ha contratado a una persona para el diseño de la página web correspondiente; y que, como tal sociedad, la Demandada ha sido conocida en el tráfico jurídico, donde ha operado, desde la fecha de su constitución en 18 de julio de 2002, mucho antes, por consiguiente, de que la Demandante fuera constituida.
Sobre la cuestión objeto de debate, el Experto encuentra que la Demandada no ha probado ostentar derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
Para empezar, el solo hecho de ser titular del Nombre de Dominio no confiere a la Demandada (diríamos, a cualquier demandado) por sí mismo un derecho o interés legítimo en el sentido en el que la Política establece este requisito. De ser así, prácticamente ninguna demanda basada en dicha Política prosperaría, puesto que, por definición, cualquier demandado es titular de aquel derecho, y si se admite esta circunstancia como prueba de la existencia del derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, esta alegación se convertiría en valladar insalvable para cualquier demandante, puesto que se le impediría, de facto y de iure, refutar con probabilidad de éxito la alegación del mismo. Por consiguiente, este argumento es rechazable.
Por otra parte, y como el Experto ha tenido ocasión de comprobar a la vista de los distintos documentos presentados por las partes, la sociedad Demandada no ha probado ser conocida en el mercado bajo el término “todocontenedor” con anterioridad a recibir la Demanda. Más bien, lo que ha demostrado es que ha utilizado en el tráfico jurídico el término “Equiurbe”, el cual constituye su denominación social, sobre el cual ostenta un derecho de nombre comercial, como ha quedado expuesto en los Antecedentes de Hecho de esta Decisión: ése ha sido el término predominantemente empleado en el tráfico jurídico y en las relaciones con sus clientes. A estos efectos, me baso, entre otros documentos, en el Anexo 3 del correo electrónico enviado por la Demandada en fecha de 9 de julio de 2009, relativo a la resolución de la Mancomunidad de Guadalquivir, en el que se refiere a la Demandada como “Equiurbe”, no como “todocontenedor”; o al Anexo 5 de ese mismo correo, donde la Demandada prueba ostentar derechos sobre el nombre de dominio <equiurbe.com>, pero no sobre el Nombre de Dominio en disputa; o el Anexo 3 de su Contestación a la Demanda, presentada el 2 de julio de 2009, donde de nuevo prueba la Demandada ostentar derechos sobre el nombre comercial “Equiurbe” (curiosamente registrado para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; construcción, reparación; y servicios de instalación, es decir, ninguno de cuyos servicios o actividades tiene nada que ver con la distribución de contenedores de residuos).
En ningún caso, este Experto ha podido encontrar una prueba presentada por la Demandada por la que pueda deducir que ésta ha acreditado haber sido conocida corrientemente por el término “todocontenedor” con anterioridad a la presentación de la Demanda, requisito especial éste que es justamente el exigido por la Política Uniforme. O dicho de otro modo, lo que debería haber demostrado la Demandada es que ha sido conocida por el Nombre de Dominio, no por otras marcas o signos distintivos diferentes a aquél de las que pueda ser titular. Y en este cometido, para el Experto, la Demandada no ha tenido éxito.
Por otra parte, el Experto no comparte la opinión de la Demandada según la cual la contratación de una persona para el diseño de la web constituye un preparativo serio, en el sentido de la Política, para ser conocido por el Nombre de Dominio. Para empezar, resulta incongruente que, habiendo sido registrado el Nombre de Dominio el 9 de enero de 2008, se contrate a la persona encargada de diseñar la correspondiente página web el 6 de julio de 2007. Lo coherente es adquirir primero un nombre de dominio, y con posterioridad, una vez asegurado, contratar los servicios de quien lo diseñe, una vez asegurada la titularidad y la posesión pacífica del nombre en cuestión. Pero, además, aunque se considerase válida esa prueba, el documento presentado por la Demandada no acredita por sí mismo que en su virtud se contratara a una persona para diseñar concretamente la página web del Nombre de Dominio, o por mejor decir, que dicha contratación se hizo con vistas al diseño de dicha página web. Nada consta en tal contrato, ni nada consta en la prueba documental aportada por la Demandada que permita al Experto considerar que, efectivamente, la contratación laboral indicada tuvo como fin en sí misma el diseño de la página web del Nombre de Dominio en disputa y no otra de la que la Demandada pueda ser titular.
Sea como fuere, un argumento decisivo, aunque no el único, a los efectos del análisis de este requisito de la Política, para este Experto, resulta el que la Demandante ostente derechos exclusivos de marca sobre el término “todocontenedores” con efectos desde el 15 de junio de 2005, mientras que la Demandada únicamente ha probado ostentar derechos sobre el término “equiurbe” (coincidente con su denominación social y con un nombre comercial ya referido en esta Decisión) con efectos desde 15 de noviembre de 2007 (en lo que se refiere al nombre comercial registrado bajo esa denominación) y 18 de julio de 2002 (en lo que se refiere a la denominación social de la Demandada, coincidente, asimismo, con dicha denominación). En suma, la Demandada no ha conseguido probar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en el sentido exigido por la Política.
En este orden de cosas, el Experto no quiere dejar de señalar que, de acuerdo con el artículo 34.2.b) de la vigente Ley de Marcas española (de 2001), el titular de un derecho de marca podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico “cualquier signo idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”. Aquí es evidente que entre el derecho de marca de la Demandante sobre el término “todocontenedores” y el Nombre de Dominio existe una semejanza, como ha quedado acreditado; y también lo es, pues no ha sido expuesto de otra manera por las partes, que ambas se dedican al mismo sector de comercio, cual es la distribución de contenedores para residuos. Así, pues, el derecho de prohibición que confiere a la Demandante el Ordenamiento español es aplicable al presente caso, tanto por la semejanza de los términos en liza como por el riesgo de asociación entre el signo – el Nombre de Dominio – y las marcas de la Demandante. Conviene recordar, por último, que el artículo 34.3.e) de dicha Ley de Marcas permite al titular del derecho exclusivo prohibir que ese tercero use el signo como nombre de dominio.
En atención a todo ello, considera el Experto que se da el segundo requisito establecido por la Política.
El último de los requisitos establecidos en la Política se refiere a que el demandado haya registrado y esté usando el nombre de dominio de mala fe.
Analizando las circunstancias del presente caso, hay que partir de la premisa, no discutida por las partes, de que ambas se dedican al sector de la distribución de contenedores para residuos (al margen de que sea al por mayor o al por menor, y dejando a un lado que se dediquen a otros comercios o industrias). También está probado, según lo que se ha expuesto anteriormente, que la Demandante ostenta derechos exclusivos de marca sobre el término “todocontenedores” para las clases 35 y 39 y los servicios arriba referidos, con efectos desde el 15 de junio de 2005. Y también lo está que el nombre de dominio <todocontenedores.com> fue registrado por la Demandante el 12 de junio de 2003. Por último, no es menos cierto que el Nombre de Dominio fue registrado el 9 de enero de 2008.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la Demandada presume de ser conocida y conocer el sector de los contenedores de residuos desde “mucho antes que la Demandante”, parece evidente que la Demandada tuvo por fuerza que conocer la actividad de la Demandante en su sector de comercio (la distribución de contenedores), constando probado, además, que ambas partes concurren en un mismo mercado de suministro a entidades locales de la zona sur de España. Luego, en atención a los hechos probados del caso y a las alegaciones de las partes, el Experto encuentra que es lógico concluir que la Demandada tuvo que tener conocimiento de la actividad de la Demandante con anterioridad al registro del Nombre de Dominio.
En este sentido, no hay que olvidar que tanto la Demandante, como la Demandada tienen la misma nacionalidad y que ambas residen en España. Luego es posible deducir que la Demandada debía tener conocimiento de la existencia de la actividad de la Demandante con anterioridad a la presentación de la Demanda. El hecho de ser competidores, lo que no es discutido por ninguna de las partes, y el hecho de concurrir en un mismo mercado territorial y material, permitiría concluir con razonable seguridad que el registro del Nombre de Dominio tuvo como fin fundamental perturbar la actividad comercial de la Demandante (cfr. Párrafo 4.b.iii) de la Política).
Respecto del alegado carácter genérico del término “todocontenedores” de la Demandante, que esgrime la Demandada, y más concretamente, que es de mala fe registrar un nombre genérico para crear confusión en el mercado (véase página 7 del Escrito de Contestación), hay que decir que la Demandante es titular de las marcas nacionales con número de expediente 2.657.357 y 2.657.358, las cuales recaen sobre la denominación “todocontenedores”. Mientras ese registro marcario no sea declarado nulo en sede judicial por incurrir en alguna de las prohibiciones absolutas establecidas por la Ley de Marcas (concretamente, la alegada genericidad o descriptividad del término elegido en relación con el producto o servicio protegido), el derecho exclusivo otorgado por el Ordenamiento ha de desplegar todos sus efectos. Y a ello debe atenerse el Experto quien no puede efectuar declaración alguna en este sentido por carecer de facultades para ello. Al contrario, el Experto encuentra que, en la medida en que la Demandante ostenta derechos exclusivos de marca sobre el término “todocontenedores”, la Demandante puede ejercer todas las facultades que son inherentes a dicho derecho y que se relacionan en el artículo 34 de la Ley de Marcas. A salvo queda a la Demandada la vía judicial que puede impetrar si entiende que el término en cuestión incurre, como decimos, en alguna de las prohibiciones absolutas para que un signo distintivo pueda ser considerado marca, establecidas en aquella Ley (en concreto, véanse los artículos 51.1.a) en relación con el 5 de la Ley de Marcas).
Por otra parte, es innegable que entre las marcas de las que la Demandante es titular y el Nombre de Dominio existe una semejanza que lleva a confusión respecto del origen de las prestaciones, lo que se sanciona por el Ordenamiento jurídico español con la prohibición de que un tercero no autorizado por el titular de la marca pueda usar el signo protegido sin permiso de este último cuando se den las circunstancias establecidas en el artículo 34.2 de la Ley de Marcas arriba referido. Dado el conocimiento del mercado de referencia por parte de la Demandada, según ésta misma alega, y los derechos marcarios que ostenta la Demandante, el Experto encuentra que esa semejanza de términos no es casual y que ha sido buscada a conciencia. En este sentido, incluso ha resultado probado (vid. supra) que la Demandada es más conocida en el mercado de referencia por su denominación social y/o nombre comercial que por el Nombre de Dominio, el cual no aparece en ninguna correspondencia oficial mantenida con entidad local alguna.
Por último, también resulta innegable que la Demandada ha ofrecido el Nombre de Dominio en venta por un valor muy superior al de uso o adquisición corriente del mismo. En concreto, la oferta que hizo la Demandada ascendió a 30.000 euros, y esa misma oferta se reitera en su Contestación a la Demanda minorándola esta vez a 23.074,68 euros, coste, afirma, que se corresponde con el efectivamente causado para activar la página web pertinente.
Todo ello viene a confirmar que el registro y el posterior uso del Nombre de Dominio se hizo no con una finalidad de proceder al comercio propio de la Demandada a través de Internet, sino con el objeto de crear confusión con las actividades de la Demandante, a sabiendas de que el Nombre de Dominio venía a coincidir en sus términos con las marcas de la Demandante, cuya actividad comercial tenía que conocer forzosamente la Demandada. En esas circunstancias, el hecho de que la Demandada ofrezca en venta el Nombre de Dominio permite inferir legítimamente que el registro del mismo tenía como fin, asimismo, su venta pública por un precio muy superior al de adquisición usual del nombre de dominio.
Por todo ello, el Experto encuentra que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por la Demandada.
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <todocontenedor.com> sea transferido a la Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 25 de agosto de 2009