La Demandante es Heineken España, S.A., con domicilio en Sevilla, España, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, con domicilio en Sevilla, España.
El Demandado es Antonio Rodríguez Fernández Pacheco, con domicilio en Ciudad Real, España.
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <heineken.tel> (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2009. El 9 de julio de 2009 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 9 de julio de 2009 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 27 de julio de 2009. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de julio de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de agosto de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de agosto de 2009.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de septiembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español, dado que es el idioma del acuerdo de registro relativo al Nombre de Dominio, teniendo además en cuenta que ambas Partes están domiciliadas en España.
Los hechos relevantes y no controvertidos se resumen a continuación:
La Demandante es una sociedad española, con domicilio social en Sevilla, perteneciente al sector cervecero.
La Demandante ostenta derechos sobre la marca HEINEKEN, por ser titular de diversos registros que incluyen la denominación HEINEKEN y por estar expresamente autorizada por la compañía del mismo grupo Heineken Brouwerijen, B.V., titular a su vez de registros de dicha marca a nivel internacional, a utilizar en España la repetida marca HEINEKEN en las campañas publicitarias efectuadas para la promoción de los productos cerveceros de la citada marca. Entre otros registros de la marca HEINEKEN, para distinguir productos de la clase 32 (cervezas), así como productos y servicios con ellos relacionados, cuya vigencia ha sido acreditada, se encuentran numerosas marcas internacionales, algunas de las cuales tienen prioridad de los años 1956, 1960, 1963, 1965, etc. y también marcas comunitarias, entre las que cabe mencionar, a los efectos del presente procedimiento, las siguientes:
- Marca comunitaria denominativa núm. 120345, del 1 de abril de 1996
- Marca comunitaria tridimensional núm. 620245, del 19 de septiembre de 1997
- Marca comunitaria figurativa núm. 1803766, del 10 de agosto de 2000
- Marca comunitaria figurativa núm. 4792421, del 20 de diciembre de 2005
- Marca comunitaria figurativa núm. 4792099, del 19 de diciembre de 2005
Heineken Brouwerijen, B.V. también ha autorizado a la Demandante a realizar las actuaciones necesarias para la recuperación del Nombre de Dominio y ha consentido expresamente que le sea transferido su registro mediante el presente procedimiento.
La marca HEINEKEN es una marca notoria, siendo particularmente conocida por los consumidores de cerveza.
El Nombre de Dominio se registró el 23 de marzo de 2009.
El Demandado es una persona física, que utiliza el Nombre de Dominio para anunciar un futuro portal o foro telemático del mundo de la cerveza, lo que ha podido comprobar el Experto visitando la correspondiente página Web.
También ha quedado acreditado que la Demandante remitió al Demandado requerimientos, instándole para que procediese a transferirle voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que fueron rechazados por el Demandado.
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que es una compañía de reconocido prestigio, líder del sector cervecero en España, que forma parte del afamado grupo Heineken, grupo cervecero internacional de origen holandés, al que también pertenece la compañía Heineken Brouwerijen, B.V.
- Que goza de derechos exclusivos sobre la denominación HEINEKEN por ser la titular de determinados registros españoles que comprenden dicha denominación y por ostentar asimismo derechos de uso otorgados por la citada compañía Heineken Brouwerijen, B.V, en su calidad de titular de numerosos registros de la marca HEINEKEN a nivel internacional.
- Que existe una total identidad entre la marca HEINEKEN y el Nombre de Dominio, por lo que la confusión es inevitable.
- Que el Demandado no posee intereses legítimos ni derechos sobre la denominación HEINEKEN, derechos que sólo pueden atribuirse a las entidades titulares de la marca HEINEKEN, registrada desde el año 1956, tratándose además de una marca notoria y renombrada a nivel mundial.
- Que el Demandado conocía perfectamente la marca HEINEKEN antes de proceder al registro del Nombre de Dominio, dado el uso extendido y reconocimiento de dicha marca dentro del sector cervecero internacional.
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio con la finalidad de venderlo a la Demandante, o a cualquiera de las entidades del Grupo cervecero internacional HEINEKEN, obteniendo así un lucro empresarial, habiendo llegado a solicitar una cantidad muy elevada a cambio de la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, por lo que concluye afirmando que éste fue registrado y se utiliza de mala fe.
Y, en consecuencia, solicita que dicho Nombre de Dominio le sea transferido.
El Demandado ha contestado como se resume a continuación:
En primer lugar, declara ser un “gran amante de la cerveza” y afirma que con el registro del Nombre de Dominio sólo pretendía poner en práctica una idea que tenía desde hace tiempo, a saber: organizar un portal de Internet, sin ánimo de lucro, dedicado a hablar de la cerveza. Añade que, para resolver el problema de dar a conocer dicho portal a nivel mundial, sin tener que hacer una gran inversión en publicidad, se decidió precisamente por el registro del citado Nombre de Dominio, por considerar que sería el mejor medio para que todo el mundo, de forma intuitiva y mediante un “icono o concepto universal”, pudiera acceder a su foro. Asimismo considera que Heineken es una palabra que universalmente se identifica con la cerveza y que en todos los idiomas significa lo mismo, lo que facilitaría que todos los amantes de la cerveza, en cualquier lugar del planeta, pudieran intuir que en ese foro se va a hablar de cerveza.
El Demandado también manifiesta que, después de haber registrado el Nombre de Dominio, ha tenido que hacer frente a gastos relacionados con su proyecto, invirtiendo asimismo mucho tiempo en el mismo.
Por otra parte, el Demandado niega haber realizado contactos para negociar la venta del Nombre de Dominio, aunque admite que, ante el efecto intimidatorio del requerimiento y de otras comunicaciones de los abogados de la Demandante, suspendió el proyecto y accedió a informar a dichos abogados de los gastos que había tenido, con la finalidad de que le fueran compensados al realizar la transferencia del Nombre de Dominio.
Finalmente niega haber actuado de mala fe.
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Grupo de Expertos la decisión de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Grupo de Expertos considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y los principios del Derecho nacional español.
Según el párrafo 4.a) de la Política, un nombre de dominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que el Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos.
No cabe duda de que existe riesgo de confusión, como consecuencia de la total identidad entre la marca HEINEKEN, sobre la que la Demandante ostenta derechos anteriores, y el Nombre de Dominio, ya que el sufijo “.tel” carece de relevancia al hacer la comparación. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer elemento de la Política.
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
En efecto, numerosas decisiones anteriores del Centro han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
El Demandado no ha acreditado la existencia de ningún derecho sobre la denominación HEINEKEN, la cual no se identifica con ninguna sociedad, producto o servicio por el que pudiera ser conocido el Demandado antes del registro del Nombre de Dominio. Tampoco ha formulado ninguna alegación ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que ostenta algún interés legítimo. Por el contrario, las manifestaciones del Demandado, afirmando incluso su gran afición a la cerveza, hacen evidente que conocía perfectamente la marca HEINEKEN antes de proceder al registro del Nombre de Dominio, así como su uso extendido y reconocimiento dentro del sector cervecero internacional.
Cabe advertir que, al contestar a la Demanda, el Demandado en ningún momento niega los derechos de la Demandante y tampoco niega la notoriedad o renombre de la marca HEINEKEN, más bien los reconoce con sus afirmaciones acerca del conocimiento de la misma a nivel mundial. En cualquier caso, el Experto considera que dicha marca es notoria, al menos entre los consumidores de cerveza, cuyo origen está siempre asociado a la Demandante o a cualesquiera de las Sociedades pertenecientes al grupo de empresas Heineken, lo que resulta avalado por la documentación aportada con la Demanda. La expresada calificación de notoriedad también puede ser afirmada siguiendo las pautas que ofrece, en su Artículo 2, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), teniendo además en cuenta la exhaustiva información y documentos aportados con la Demanda.
Ante la expresada falta de derechos y de intereses legítimos por parte del Demandado, así como su reconocimiento implícito de la notoriedad y renombre de la marca HEINEKEN, más lo señalado más abajo no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4.a)(ii).
Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En primer lugar y teniendo en cuenta todo lo anterior, es obvio que la Demandante no concedió ninguna licencia o autorización al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.
Otra circunstancia a tener en cuenta en el presente caso, a la hora de valorar de ausencia de buena fe por parte del Demandado, la constituye el hecho de que, en respuesta a los requerimientos que le remitió la Demandante, instándole para que procediese a transferirle voluntariamente el Nombre de Dominio, solicitó el pago de un precio muy superior a los costes relacionados con el registro y transferencia del mismo, con la excusa de haber tenido que hacer frente a ciertos gastos relacionados con su proyecto de creación de una página Web (portal telemático de cerveza) que iba a ser alojado bajo el Nombre de Dominio. El Demandado, al contestar a la Demanda en el presente procedimiento, argumenta nuevamente acerca de tales gastos, incluso aporta justificantes de alguno de ellos. Sin embargo, es evidente que estos gastos nada tienen que ver con el precio de dicha transferencia, puesto que el Demandado, para llevar a cabo el referido proyecto y poner en marcha la correspondiente página Web, siempre puede utilizar cualquier otro nombre de dominio que nada tenga que ver con la marca HEINEKEN, es decir, no necesita aprovecharse de una marca ajena. Es más, cabe presumir que la elección de una denominación idéntica a una marca notoria para registrar un nombre de dominio y para desarrollar una página Web con contenidos alusivos a esa misma marca, como reclamo para atraer a esa página Web, sólo puede obedecer a un intento de lucro a costa de los titulares de la marca en cuestión, puesto que con la puesta en marcha del proyectado portal temático sobre cervezas, fácilmente podría obtener beneficios económicos derivados, por ejemplo, de la publicidad que en el mismo se hiciera.
El Experto está persuadido de que, en realidad, el Demandado sólo pretendía beneficiarse de algún modo y de forma ilegítima con tal registro; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño. Por tanto, el registro y uso del Nombre de Dominio tan sólo podían perjudicar a los titulares de la marca HEINEKEN, creando además en los consumidores de la misma inevitables confusiones por una errónea asociación con la Demandante o, al menos, la falsa creencia de que tal uso habría sido autorizado por la Demandante.
Por último y respecto al uso del Nombre de Dominio de mala fe, cabe señalar que los nombres de dominio “.tel” no pueden ser utilizados para el alojamiento de páginas Web estándar, lo que el Demandado debía conocer, puesto que en el acuerdo de registro del Nombre de Dominio ante la entidad registradora Arsys, aceptó de manera voluntaria cumplir con las obligaciones y responsabilidades previstas en los “Avisos legales” de dicha entidad, entre las que se encuentra expresamente la siguiente: “CUARTA: POLÍTICAS DE USO (… ) Para los nombres de dominio .tel, el titular reconoce y acepta que su finalidad es facilitar un espacio web predefinido en el que pueda publicar sus datos de contacto, especialmente dirigido a las aplicaciones informáticas de comunicación. No siendo válido dicho espacio para el alojamiento de páginas web estándar.”
En cualquier caso, al ser HEINEKEN una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difícilmente pueden obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Recordemos que las marcas notorias gozan de una especial protección, conforme al artículo 6 bis del CUP (Convenio de la Unión de París), al artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1998) y al artículo 8 de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001).
También cabe recordar que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:
“Artículo 4
Mala fe
(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicación de las presentes disposiciones, se tendrá en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.”
Finalmente y remitiéndonos al Derecho español, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violación de los derechos derivados del registro de la marca HEINEKEN; concretamente, la Ley de Marcas española prevé que el titular de la marca podrá prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”; asimismo, tratándose de una marca notoria o renombrada en España, podrá prohibir el uso de la misma cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de su marca. Por otra parte, la Ley española de competencia desleal prescribe:
Artículo 5
“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;
Artículo 6
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”
Artículo 12
“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)(iii).
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <heineken.tel> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 14 de septiembre de 2009