La Promovente es The Tire Rack Inc., con domicilio en México, Distrito Federal, México, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México, con domicilio en México, Distrito Federal, México.
El Titular es Luis Eduardo Estrada Rodríguez representado por sí mismo, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México.
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y
<tirerack.com.mx>.
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de julio de 2009. El 27 de julio de 2009 el Centro envió a Registry.MX
via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio. El 28 de julio de 2009 Registry.MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de agosto de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de agosto de 2009. El Escrito de Contestación a la Solicitud
fué presentado ante el Centro el 21 de agosto de 2009.
El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de septiembre, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Titular en su Escrito de Contestación a la Solicitud demanda solicitó la suspensión del procedimento LDRP “hasta en tanto la situación jurídica de los registros de marca de la Promovente (SIC) sea definitiva”.
El señor Majid Nouri presentó, el 22 de noviembre de 2006, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de las siguientes marcas:
|
Marca |
Número de expediente |
Clase |
|
THE TIRE RACK |
821058 |
35 |
|
THE TIRE RACK |
821069 |
39 |
|
THE TIRE RACK |
821070 |
42 |
El 14 de marzo de 2007, el señor Majid Nouri presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca THE TIRE RACK con número de registro 489,509.
Igualmente, el 14 de marzo de 2007, el señor Majid Nouri presentó la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca THE TIRE RACK con número de registro 795,175.
De acuerdo con los documentos que obran en el expediente, se puede colegir que ambos procedimientos administrativos se encuentran sub judice.
El Experto concluye que, si bien es cierto uno de los elementos primordiales en el caso que nos ocupa es la determinación de si el Titular tiene o no derechos respecto de las marcas THE TIRE RACK, el Experto también puede - con los elementos aportados por las partes - determinar dicha circunstancia.
La simple presentación de una o varias solicitudes de registro de marca o incluso el inicio de procedimientos de declaración administrativa de caducidad de registros marcarios de la Promovente no puede ser considerada como una causal suficiente para suspender el procedimiento LDRP.
Más aún, los referidos procedimientos administrativos de caducidad se encuentra sub judice y no existe una fecha cierta para la resolución de los mismos.
En el caso de que se otorgaran este tipo de suspensiones indefinidas del procedimiento LDRP, los titulares podrían generar retrasos en la resolución de este tipo de procedimientos, y consecuentemente podrían seguir utilizando durante el periodo de suspensión el nombre o nombres de dominio en conflicto, basados ya sea en una a varias solicitudes de registros marcarios o en procedimientos administrativos o judiciales sub judice.
A mayor abundamiento, el Experto considera que uno de los elementos esenciales para el caso que nos ocupa consiste en establecer si el Titular tenía derechos o legítimos intereses en los nombres de dominio en fecha previa al inicio de esta controversia, y no si es que el Titular ha iniciado procedimientos para registrar marcas u obtener la caducidad de registros marcarios.
De acuerdo con lo antes señalado, y con fundamento en el artículo 12, fracciones a), b) y c) y el artículo 19 del Reglamento, el Experto niega la suspensión solicitada por el Titular (ver Tiara Hotels & Resorts LLC v. John Pepin, Caso OMPI No. D2009-0041 y Western Florida Lighting, Inc. v. Samantha Ramirez, SamiRami, SESCO Lighting, Inc., and Cynthia Parker-Chillemi, Caso OMPI No. D2008-1122).
La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México:
|
MARCA REGISTRADA |
REG. No. |
CLASE (INT) |
FECHA DE REGISTRO |
PAÍS |
|
THE TIRE RACK |
489,509 |
35 Y 39 |
26/04/1995 |
MÉXICO |
|
THE TIRE RACK |
795,176 |
35 |
12/06/2003 |
MÉXICO |
Los nombres de dominios a continuación se detallan <tirerack.com.mx> y <thetirerack.com.mx> fueron registrados por el Titular el 30 de octubre de 2006.
Es de hacerse notar que la contestación a la Solicitud fue suscrita por el Titular del nombre de dominio, señor Luis Eduardo Estrada Rodríguez, y por el señor Majid Nouri, en su supuesto carácter de propietario de los nombres de dominio de referencia.
Al respecto, el Experto considera que, para efectos de este procedimiento, se considerará como el Titular de los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> al señor Luis Eduardo Estrada Rodríguez, atendiendo a lo siguiente:
i) El 27 de julio de 2009, NIC México, mediante comunicación por correo electrónico informó al Centro que:
- El “Registrar” bajo el cual están registrados los nombres de dominio en cuestión es NIC México.
- El “Titular” de los nombres de dominio es el señor Luis Eduardo Estrada Rodríguez.
- Que el “Registrante”, “Contacto Administrativo”, “Contacto Técnico” y “Contacto de Pago” es el señor Luis Eduardo Estrada Rodríguez, con cuenta de correo electrónico []@internetgdl.com, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México.
ii) Por un principio de seguridad jurídica y para los efectos a que haya lugar, derivados del nombre de domino, se debe tener a la persona, física o moral que el registrante haya señalado frente a terceros como contacto administrativo, la entidad ante la cual deberá dirigirse toda demanda, reclamación o notificación, incluso las que deban tener el carácter de personales conforme a la ley. Y en opinión de este Experto, debe entenderse que el registrante tácita y expresamente reconoce, al momento del registro o en cualquier tiempo ulterior, que para los fines del nombre de dominio de que se trate, toda comunicación, incluyendo la de una demanda, debe y acepta, como válidamente efectuada si se dirige al nombre señalado o propuesto como contacto administrativo, en carácter de representación legal, y a las direcciones postales y electrónicas que se hayan indicado. (ver Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M. García, Caso OMPI No. D2001-0949).
iii) Consecuentemente, el señor Majid Nouri será, para efectos de este procedimiento, un tercero ajeno que carece de interés jurídico para comparecer al mismo.
La Promovente argumenta lo siguiente:
Que The Tire Rack Inc. es titular de los siguientes registros de marca en México:
|
MARCA REGISTRADA |
REG. No. |
CLASE (INT) |
FECHA DE REGISTRO |
PAÍS |
|
THE TIRE RACK |
489,509 |
42 |
26/04/1995 |
MÉXICO |
|
THE TIRE RACK |
795,176 |
35 |
12/06/2003 |
MÉXICO |
Que los nombres de dominio <tirerack.com.mx> y <thetirerack.com.mx> son semejantes en grado de confusión respecto a las marcas registradas 795,176 THE TIRE RACK, y 489,509 THE TIRE RACK sobre las que la Promovente tiene derechos legítimos, además que se aplican a servicios similares.
Que la adición en los nombres de dominio del ccTLD “.com.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dichos nombres de dominio en disputa de las marcas registradas de la Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados. (Ver, Mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York c. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A. c. Richard Tonetti, Caso OMPI No. D2000-0493, Rollerblade, Inc. c. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) c. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409).
Que incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada. (Ver Todito.com c. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI D2002-0717; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, WIPO Caso OMPI No. D2002-0615; Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN c. Lost in Space, SA, Caso OMPI No. D2002-0504; Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525; Eauto, L.L.C. c. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Caso OMPI No. D2000-0047; Toyota France and Toyota Motor Corporation c. Computer-Brain, Caso OMPI No. D2002-0002; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation c. S&S Enterprises Ltd, Caso OMPI No. D2000-0802.
Que los nombres de dominio <thetirerack.com.mx>, <tirerack.com.mx>, son, adicionalmente, ideológicamente semejantes en grado de confusión a las marcas registradas propiedad de The Tire Rack.
Que se actualiza el supuesto de semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas de la Promovente y los nombres de dominio en disputa.
Que la Promovente no le ha otorgado permiso o autorización alguna al Titular para registrar los nombres de dominio en disputa. (Ver Société Air France c. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zema Participacoes Ltda. c. Jonhn Laxton, Caso OMPI No. D2008-1297).
Que el Titular puede ejercer su derecho de libertad de expresión en Internet, pero ello no significa que tenga derechos para utilizar un nombre de dominio confundible con una marca registrada ajena, sin la debida autorización del titular de la marca registrada.
Que la Promovente es titular de derechos de propiedad industrial consistentes en marcas registradas que incluyen la totalidad de los elementos de los nombres de dominio en disputa.
Que la existencia de los registros de las marcas de la Promovente – 26 de abril de 1995 y 12 de junio de 2003 – mucho antes de la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa – 30 de octubre de 2006 – y el uso de las marcas registradas en cuestión a partir de 1995, permite concluir que la adopción de la denominación “the tire rack” reproducida de manera integral en los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx>, se hizo con el fin de inducir al público consumidor a error o confusión, dado que se trata de la incorporación de las marcas registradas propiedad de The Tire Rack.
Que es difícil suponer mera coincidencia el hecho que el Titular de los nombres de dominio hubiera registrado dos nombres de dominio que incluyen de manera integral las marcas registradas 489,509 THE TIRE RACK y 795,176 THE TIRE RACK.
Que es claro que el Titular de los nombres de dominio es un competidor de la Promovente que pretende atraer de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su página Web en donde realiza actos de competencia desleal al ofrecer servicios de venta de rines, que son servicios totalmente similares a los que protegen los registros de marca 489,509 THE TIRE RACK y 795,176 THE TIRE RACK.
Que el Titular de los nombres de dominio no goza de un vínculo, asociación o relación con la Promovente que legitime el uso de las marcas THE TIRE RACK como parte de los nombres de dominio.
Que el Titular de los nombres de dominio, al utilizar <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> intenta de manera premeditada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al nombre de dominio <tirerack.com.mx>, para ofrecer productos consistentes en rines, creando claramente la posibilidad de que exista confusión con las marcas registradas de la Promovente.
Que dada la presencia y promoción de las marcas registradas de la Promovente en el mercado por más de catorce años de antelación al registro de los nombres de dominio en disputa, es innegable que el Titular de los nombres de dominio efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de las marcas de la Promovente y por tanto resulta inconcebible que haya registrado los nombres de dominio en controversia para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas de la Promovente, en beneficio de sus propios intereses y obviamente de su sitio Web, habiendo propiciado la confusión entre los usuarios de Internet respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los productos del Titular de los nombres de dominio con aquéllos de la Promovente, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 1.B.iv) de la Política.
Que las acciones del Titular de los nombres de dominio se traducen en mala fe en términos del artículo 1.B.iii) de la Política, ya que inevitablemente, el Titular de los nombres de dominio de forma ilegítima atrae la atención de usuarios de Internet a su página Web al ofrecer servicios y productos idénticos o similares a los amparados por las marcas 489,509 THE TIRE RACK y 795,176 THE TIRE RACK.
Que la conducta del Titular de los nombres de dominio tiene como objetivo impedir que The Tire Rack Inc., refleje su marca registrada en un nombre de dominio, y que diversos expertos han decidido que registrar un nombre de dominio que incorpore una marca reconocida, no le confiere ningún derecho o interés legítimo al Titular, sino puede constituir mala fe (Ver Justerini & Brooks Limited c. “Colmenar”, Caso OMPI No. D2000-1308; Mutatis Mutandis, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Medisite S.A.R.L. c. Intellisolve Limited, Caso OMPI No. D2000-0179 y V&S Vin & Sprit Aktiebolag c. Tyler Kownacki, Caso NAF N° 95079).
Que se puede concluir que los nombres de dominio en disputa se registraron fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de The Tire Rack Inc., en México.
La Titular argumenta lo siguiente:
Que el 6 de diciembre de 2002, se constituyó la empresa Tire Rack, S.A. de C.V., de la cual Majid Nouri, persona natural es Accionista y Administrador Único.
Que los nombres de dominio, objeto de la controversia, fueron cedidos el 30 de octubre del 2006 a favor de Majid Nouri.
Que a partir del 30 de octubre de 2006, Luis Eduardo Estrada Rodríguez, presta diversos servicios de Internet relacionados con los nombres de dominio, objeto de la controversia, a la empresa Tire Rack, S.A. de C.V.
Que los registros de marca 489,509 THE TIRE RACK y 795,176 THE TIRE RACK, propiedad en México de la Promovente han sido impugnados por Majid Nouri por falta de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que los procesos en cuestión se encuentran sub judice.
Que el señor Majid Nouri presentó la solicitud de registro de la marca THE TIRE RACK en la clase 35 y con número de expediente 821058, mismo que se encuentra en suspenso.
Que el señor Majid Nouri tiene intereses legítimos sobre los nombres de dominio en cuestión, toda vez que cuenta con autorizaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para denominar a su empresa Tire Rack, S.A. de C.V y así identificar a su actividad en el comercio.
Que los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> no crean confusión con las marcas de la Promoverte, pues además de que su situación jurídica se encuentra sub judice a los procedimientos ya descritos, el señor Majid Nouri cuenta con derechos al registro y uso de los referidos nombres de dominio por las solicitudes de registro de marca ya referidas.
Que la adición en los nombres de dominio del ccTLD “.com.mx” tiene significación jurídica que distingue a dichos nombres de dominio en disputa de las marcas registradas de la Promovente, puesto que dicho ccTLD cumple la función de identificar a Tire Rack, S.A. de C.V. como la fuente de servicios determinados.
Que como consecuencia de las autorizaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público antes referidas, que preceden en el tiempo a la presente controversia, la Titular ha buscado la protección como marca de la denominación TIRE RACK por contar con intereses legítimos para ello, encontrando los caducos de la hoy Promovente e iniciando diversas acciones legales para solicitar su declaración de caducidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Que los nombres de dominio no han sido registrados ni se utilizan de mala fe. (LDRP, articulo 1.A.iii))
Que el Titular registró los nombres de dominio por encargo del señor Majid Nouri, para posteriormente cederlos a su favor y comenzar a usarlos para identificar el origen de la prestación de sus servicios en el mercado, operando legalmente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con la empresa Tire Rack, S.A. de C.V., lo que no hace la Promovente.
Que el Titular de los nombres de dominio no es un competidor de la Promovente, pues la Promovente no tiene presencia comercial ni física en México. No paga impuestos y carece de derechos legítimos sobre las marcas THE TIRE RACK en México.
Que el Titular registró y usa de buena fe para identificar a su empresa Tire Rack, S.A. de C.V. en el mercado, prestando diversos servicios en territorio nacional, lo que no hace la Promovente.
Que las acciones del Titular de los nombres de dominio no se traducen en mala fe en términos del artículo 1.B.iii) de la Política, pues no atrae de forma ilegitima la atención de usuarios de Internet a su página Web, toda vez que cuenta con autorización otorgada por entidades oficiales de los Estados Unidos Mexicanos para denominarse Tire Rack. S.A. de C.V. y ejercer actos en el comercio, lo que no tiene la hoy Promovente, quien desesperadamente intenta mantener la titularidad de “sus marcas” en México y hoy de “sus dominios”, careciendo totalmente de intereses y derechos para ello.
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
La Promovente ha acreditado ser titular de los registros marcarios otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a continuación se detallan:
|
MARCA REGISTRADA |
REG. No. |
CLASE (INT) |
FECHA DE REGISTRO |
PAÍS |
|
THE TIRE RACK |
489,509 |
42 |
26/04/1995 |
MÉXICO |
|
THE TIRE RACK |
795,176 |
35 |
12/06/2003 |
MÉXICO |
Cabe mencionar que dicha circunstancia ha sido incluso corroborada por el Titular, quien en su Escrito de Contestación a la Solicitud (Capítulo III, inciso A) señaló: “… Los registros de marca 489509 THE TIRE RACK y 795176 THE TIRE RACK, propiedad en México de la Promovente han sido impugnados por Majid Nouri por falta de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa …”.
El nombre de dominio <thetirerack.com.mx> es idéntico a los registros marcarios de la Promovente; y el nombre de dominio <tirerack.com.mx> es similar en grado de confusión a los registros marcarios de la Promovente.
El Experto ha encontrado que la eliminación de espacios entre las palabras “the tire rack” y “tire rack” en la cadena de caracteres que constituyen los mencionados nombres de dominio (en donde es tecnológicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión.
Por otro lado, el código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) “.com.mx”, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a los nombres de dominio en disputa <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> de las marcas THE TIRE RACK, debido a que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios. (Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).
El Titular aduce – como se ha señalado anteriormente – que “los registros de marca 489,509 THE TIRE RACK y 795,176 THE TIRE RACK, propiedad en México de la Promovente han sido impugnados por Majid Nouri por falta de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que los procesos en cuestión se encuentran sub judice”. Respecto de este argumento, el Experto considera que la circunstancia de que se encuentren sub judice las solicitudes de declaración administrativa de caducidad de registros marcarios de la Promovente no acredita que los nombres de dominio, propiedad del Titular no sean idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas de la Promovente. En todo caso, la Promovente también es titular de registros marcarios en los Estados Unidos de América.
Asimismo, aduce que “los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> no crean confusión con las marcas de la Promovente, pues además de que su situación jurídica se encuentra sub judice a los procedimientos ya descritos, el señor Majid Nouri cuenta con derechos al registro y uso de los referidos nombres de dominio por las solicitudes de registro de marca ya referidas”. Al igual que con el argumento anterior, el Experto considera que el hecho de que el señor Majid Nouri haya presentado solicitud de registro de la marca THE TIRE RACK ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no acredita que los nombres de dominio, propiedad del Titular no sean idénticos o semejantes en grado de confusión a los registros marcarios de la Promovente.
De la misma manera, también aduce que “la adición en los nombres de dominio del ccTLD “.com.mx” tiene significación jurídica que distingue a dichos nombres de dominio en disputa de las marcas registradas de la Promovente, puesto que dicho ccTLD cumple la función de identificar a Tire Rack, S.A. de C.V. como la fuente de servicios determinados”. Sobre este argumento, el Experto hace referencia a diversos criterios de casos LDRP y UDRP en los que claramente se señala que la adición del ccTLD o gTLD al nombre de dominio carecen de de significación jurídica que pudiera distinguir a los nombres de dominio, puesto que dichos ccTLD o gTLD obedecen a requerimientos técnicos de Internet.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Tal y como se ha señalado anteriormente, el Titular ha hecho valer diversos argumentos detallados en el inciso 5. b) líneas arriba.
En relación con dichos argumentos el Experto considera basado en el presente expediente que:
a) La existencia de una empresa, ajena a este procedimiento, denominada Tire Rack, S.A. de C.V., no acredita que el Titular tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Asimismo, el otorgamiento de un permiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el uso de la denominación social Tire Rack, S.A. de C.V. o el Registro Federal de Contribuyentes de la referida empresa otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tampoco acreditan que el Titular tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
b) La cesión de nombres de dominio a favor del señor Majid Nouri de fecha 30 de octubre de 2006 no fue debidamente notificada, en tiempo y forma, a NIC México a efecto de que en los archivos del mencionado “Registrar” se tomará nota de que el “Registrante “Contacto Administrativo”, “Contacto Técnico” y “Contacto de Pago” de los nombres de dominio en disputa es distinto al “Titular”. En virtud de lo anterior, toda vez que no se dio la debida publicidad, de acuerdo con los usos y costumbres de Internet, a la referida cesión; este Experto considera que la misma no surte efectos contra los cibernautas de Internet, incluyendo a la Promovente, y que por tanto dicha prueba no puede acreditar derechos o intereses legítimos a favor del Titular. (ver Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M. García, Caso OMPI No. D2001-0949)
Cabe señalar también que la aseveración de que “el Titular registró los nombres de dominio por encargo del señor Majid Nouri, para posteriormente cederlos a su favor y comenzar a usarlos para identificar el origen de la prestación de sus servicios en el mercado, operando legalmente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con la empresa Tire Rack, S.A. de C.V.” no es una prueba idónea para acreditar derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio por las circunstancias expuestas en este mismo inciso.
c) Igual circunstancia ocurre respecto a la aseveración de que el Titular presta diversos servicios de Internet relacionados con los nombres de dominio, objeto de la controversia, a la empresa Tire Rack, S.A. de C.V.
d) En ese orden de ideas, la presentación de las solicitudes de registro de las marcas THE TIRE RACK por parte del señor Majid Nouri tampoco acredita derechos e intereses legítimos a favor del Titular. Tampoco al favor del Sr. Nouri, toda vez que las mismas son simples expectativas de derechos y no registros marcarios constitutivos de derechos al uso exclusivo de la denominación THE TIRE RACK, en términos de las disposiciones legales aplicables.
e) Como se ha mencionado, el Titular, en el escrito de contestación a la Solicitud (Capítulo III, inciso A), reconoce la existencia de los registros marcarios de la Promovente, y por tanto sus derechos al uso exclusivo respecto de la denominación THE TIRE RACK.
Por otro lado, cabe señalar que en el Escrito de Contestación a la Solicitud el Titular manifestó en diversas ocasiones que el propietario de los multicitados nombres de dominio es el señor Majid Nouri y el beneficiario directo de la utilización de los nombres de dominio en disputa es la empresa Tire Rack, S.A. de C.V.
A su vez, el Titular no logra demostrar que realiza un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa y tampoco ha probado ser conocido comúnmente bajo el término The Tire Rack, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.C. de la Política.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que basado en el presente expediente el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y consecuentemente se ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.
El tercer y último requisito que la Promovente debe probar es que el Titular ha registrado o utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.
De acuerdo con el artículo 1.B. de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Promovente ha logrado acreditar ser titular de registros marcarios mexicanos y un registro marcario estadounidense desde el año de 1995, con anterioridad al registro de los nombres de dominio en conflicto.
Asimismo, la Promovente ha acreditado ser una empresa estadounidense con presencia en México y ser una entidad dedicada a la venta de llantas, rines y demás accesorios para automóviles desde hace varios años.
A lo largo del Escrito de Contestación a la Solicitud, la Titular manifestó expresamente conocer los registros marcarios de la Promovente, previamente a la presentación de la Solicitud de este procedimiento LDRP.
Siguiendo con lo anterior, el Titular presentó diversos documentos en los que se acredita que el señor Majid Nouri (supuesto titular de los nombres de dominio en cuestión y co-firmante en el Escrito de Contestación a la Solicitud) presentó en noviembre de 2006 solicitudes de registro de la marca THE TIRE RACK ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, de los documentos aportados por el Titular se logra acreditar que el referido Instituto citó como anterioridades oponibles al registro las marcas de la Promovente. Tal circunstancia hace suponer que el Titular tenía conocimiento de los registros marcarios mexicanos de la Promovente y del registro marcario estadounidense 76/434,111 reivindicado como prioridad para el registro de la marca THE TIRE RACK 795,176, cuando menos desde el mes de marzo de 2007.
El Titular adjuntó en su Escrito de Contestación a la Solicitud (Anexo 19) impresiones de los contenidos de las páginas identificadas bajo los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> en los que claramente se observa la oferta de rines, servicio idéntico a aquel protegido por los registros marcarios de la Promovente.
Tomando en consideración todo lo antes señalado, el Experto considera bajo las presentes circunstancias que la empresa Tire Rack, S.A. de C.V., quien claramente se beneficia con el uso de los nombres de dominio en conflicto es una competidora de la Promovente y que el registro de dichos nombres de dominio se hizo con el fin de inducir al público consumidor a error o confusión, dado que se trata de la incorporación de las marcas registradas propiedad de THE TIRE RACK.
Igualmente, el Experto considera que ni el Titular, ni el señor Majid Nouri ni la empresa Tire Rack, S.A. de C.V. tiene algún vínculo, asociación o relación con la Promovente que legitime el uso de las marcas THE TIRE RACK como parte de los nombres de dominio, y que el uso de los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> intenta de manera premeditada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet para ofrecer productos consistentes en rines, creando claramente la posibilidad de que exista confusión con las marcas registradas de la Promovente.
En línea con lo anterior, el Experto también considera que hay mala fe en el registro o uso de los nombres de dominio, ya que inevitablemente, de forma ilegítima se atrae la atención de usuarios de Internet a su sitio de Internet, fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de The Tire Rack Inc., en México.
Por consiguiente, el hecho de haber registrado y/o usar un nombre de dominio idéntico a la marca de la Promovente a sabiendas que dicha marca se encontraba registrada y/o en uso en al menos un país, configura mala fe. (ver Polycom Inc. v. Rogelio Silva Rodríguez, Caso OMPI No. DMX2007-0004).
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Promovente ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el artículo 1.a.iii. de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii.de la Política, asi como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <thetirerack.com.mx> y <tirerack.com.mx> sean transferidos a la Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 1 de octubre de 2009