El Promovente es Apple, Inc. con domicilio en Cupertino, Califorina, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.
El Titular es Patrick Deese, con domicilio en Laredo, Texas, Estados Unidos.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <itunes.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2009. El 15 de septiembre de 2009 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 15 de septiembre de 2009, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación y detallando los datos de contacto tanto del Titular como de los contactos administrativo, técnico y de facturación, por cuanto hacía a los domicilios completos de éstos.
El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 21 de septiembre de 2009, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud.
El Promovente envió la enmienda a la Solicitud en fecha 22 de septiembre de 2009 por vía electrónica e impresa por vía courier. El Centro verificó que la Solicitud, junto con la modificación a la Solicitud, cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LRDP), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de octubre de 2009. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de octubre de 2009.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de octubre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.
Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
Apple, Inc., es una empresa de éxito mundial, tanto por sus innovadores ordenadores como por su software. Luego de sus modelos de computadoras portátiles y de escritorio, Apple, Inc. se introdujo al mundo de la música en el año 2001. Con iTunes y su tienda en línea para descargar música legal junto con el iPod, Apple, Inc. ha estado consolidada en la industria de la música digital desde 2001 hasta la fecha.
iTunes es un programa de ordenador creado por Apple Computer con el fin de reproducir, organizar y comprar música (es también el nombre común de iTunes Music Store). iTunes se ha ganado la reputación de sencillez y buena organización y se ha convertido en el favorito de los usuarios de iPod, que hoy son más de 100 millones en el mundo.
Conforme a la información proporcionada por el Promovente, éste cuenta con diversos registros de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 7 de septiembre de 2007, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto.
Afirma el Promovente:
1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento, el Promovente hace valer y acredita que la sociedad Apple, Inc., cuenta con diversos registros de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, bajo registros números 2,653,465 y 3,213,164, ambas para la marca ITUNES, así como el siguiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
Marca: ITUNES
No. de Registro: 704941
Fecha de Presentación: 20 de abril de 2001
Fecha de Registro: 28 de junio de 2001
Vigencia: 20 de abril de 2011
Clase: 9
Productos amparados: programas (software) de computo para usarse en descargar, transmitir, recibir, editar, extraer, codificar, decodificar (descifrar), jugar, almacenar y organizar datos incluyendo datos de audio y video; grabaciones de sonido, video y datos; cámaras digitales; circuitos integrados, discos y cintas para grabaciones de programas de computo y software de computo; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; productos de multimedia relacionados o para usarse con la transmisión de datos de audio y video; aparatos para descargar, transmitir, codificar, decodificar (descifrar), jugar y almacenar datos incluyendo grabaciones de audio y video; productos interactivos relacionados o para usarse con cualquiera de los productos antes mencionados; partes y accesorios para todos los productos antes mencionados.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2 del Reglamento, El Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:
a) El Promovente afirma que no existen pruebas de que el Titular del nombre de dominio en disputa haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, lo cual acredita con una impresión del contenido desplegado por el nombre de dominio en disputa, respecto de lo cual argumenta que la página simplemente muestra enlaces aleatorios de forma automatizada, lo que demuestra que su titular nunca ha hecho uso real del nombre de dominio <itunes.com.mx>.
b) El Promovente afirma que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, lo cual soporta argumentando que ha realizado búsquedas en Internet, a través de diversos motores, sin encontrar referencia alguna al nombre del Titular aunado o relacionado al nombre de dominio en disputa <itunes.com.mx>, de lo que se desprende que el Titular del nombre de dominio no es ni ha sido corrientemente conocido como “itunes”.
c) El Promovente argumenta que el Titular no tiene la marca ITUNES registrada a su nombre, ni es licenciatario de su titular, en todo caso.
d) Continúa el Promovente con el argumento de que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa <itunes.com.mx>. A este efecto, el Promovente hace referencia a la Doctrina del Mantenimiento Pasivo de nombres de dominio, haciendo valer el hecho de que resulta contrario a toda lógica leal o de legitimidad que una persona gaste solicitando un nombre de dominio que no usa, ni ha usado, por lo que no puede entenderse entonces que exista un uso legítimo o leal del nombre de dominio.
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3 del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe ya que, en el presente caso y de conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no utilizar para ningún fin útil el nombre de dominio <itunes.com.mx>, el Titular está actuando de mala fe.
Señala el Promovente que el caso que dio origen inicialmente a la doctrina en comento, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, bajo la Política de solución de controversia en materia de nombres de dominio (UDRP), reconoce que la inacción (mantenimiento pasivo) en relación al registro de un nombre de dominio puede, en algunas circunstancias, constituir el uso de mala fe de un nombre de dominio.
Adiciona que en efecto, en el caso arriba citado, el experto afirmó que: el concepto de un nombre de dominio usado de mala fe, no está limitado a una acción positiva; la inacción es inherente al concepto. En otras palabras, es posible, en ciertas circunstancias, por la inactividad del titular, considerar que el nombre de dominio está siendo usado de mala fe.
Cita el Promovente que, en el caso J. García Carrión v. Mª. José Catalánn Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, los expertos decidieron lo que a continuación se transcribe y que trata una situación de hecho similar a la que se presenta en el caso concreto en estudio:
“Alega la demandada que como no usa el nombre de dominio no puede considerarse que esté haciendo un uso de mala fe. Pero este planteamiento no es aceptable […] es ilógico registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en lo absoluto. Si se admitiera esta defensa, sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre dominio registrado. Bastaría con hacer el registro, no hacer ningún uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio.”
Como antecedente adicional del que se desprende que el no uso de un nombre de dominio constituye un uso de mala fe, el Promovente hace referencia, al contenido de la resolución al procedimiento Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowlees, Caso OMPI No. D2002-0638, misma en la que se estableció: De la información disponible para el Panelista, incluyendo el hecho que los nombres de dominio no han sido usados en dos años y medio desde su registro, no puede haber otra conclusión que los nombres de dominio fueron registrados con el propósito principal de, en algún momento, obtener una ganancia del promoverte.
El Promovente señala que la Doctrina del Mantenimiento Pasivo ha formado un precedente internacional en la resolución de disputas de nombres de dominio que no puede dejarse pasar por alto. Cita el Promovente que los siguientes son sólo algunos en los que la mencionada doctrina ha sido sostenida: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren, Caso OMPI No. D2000-0021; Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, Caso OMPI No. D2000-0042; Infospace.com, Inc. v. Tenenbaum Ofer, Caso OMPI No. D2000-0075; Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd, Caso OMPI No. D2000-0086; Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc., Caso OMPI No. D2000-0090; Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau, Caso OMPI No. D2000-0172; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Advanced Micro Devices, Inc. v. [No Name], Caso OMPI No. D2000-0515; Teledesic LLC v. McDougal Design, Caso OMPI No. D2000-0620; Clinica Corachan, S.A. v. Fc Team Car. S.L., Caso OMPI No. D2000-0723; Red Bull GmbH v. Harold Gutch, Caso OMPI No. D2000-0766.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1.a):
(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
El nombre dominio <itunes.com.mx>, registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada ITUNES sobre la cual tiene derechos el Promovente, la cual es seguida únicamente con el código de país (ccTLD) “.com.mx”. En este sentido, es importante considerar que la adición del código de país “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.
Adicionalmente, el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código de país y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, el Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
El Experto, basado en los argumentos del Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio <itunes.com.mx > en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.
El Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente en virtud de que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir que el titular de la marca registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente; así como al haber registrado el nombre de dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del Promovente una marca notoria en el mercado.
Adicionalmente, el Experto considera que el Promovente presentó información y documentación sustancial que comprueba sus alegatos y sus derechos legítimos respecto de la marca ITUNES, lo que deriva en que, al analizar el caso se ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio en disputa por el Titular. Conforme a ello, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
Se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento legal ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <itunes.com.mx> sea transferido al Promovente.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 6 de noviembre de 2009