Eiseres is Johnson & Johnson (corporation), gevestigd te New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.
Verweerder is Bellicus Media, gevestigd te New York, New York, Verenigde Staten van Amerika.
De onderhavige domeinnaam <rogaine.nl> is geregistreerd bij SIDN via Intention Internet.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 juli 2009 per e-mail en op 20 juli 2009 in hard copy. Het Instituut heeft op 20 juli 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 juli 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 24 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 13 augustus 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 14 augustus 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 17 augustus 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
De formele kennisgeving van de Eis en de aanvang van de procedure, alsmede een kopie van de Eis, heeft het Instituut aan drie e-mailadressen van Verweerder, het door SIDN bevestigde fysieke adres van Verweerder en het door Verweerder aangegeven domicilieadres gestuurd. De kennisgeving verzonden aan het door SIDN bevestigde administratieve en technische e-mail adres bleek onbezorgbaar. De bezorging aan het door Verweerder aangegeven domicilieadres heeft op 27 juli 2009 plaatsgevonden.
Eiseres is een Amerikaanse vennootschap en houdster van verschillende merken ROGAINE en REGAINE voor farmaceutische producten tegen haaruitval.
De domeinnaam <rogaine.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd op 14 september 2005. Verweerster is houdster van de Domeinnaam sinds 25 februari 2009 en heeft een operationele website onder de domeinnaam (de “Website”) met informatie over haaruitval waarop zij middelen tegen haaruitval te koop aanbiedt.
Eiseres is houdster van het Beneluxmerk ROGAINE van 26 maart 1999 met registratienummer 656810 voor preparaten tegen haaruitval en van Gemeenschapmerk ROGAINE van 15 augustus 2001 met registratienummer 2341063 voor onder meer lotions en farmaceutische preparaten (hierna tezamen de “ROGAINE merken”), alsmede van het Beneluxmerk en Gemeenschapmerk REGAINE van 21 januari 1985 met registratienummer 406598, respectievelijk van 28 juli 2006 met registratienummer 5227905 voor onder meer preparaten tegen haaruitval (hierna tezamen de “REGAINE merken”).
Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan de ROGAINE merken, dan wel daarmee sterk verwarringwekkend overeenstemt en dat de Domeinnaam daarnaast sterk overeenstemt met de REGAINE merken.
Eiseres heeft de exclusieve merkrechten in Nederland op de merken ROGAINE en REGAINE. In het Nederlandse handelsregister en/of het Benelux- en Gemeenschapsmerkenregister staat volgens Eiseres op naam van Verweerder geen handelsnaam en/of merk ingeschreven welke met de Domeinnaam overeenstemt. Derhalve moet aangenomen worden dat Verweerder geen recht en legitiem belang heeft bij de registratie van de Domeinnaam.
De rechtsvoorgangster van Eiseres heeft in 1986 het farmaceutische product tegen haaruitval ROGAINE / REGAINE op de markt gebracht. Door actieve marktinspanningen en succesvolle verkopen, waaronder via het internet, hebben de ROGAINE en REGAINE merken sindsdien wereldwijd een grote reputatie verworven. Doordat de Domeinnaam de aan het merk ROGAINE identieke term ‘rogaine' bevat, wordt de bezoeker van de Website, waarop informatie over en producten tegen haaruitval worden aangeboden, in de waan gebracht dat de Website is opgezet en wordt onderhouden door of met toestemming van Eiseres.
Op de Website biedt Verweerder producten tegen haaruitval aan die niet van Eiseres afkomstig zijn en noemt zij de ROGAINE merken zonder Eiseres als houdster daarvan te vermelden.
Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd doordat de ROGAINE en REGAINE merken reeds lang voor de registratie van de Domeinnaam waren ingeschreven in de merkregisters en reeds bekend waren geworden in de desbetreffende branche. Eiseres stelt dat op het moment van registratie van de Domeinnaam Verweerder bekend was met de ROGAINE en REGAINE merken, of dat behoorde te zijn.
Verweerder is in ieder geval bekend geworden met de ROGAINE en REGAINE merken omdat hij de merken expliciet op de Website vermeldt. Daarnaast heeft Eiseres, voordat zij de Eis indiende, getracht met Verweerder tot een snelle en minnelijke oplossing te komen door Verweerder op haar oudere merkrechten te wijzen en haar te verzoeken de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen. Verweerder heeft dit verzoek afgewezen.
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.
Omdat geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter conform artikel 7.4 van de Regeling de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal de Eis derhalve in deze zin toetsen.
Vast staat dat de kennisgeving van de Eis en de aanvang van de procedure, alsmede een kopie van de Eis, Verweerder hebben bereikt doordat zij zijn toegestuurd aan en ontvangen zijn op twee e-mailadressen van Verweerder en op het door Verweerder aangegeven domicilieadres. Dat de kennisgeving en de Eis Verweerder niet hebben bereikt via het door Verweerder in het register opgegeven e-mailadres en ook niet op het fysieke adres van Verweerder is omdat de e-mail onbezorgbaar bleek en Verweerder niet of niet meer op het fysieke adres was gevestigd. Artikel 4.1 van de algemene voorwaarden voor .nl domeinnaamhouders (de “Algemene Voorwaarden”) – waarmee Verweerder heeft ingestemd – bepaalt dat de houder van een domeinnaam ervoor zorgt “dat hij bereikbaar is op het e-mailadres van de administratief contactpersoon, dat in de administratie van SIDN staat vermeld” en artikel 11 van de Algemene Voorwaarden bepaald dat de domeinnaamhouder “wijzigingen in zijn contactgegevens en andere gegevens die zijn geregistreerd in de administratie van SIDN meteen (..) aan SIDN [doorgeeft]”. Op grond van artikel 16.1 sub b en c van de Algemene Voorwaarden is het aanhouden van onjuiste contactgegevens zelfs reden tot beëindiging van het abonnement op de domeinnaam door SIDN. Het is derhalve voor het risico van Verweerder dat, zoals in deze procedure, de door het Instituut aan Verweerder verstuurde e-mails en de hard copy niet op het door Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam opgegeven e-mailadres en fysieke adres aankwamen. Overigens heeft Verweerder de kennisgeving en de Eis wel op twee van zijn andere e-mailadressen en zijn aangegeven domicilieadres ontvangen, zodat hij toch kennis heeft kunnen nemen van de Eis. De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat het Instituut zich in voldoende mate heeft ingespannen om de Eis en de kennisgeving van de Eis daadwerkelijk Verweerder te laten bereiken zoals bedoeld in artikel 15.5 van de Regeling (zie ook Stichting VVV Groep Nederland v. Amstel Meer Land B.V., WIPO Zaaknr. DNL2009-0031).
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:
A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en
B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
Deze gronden worden hierna besproken.
Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiseres moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het toplevel domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
Eiseres heeft genoegzaam aangetoond rechthebbende te zijn op de, naar Nederlands recht beschermde, ROGAINE en REGAINE merken. De Geschillenbeslechter oordeelt dat de Domeinnaam identiek is aan de ROGAINE merken en verwarringwekkend overeenstemt met de REGAINE merken, en dat zodoende aan de eerste eis is voldaan.
Eiseres heeft aangevoerd dat zij in Nederland de exclusieve rechten op de ROGAINE en REGAINE merken heeft en dat uit de relevante handels- en merkenregisters niet blijkt dat Verweerder een eigen recht heeft. De stelling van Eiseres dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam komt de Geschillenbeslechter derhalve niet ongegrond voor.
Ook aan de tweede eis is derhalve voldaan.
Op de Website wordt specifiek informatie gegeven over en geadverteerd voor producten die identiek, dan wel overeenstemmend, zijn aan de producten tegen haaruitval waarvoor de ROGAINE en REGAINE merken zijn geregistreerd.
Eiseres heeft genoegzaam aangetoond dat Verweerder op de hoogte was, of moet zijn geweest, van de ROGAINE en REGAINE merken bij registratie van de Domeinnaam of bij het gebruik voor de Website waarop Eiseres' producten met de ROGAINE en REGAINE merken worden genoemd en daarmee concurrerende producten worden aangeboden. Hierdoor staat voldoende vast dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de Website te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de ROGAINE en REGAINE merken.
Er is derhalve ook aan de derde eis voldaan.
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <rogaine.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 24 augustus 2009