Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI

Demandante: BANKINTER, S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D� Assumpta Zorraquino, Landwell abogados, Avda. Diagonal, 640, 08017 Barcelona.

Demandado: D. Daniel Moncl�s P�rez, de nacionalidad española, con domicilio en c/ San Bernardo, 40, 1� 1 - 28015 Madrid.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio BANKINTER.NET.

La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electr�nico al Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el d�a 23 de mayo de 2000, habiendo sido recibida en papel el d�a 25 de mayo.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electr�nico con fecha 16 junio de 2000 al demandado, quien contest� a la demanda con fecha 7 de julio de 2000 por correo electr�nico, recibi�ndose la copia en papel con fecha 12 de julio.

Con fecha 19 de julio de 2000, de acuerdo con la petici�n de ambas partes de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un s�lo miembro, la OMPI design� a D. Alberto Bercovitz Rodr�guez-Cano como panelista �nico, haci�ndole llegar copia completa de la documentaci�n.

La demandante es la Compañ�a mercantil BANKINTER, S.A., entidad financiera que opera desde 1965 en el ramo de la banca en España. En la actualidad es una entidad financiera de primer orden en el mercado español, por lo que la marca BANKINTER debe considerarse renombrada en España.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominaci�n "BANKINTER", en al menos treinta y siete Clases del Nomencl�tor Internacional, as� como de varias marcas comunitarias con esta misma denominaci�n, y tambi�n de varias marcas "BANKINTERNET". En su escrito de demanda aporta copias de los respectivos t�tulos de concesi�n.

La demandada es una persona f�sica, D. Daniel Moncl�s P�rez, de nacionalidad española.

El demandado registr� a su nombre el Nombre de dominio bankinter.net a trav�s de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya direcci�n en Internet es www.networksolutions.com.

A. Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado "bankinter.net" es id�ntico a varios signos distintivos BANKINTER de su titularidad y muy anteriores en el tiempo, como su nombre comercial (1965), su denominaci�n social, su r�tulo de establecimiento (1989), as� como innumerables marcas con la denominaci�n BANKINTER, en treinta y siete Clases del Nomencl�tor Internacional, las primera de ellas solicitada en 1969 y concedida en 1975, y varias marcas comunitarias (1996) con esa misma denominaci�n.

- que la denominaci�n BANKINTER se ha utilizado siempre por BANKINTER en sus campañas publicitarias, y en la identificaci�n de los productos y servicios que comercializa desde la fecha de su constituci�n. Y coincide asimismo con la denominaci�n social de la compañ�a, constituida en Madrid (España), denominaci�n que ha sido utilizada siempre para identificar sus servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que ofrece todo tipo de servicios financieros, y que sobre todo ha adquirido un posicionamiento important�simo en el nuevo mercado constituido por Internet.

- que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas y en el caso Banesto el uso por parte del demandado del nombre Bankinter en la red constituye una pr�ctica contraria a la buena fe, que constituye imitaci�n y en definitiva un uso ileg�timo de marca ajena.

- que el nombre de BANKINTER.NET es id�ntico a las marcas españolas BANKINTERNET, correspondientes a las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomencl�tor Internacional, solicitadas el 29 de febrero de 1996 y concedidas las dos primeras en fecha 7 de octubre de 1996 y las restantes en fecha de 20 de enero de 1997. Tras la exitosa utilizaci�n de BANKINTERNET como marca identificadora de BANKINTER, S.A. en el nuevo canal Internet, se decidi� a constituir una empresa, filial de BANKINTER, S.A., que se denomina Bankinternet, S.A. y a trav�s de la cu�l se ofrezcen los servicios que se ven�an identificando con la marca BANKINTERNET.

- que el demandado no tiene derechos ni intereses leg�tmos sobre el nombre bankinter.net, puesto que BANKINTER es una marca conocida en el mercado desde su constituci�n el 4 de junio de 1965, siendo ya una marca notoria y de gran prestigio en el momento en que el demandado registr� el nombre de dominio BANKINTER.NET. Y que debe tenerse en cuenta que el mero registro no establece derechos ni leg�timos intereses a favor del titular de un nombre de dominio.

- que el nombre de dominio objeto de la presente demanda ha sido registro de mala fe, con la �nica finalidad de desprestigiar a la compañ�a BANKINTER, y obtener un beneficio econ�mico, tratando de invitar al demandante a realizar una oferta econ�mica al demandado a cambio del nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que del hecho de que el demandado est� domiciliado en la calle San Bernardo, 40, sita en el t�rmino municipal de Madrid, puede inferirse que era conocedor de la notoriedad de la marca BANKINTER al contratar el registro. Al ser BANKINTER una marca especialmente notoria que ofrece sus servicios en el �mbito geogr�fico en el que est� domiciliado el demandado, debe apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que desde la fecha de creaci�n del dominio, el 30 de junio de 1997, el demandado �nicamente ha puesto contenido en la p�gina principal y no ha iniciado en la fecha ofrecimiento de servicio alguno en tal sede web. En este sentido, dos años de inactividad son m�s que suficientes para probar la mala fe en el uso del demandado.

- que BANKINTER, S.A. opera tambi�n como proveedor de servicios de Internet, por lo que para BANKINTER tiene gran importancia el disponer del dominio de primer nivel .net, que es el que aparentemente pretende ofrecer el demandado, y que con ese registro impide al demandante utilizarlo.

- que el hecho de que el demandado incluya en su p�gina web links o enlaces o los principales competidores de BANKINTER, S.A. demuestra, como se señal� en el caso Easyjet, una voluntad de perjudicar el negocio de la demandante.

- que, en vista de que concurren todos los requisitos (nombre id�ntico a sus marcas, ausencia de derecho o inter�s leg�timo por el demandado, y registro y uso de mala fe por �ste �ltimo), solicita sea acordada la transferencia a su favor del nombre de dominio.

B.Demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que la demanda no puede aceptarse por falta de acreditaci�n del t�tulo de representaci�n de la demandante.

- que el sometimiento a arbitraje es voluntario seg�n la ley española, no habiendo consentido el demandado en este caso.

- que en este caso no existe un supuesto de registro abusivo, por no haberse registrado ni usado el nombre de dominio de mala fe.

- que los dominios de Internet no son marcas, por lo que el titular de una marca prioritaria no tiene por ese hecho el derecho exclusivo sobre un nombre de dominio.

- que desconoc�a el registro de las marcas españolas "BANKINTER" de la demandante anteriores al registro de su nombre de dominio. Y la demandante no se dedicaba entonces al �mbito de Internet.

- que "Bankinter" es un nombre gen�rico en ingl�s, y adem�s acorde con los productos y servicios por �l ofrecidos.

- que posee derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio "bankinter.net", por cuanto viene realizando preparativos demostrables para utilizarlo en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios. En concreto, alega que hace un uso leg�timo y leal, "no comercial", del nombre de dominio, "ofreciendo en la p�gina una oferta propia de servicios (informaci�n comparativa entre bancos)".

- que no existe registro ni uso del nombre de mala fe, por cuanto nunca ha puesto a la venta el dominio "bankinter.net"; porque el nombre no fue registrado para impedir que el demandante use sus marcas o denominaci�n social en un nombre de dominio correspondiente; porque no compite con la demandante por ser los servicios por �l ofrecidos de naturaleza distinta, y por ello no puede haber confusi�n; y porque no registr� la p�gina con �nimo de lucro, como lo demuestra el hecho de que cuando �l solicit� el nombre de dominio "bankinter.net" renunci� a registrar "bankinter.com", que en aqu�l momento estaba tambi�n libre; y tambi�n se demuestra porque en aquel momento BANKINTER no era proveedora de servicios de Internet.

- que al no haber solicitado el nombre de dominio .com se pone de manifiesto que no pretend�a obtener ning�n beneficio de la explotaci�n.

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la com�n nacionalidad y domicilio españoles de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la pol�tica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

La parte demandada alega en primer t�rmino dos excepciones preliminares: falta de representaci�n de la demandante e imposibilidad del procedimiento de arbitraje seg�n las leyes españolas.

No puede aceptarse la falta de representaci�n de la demandante, por cuanto esa representaci�n no puede juzgarse con criterios excesivamente formalistas. No cabe dudar de que un abogado que ejercita una acci�n en nombre de un cliente est� actuando de forma correcta, salvo que se pruebe lo contrario.

Adem�s la extensa documentaci�n acompañada a la demanda es prueba sobrada de que D� Assumpta Zorraquino act�a siguiendo instrucciones de su cliente BANKINTER, S.A. En efecto, se acompañan numerosas certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitadas por un Agente de la Propiedad Industrial en representaci�n de BANKINTER, y lo mismo ocurre con los t�tulos de concesi�n de las marcas comunitarias. Se acompañan tambi�n acuerdos del Consejo de la Comisi�n de las Telecomunicaciones concediendo una autorizaci�n a la entidad E-BANKINTER, S.A. y del Consejo de Administraci�n de BANKINTER solicitando la autorizaci�n de un nuevo Banco, as� como la autorizaci�n otorgada por Orden Ministerial del Ministerio de Econom�a y Hacienda para la creaci�n del Banco BANKINTERNET, S.A. E igualmente se aporta un acta notarial en la que comparece D� Ver�nica Palau Hunziker en nombre de BANKINTER, S.A.

Es inimaginable que toda esa documentaci�n hubiera podido ser aportada si la abogada que firma la demanda no actuara realmente en representaci�n de BANKINTER, S.A.

Por lo que se refiere a la imposibilidad del presente procedimiento como procedimiento de arbitraje es igualmente rechazable.

En primer lugar porque seg�n pone de manifiesto la propia "portada de transmisi�n de la demanda", al registrar su nombre de dominio se acepta someterse al procedimiento administrativo que ahora tiene lugar. Pero es que adem�s, el presente procedimiento no constituye un arbitraje en sentido estricto. En el arbitraje, el laudo pone fin con caracter definitivo a la controversia entre las partes, y los jueces y tribunales no pueden conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, art. 11.1). Sin embargo, seg�n se establece en la Pol�tica Uniforme de ICANN, en el art. 4.k, el presente procedimiento no impide a ninguna de las partes someter la disputa a un Tribunal competente, incluso despu�s de haber terminado el presente procedimiento. Es, pues, evidente que no estamos ante un arbitraje en sentido estricto, como tambi�n es cierto que al solicitar el nombre de dominio el demandado se oblig� a someterse al procedimiento establecido en la Pol�tica Uniforme de ICANN.

Procede, por tanto, rechazar las dos excepciones preliminares opuestas por el demandado.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la pol�tica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas BANKINTER y BANKINTERNET que est�n inscritas y que adem�s gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio BANKINTER.NET y las marcas "BANKINTER" y "BANKINTERNET" hay no s�lo una semejanza que induce a confusi�n, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Por otra parte la comparaci�n seg�n establece el art�culo 4.a (i) de la Pol�tica Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparaci�n los productos o servicios para los que la marca est� concedida. Y en este caso es evidente que las marcas, tal como est�n concedidas, protegen las denominaciones "BANKINTER" y "BANKINTERNET".

El demandado alega que viene realizando preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios, concretamente consistentes en comparaci�n de productos y servicios ofrecidos por las diferentes entidades bancarias españolas, y que adem�s no tiene �nimo de lucro, puesto que por ello solicit� el nombre de dominio .net y no el nombre de dominio .com.

Pero lo cierto es que en la p�gina web identificada con el nombre de dominio aparece simplemente que la p�gina est� en construcci�n, junto a los logotipos de una serie de entidades bancarias. Es decir, que el demandado en m�s de tres años (desde el 30 de enero de 1997) no ha ofrecido ninguno de los servicios que menciona. Por otra parte, no ofrece absolutamente ning�n dato que permita acreditar, lo cual ser�a muy f�cil, los intereses profesionales o de otro tipo que justificar�an el hecho de haber solicitado el nombre de dominio. Nada se dice en la contestaci�n a la demanda que permita pensar que el demandado tiene alg�n inter�s leg�timo en ofrecer determinados servicios, que hasta ahora no ha ofrecido, con el nombre de dominio BANKINTER.NET.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca BANKINTER es renombrada en el mercado español, esto es, conocida con car�cter general por el gran p�blico. Por consiguiente, hay una base s�lida para considerar que el demandado, que vive en Madrid, ten�a perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto as�, y faltando todo inter�s leg�timo para esa registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe

Hay que plantearse adem�s si tambi�n ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Pol�tica Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relaci�n importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, es dif�cilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inter�s leg�timo, lo estar� usando de mala fe, puesto que asumir una soluci�n distinta ser�a absolutamente contradictorio. Quien act�a de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar� de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que ten�a en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa leg�tima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podr�an darse en otros supuestos. Pi�nsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que a�n cuando el registro se hizo de mala fe, despu�s de haber transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses leg�timos.

Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que el demandado est� haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ning�n inter�s leg�timo que justifique ni el registro ni nig�n uso previsible.

Alega el demandado que la denominaci�n BANKINTER es gen�rica y hace referencia a las relaciones entre bancos, por lo que se adapta perfectamente al servicio que pretende proporcionar en su p�gina WEB comparando las condiciones ofrecidas por las distintas entidades de cr�dito.

Pero no es cierto que la denominaci�n BANKINTER sea gen�rica. Basta considerar que est� protegida como marca y precisamente la Ley de Marcas de 1988 proh�be registrar las marcas gen�ricas (art. 11.1). Y sin embargo, la marca BANKINTER ha sido concedida tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Oficina de Armonizaci�n del Mercado Interior. Adem�s, la expresi�n gen�rica ser�a en todo caso "interbancario" o alguna similar.

Cabe añadir que precisamente el car�cter renombrado de la marca BANKINTER refuerza su car�cter distintivo.

Por otra parte, es obvio que desde hace tres años en que se concedi� el nombre de dominio BANKINTER �ste no est� siendo utilizado para ofrecer ning�n tipo de servicios, tampoco los que seg�n el propio demandado, �l se habr�a propuesto ofrecer.

De hecho cabe afirmar que el demandado lleva tres años sin hacer uso del nombre de dominio para ofrecer ning�n tipo de servicios propios. En definitiva parece claro que su actuaci�n, que no est� justificada por ning�n inter�s leg�timo, equivale a mantener el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Se dice tambi�n por el demandado que el logotipo utilizado en la p�gina web es distinto al utilizado habitualmente por BANKINTER. Pero ese dato no tiene relevancia, por cuanto la b�squeda por Internet no se realiza en funci�n de los logotipos, el nombre de dominio no se vincula a ning�n logotipo determinado, y tampoco cabe esperar que quien visita la p�gina web de ninguna relevancia a ese dato. Entre otras cosas, porque a menudo los logotipos de las distintas entidades cambian seg�n el medio en que act�an. Y adem�s, tampoco cabe aceptar que se utilice como nombre de dominio la denominaci�n y marca renombradas de una entidad de cr�dito, para hacer publicidad en la p�gina web de otras entidades de cr�dito competidoras. Parece evidente que esa actuaci�n es de notoria mala fe.

En base a toda la la fundamentaci�n anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el art�culo 4 de la Pol�tica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho art�culo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio "bankinter.net" sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

14 de agosto de 2000