WIPO Arbitration and Mediation Center

La demandante es la sociedad española CLESA, S.A., C/ Cardenal Herrera Oria, 67, 28034 Madrid , España (la "Demandante), representada por D. Jordi Bertomeu Garc�a, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La demandada es VESATEC, indicada en el informe de la entidad registradora como registrante y con direcci�n en "Houston, Texas 77006, Estados Unidos de Am�rica", (la "Demandada"). Seg�n alega la Demandante, VESATEC es el nombre comercial que usa la sociedad española VESA TECNOLOGIAS, S.L., con verdadero domicilio en la calle Consejo de Ciento, 213, Barcelona, España. El Panel acepta que este �ltimo es el domicilio de la Demandada.

El nombre de dominio en disputa es <cacaolat.com>, registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Am�rica.

El 21 de septiembre de 2000, el Centro recibi� por correo electr�nico una demanda para su resoluci�n de conformidad con la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporaci�n de Asignaci�n de Nombres y N�meros de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Pol�tica), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 25 de septiembre de 2000, la demanda se recibi� en copia papel. Ese mismo d�a el Centro acus� recibo de la demanda. El 26 de septiembre de 2000 el Centro pidi� verificaci�n de datos de registro a NSI. El 29 de septiembre de 2000 NSI confirm� al Centro que tiene registrado el nombre de dominio <cacaolat.com> a nombre de Vesatec, que el señor Francisco Monteagudo, de Servitec.net S.L. con direcci�n en C/Botanica 49 3� 2�, Hospitalet, Barcelona 08908, España, es contacto administrativo, t�cnico, de zona y para facturaci�n, que el nombre de dominio tiene el status de "activo", y que est� en vigencia la versi�n 5.0 del acuerdo de servicio de registraci�n.

El 3 de octubre de 2000, el Centro notific� la demanda por courier (con anexos) y el comienzo del procedimiento a la Demandada y al señor Monteagudo (contacto administrativo) por courier y por correo electr�nico (sin anexos). El mismo d�a el Centro tambi�n notific� por fax al n�mero 00034932648346 (proporcionado por el registrador) del señor Monteagudo en 29 p�ginas recibidas correctamente seg�n informe de la m�quina de fax de la OMPI. La notificaci�n de la demanda inter alia advert�a expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a m�s tardar el 22 de octubre de 2000, se declarar�a su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Par�grafo 14, el Panel designado podr� extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas. El courier DHL inform� que el env�o fue entregado el 9 de octubre de 2000 en la direcci�n arriba indicada de Servitec.net S.L .No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 25 de octubre de 2000 el Centro le notific� el acuse de ausencia de escrito de contestaci�n, por correo electr�nico. Despu�s de recibir la Declaraci�n de Aceptaci�n, Independencia e Imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 31 de octubre de 2000, el Centro lo design� miembro �nico del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fij�ndose el 13 de noviembre de 2000, como fecha l�mite para dictar la decisi�n.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se present� conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificaci�n impuestos por el Reglamento, Par�grafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dict� ordenes de procedimiento ni extendi� plazos. La demanda se hizo en español. El Panel acepta las alegaciones de la Demandante que la Demandada realmente tiene domicilio en España. En cualquier caso, el señor Francisco Monteagudo, contacto administrativo, t�cnico y para facturaci�n tiene domicilio en España. Adem�s, el español es el idioma en que se tramitar�a eventualmente el caso ante la jurisdicci�n mutua elegida por la Demandante en la demanda. Por ello, conforme al Reglamento, Par�grafo 11, el Panel decide que el procedimiento se tramite en español.

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, ya que fueron alegados en la demanda o constan en los documentos a ella adjuntados; no fueron objeto de contestaci�n por parte de la Demandada.

CACAOLAT distingue una bebida a base de leche, cacao y az�car cuyo origen se remonta al año 1931. Originalmente perteneci� a la compañ�a Catalana LETONA S.A. En 1971 fue adquirida por el Grupo CLESA y su difusi�n y popularidad se extendieron a nivel nacional.

La marca CACAOLAT goz� desde su nacimiento de una gran notoriedad p�blica. Ya estuvo presente en la Feria de Muestras de Barcelona de 1933.. La marca ha tenido gran difusi�n publicitaria, incluyendo el auspicio de eventos deportivos y retransmisiones radiof�nicas. Por lo alegado y probado por la Demandante el Panel acepta que CACAOLAT es una marca de gran renombre y prestigio en el mercado español y que es conocida all� desde antiguo.

La Demandante ha probado que es la titular de la marca española CACAOLAT en las fechas de solicitud y bajo los n�meros, tipolog�a y clases del nomenclador internacional siguientes:

MARCA NUMERO TIPO FECHA ESTADO CLASES

Cacaolat	87739	Denominativa	16/12/31	Concedida	30,32
Cacaolat	108475	Denominativa	01/04/36	Concedida	29
Cacaolat	519201	Mixta	25/11/66	Concedida	29,30
Cacaolat	709899	Denominativa	10/04/73	Concedida	5
Cacaolat	709900	Denominativa	10/04/73	Concedida	16
Cacaolat	709901	Denominativa	10/04/73	Concedida	21
Cacaolat	946781	Mixta	11/06/80	Concedida	30
Cacaolat	1193363	Mixta	07/04/87	Concedida	30
Cacaolat	1528404	Mixta	29/09/89	Concedida	30
Cacaolat	2153696	Denominativa	31/03/98	Concedida	1

La Demandante tambi�n ha probado que es titular de las marcas CACAOLAT registradas en pa�ses distintos de España, seg�n el detalle siguiente:

MARCA PAÍS NUMERO TIPO SOLICITUD ESTADO CLASE

El nombre de dominio en disputa fue registrado con NSI el 29 de mayo de 1998. El registro se hizo en el marco de un acuerdo de servicio que preve�a que el registrante se sujetaba a la pol�tica de resoluci�n de disputas en vigencia, y que se entender�a que el cambio de esa pol�tica lo obligaba desde que el cambio se publicara en el sitio web de la entidad registradora. A partir del 1� de enero de 2000 la pol�tica de resoluci�n de disputas que vincula a la entidad registradora y al registrante es la Pol�tica de ICANN actualmente en vigencia y que ha sido invocada por la Demandante en su demanda. La Demandada mantuvo el registro del dominio despu�s del 1� de enero de 2000, con lo que queda claro que est� vinculada a este procedimiento ICANN de acuerdo a la Pol�tica y a su Reglamento.

A) Resumidamente, la Demandante alega que:

El nombre de dominio en disputa es id�ntico a las marcas CACAOLAT que ostenta la compañ�a CLESA, S.A.

El titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca CACAOLAT. Dicha denominaci�n no se identifica con una sociedad, producto o servicio por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que el demandado no dispone de ning�n derecho ni inter�s leg�timo para utilizar la denominaci�n CACAOLAT, a la hora de identificar los productos o servicios que ofrece.

Ni el demandado ni el contacto Francisco Monteagudo son conocidos en el mercado, ni presencialmente como CACAOLAT ni tampoco son conocidos con dicha denominaci�n en el mercado virtual ya que no han vinculado el nombre de dominio con una p�gina web en la cual se realice una oferta seria de productos o servicios, sino que, desde el momento del registro, el 29 de mayo de 1998, su sede web se halla inactiva, por lo que se puede afirmar que aun no se dirige a ning�n mercado. Tampoco se aprecia una voluntad de iniciar una actividad comercial leg�tima en el futuro. Dos años de inactividad resultan ser m�s que suficientes para constatar una clara falta de voluntad por parte de la demandada.

Al ser CACAOLAT una marca especialmente notoria y comercializ�ndose el producto que ampara, entre otros, en el �mbito geogr�fico en el que est� domiciliado el demandado, habr�a de apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio CACAOLAT.COM

Se ha puesto de manifiesto una especial mala fe en el uso del nombre de dominio <cacaolat.com> por parte de la demandada.

B) La Demandada no ha contestado la demanda. Despu�s que se le notific� el incumplimiento de su carga de contestar la demanda, tampoco present� escrito alguno al Centro o a este Panel.

Seg�n lo alegado y probado satisfactoriamente por la Demandante, el Panel considera que el nombre de dominio <cacaolat.com> es id�ntico a la marca CACAOLAT o, considerando el agregado del dominio de nivel superior gen�rico ".com", por lo menos similar de un modo que lleva a la confusi�n con la marca CACAOLAT de la Demandante.

La Demandante ha probado el extremo de la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(i).

En el presente caso, la Demandante, titular de una marca registrada y muy renombrada en España y registrada en muchos otros pa�ses, niega en general que la Demandada tenga derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. En particular, la Demandante ha negado que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio, tenga marca registrada alguna correspondiente al nombre de dominio, o haya hecho uso alguno del nombre de dominio del que pueda desprenderse que tuviera derechos o intereses leg�timos.

Todo demandado en un procedimiento ICANN tiene la carga de hacer alegaciones espec�ficas y presentar los documentos pertinentes en su defensa, de acuerdo al Reglamento, Par�grafo 5(b)(i) y 5(b)(ix). En particular, cuando el demandante niega que el demandado posea derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, corresponde al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean favorables. Entre otras cosas la Demandada pod�a haber intentado alegar y probar alguna de las circunstancias de la Pol�tica, Par�grafo 4(c). Sin embargo, al haber incumplido la carga de contestar la demanda y omitido toda presentaci�n la Demandada ha preferido no ilustrar al Panel, que de ese modo necesariamente depende, para resolver el caso, de las alegaciones consistentes contenidas en la demanda, y de sus documentos anexos.

Por otra parte, el d�a 31 de octubre de 2000 el Panel en forma independiente ha realizado un intento de visitar el sitio web bajo el URL (localizador uniforme de recursos) http://www.cacaolat.com, utilizando el programa navegador Internet Explorer. El intento produjo como resultado un mensaje de error de DNS consistente en que "no se puede encontrar el servidor". El sitio web est� absolutamente inactivo. Ello impide extraer inferencias favorables a la Demandada en cuanto a que posea derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, y seg�n lo autorizado por el Reglamento, Par�grafo 14, el Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio, conforme a la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii).

La demandante ha alegado que LACTONA S.A. recibi� una oferta de venta del nombre de dominio de dos abogados que dec�an representar a la Demandada. Por la falta de contestaci�n de la demanda el Panel decide aceptar dicha alegaci�n de la Demandante. La Demandante no ha ilustrado al Panel sobre cu�l es la suma que se pretend�a en dicha oferta. Sin embargo, el Panel encuentra justificada la presunci�n de la Demandante que se trataba de una suma en todo caso superior a los costos efectivamente desembolsados en relaci�n con el nombre de dominio. A todo efecto pr�ctico, que la oferta se hiciera a LACTONA S.A., que es propiedad al 100 % del grupo CLESA aqu� Demandante, equivale a que la oferta se hiciera a la misma CLESA, ya que est� probado que LACTONA S.A. hab�a sido la propietaria de la marca por largos años, y que ahora pertenece a la Demandante.

Todo ello, unido a que la marca de la Demandante es muy conocida en España, y a que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, permite inferir que al momento del registro la Demandada ten�a el prop�sito principal de obtener ileg�timamente un provecho por la venta del dominio a la Demandante. Ello es una circunstancia t�pica de registro del dominio con mala fe, de acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(b)(i). En consecuencia, el Panel considera que la Demandante ha probado el extremo requerido en la Pol�tica, Par�grafo 4(a)(ii).

La inactividad absoluta del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, constatada por el Panel, no favorece a la Demandada. Si se tiene en cuenta que a la fecha de la presente decisi�n han pasado m�s de dos años desde el registro del nombre de dominio, la inactividad del sitio web correspondiente conduce a inferir que el uso del nombre de dominio lo es de mala fe. El Panel acepta los ilustrados razonamientos de la decisi�n en el caso OMPI D2000-0003 Telstra v. Nuclear Marshmallows, segun las que cuando existen circunstancias relevantes, de la inactividad se puede inferir que existe uso de mala fe. En este caso el Panel considera relevantes los siguientes hechos:

a) La oferta de venta del dominio a una controlada de la demandante, que con toda verosimilitud los ofertantes pudieron entender que era la titular de la marca y/o quien pod�a aceptar la oferta.

b) La pr�ctica identidad del dominio con una marca antigua, acreditada y muy renombrada en España, cuyo desconocimiento no podr�a razonablemente esgrimir la Demandada, cuyo contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n, el señor Monteagudo, reside en España.

c) La inexistencia de derechos o intereses leg�timos de la Demandada sobre el nombre de dominio.

d) El haber proporcionado la Demandada - o la persona que en su nombre registr� el dominio - una direcci�n en Houston, Texas, Estados Unidos de Am�rica, como direcci�n del registrante al momento de registrar el nombre de dominio, cuando en realidad se trata de una persona jur�dica residente en España, precisamente el pa�s donde no se puede alegar el desconocimiento de la marca CACAOLAT famosa y ajena.

e) La permanencia en el registro del nombre de dominio en disputa importar�a obstruir ileg�timamente a la Demandante el leg�timo acceso a la Internet bajo su marca propia; asimismo, se induce a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es t�cnicamente incapaz de mantenerlo operativo.

f) La coincidencia de decisiones de tribunales españoles fundadas en las leyes de Marcas N� 32/88, que permite obtener medidas cautelares contra el titular del nombre de dominio (arts. 31 y concordantes), y de Competencia Desleal de 1991. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel, aceptando el razonamiento de los panelistas que decidieron los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001, se siente autorizado - para ilustrar su decisi�n - a guiarse por la legislaci�n relevante y su aplicaci�n por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M., http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm 1. A la luz de la Ley de Marcas de España, art�culo 31 y concordantes, el Panel considera que el uso que la Demandada ha hecho del dominio id�ntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante, le dar�a a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". As� lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita, D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 Televisi�n, S.A. y D2000-0779 Sociedad Española de Radiodifusi�n, S.A., que involucraban a partes con domicilio en España, y en los que el Panel consider� � como lo hace en este caso � que el Panel puede ilustrarse con las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España. En Raimat y Uralita el Panel consider� aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N� 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N� 9 de Madrid. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente tambi�n se juzgar�a de mala fe en España el uso de la marca CACAOLAT que hace la Demandada en el nombre de dominio <cacaolat.com>.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante ha probado a satisfacci�n que la Demandada usa de mala fe el nombre de dominio (Pol�tica, par�grafo 4(a)(iii)).

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el nombre de dominio <cacaolat.com> es id�ntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que la Demandada no tiene derechos ni intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, y que el mismo ha sido registrado y se usa de mala fe.

En consecuencia, de acuerdo a la Pol�tica, Par�grafo 4(i) y el Reglamento, Par�grafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <cacaolat.com> sea transferido a la Demandante, CLESA, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista �nico

10 de noviembre de 2000

1. Se destacan las siguientes disposiciones: "Art�culo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tr�fico econ�mico. Singularmente, el titular podr� designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Art�culo 31: 1. El titular de la marca registrada podr� ejercitar las acciones del art�culo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tr�fico econ�mico, sin su consentimiento, una marca o signo id�ntico o semejante para distinguir productos o servicios id�nticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el p�rrafo anterior podr� prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Art�culo 35: El titular de una marca registrada podr� ejercer ante los �rganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Art�culo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr� pedir en la v�a civil: a) La cesaci�n de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopci�n de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaci�n (...)."