Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI

Demandante: Banco de Vitoria, S.A., con domicilio en Calle Postas, 22, 01001 Vitoria � España, representada por Dña. Elena Nuevo Cuadrillero y Don Ignacio Ayala Soto, Avda. Gran V�a de Hortaleza, 3, Edificio Corporativo, 28043 Madrid � España.

Demandado: D. Vicente Mota Jim�nez, aparentemente de nacionalidad española, con domicilio en Paseo R�o Guadiela, 15, 45007 Toledo, Toledo � España.

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <bancodevitoria.net>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es BulkRegister.com, Inc., con domicilio en 7 East Redwood St. Baltimore, MD 21202, Estados Unidos de Am�rica.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambi�n por ese Organismo para desarrollo de esa "Pol�tica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el d�a 4 de abril de 2001, por correo electr�nico, confirm�ndose en formato papel el 6 de abril de 2001.

3.2. Tras la verificaci�n registral correspondiente, la demanda fue notificada con fecha 19 de abril de 2001 al demandado, quien no procedi� a darle contestaci�n.

3.3. El 14 de mayo de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personaci�n y contestaci�n a la demanda que hab�a sido presentada.

3.4. Mediante comunicaci�n de 30 de mayo de 2001 se designa como experto a D. Alberto de Elzaburu como panelista �nico, a quien se da traslado del expediente completo.

4.1. La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con un logo caracter�stico. Varios de los registros incluyen adem�s de esta marca principal expresiones gen�ricas o elementos accesorios. Los registros de los que es titular la demandante han quedado debidamente acreditados en el documento n�mero 3 del escrito de demanda.

De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español n�mero 1.288.015 BANCO DE VITORIA para distinguir "servicios de comunicaciones" en la clase 38.

Por otra parte, es de hacer notar que la marca BANCO DE VITORIA se corresponde con la propia denominaci�n social de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A., que fue constituida el 8 de marzo de 1900, y que efectivamente es conocida por dicha denominaci�n.

4.2. El demandado obtuvo el nombre de dominio <bancodevitoria.net> el 27 de octubre de 2000, siendo el status del nombre de dominio "registrar LOCK".

4.3. No es posible acceder a ning�n sitio web www.bancodevitoria.net.

El demandante establece en su escrito:

- Que "BANCO DE VITORIA" es una marca propiedad de BANCO DE VITORIA, S.A., entidad constituida el 8 de marzo de 1900, sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.

- Que la marca "BANCO DE VITORIA" est� registrada en las 42 clases del Nomencl�tor Internacional.

- Que la demandante ha venido realizando un uso continuado de su marca "BANCO DE VITORIA", utiliz�ndola adem�s en numerosas campañas publicitarias y patrocinando eventos, lo que hace que la marca "BANCO DE VITORIA" goce de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es id�ntico a la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, con el consiguiente riesgo de confusi�n o asociaci�n entre dicho dominio y la demandante, por lo que el nombre de dominio infringe los derechos de la demandante como titular de las citadas marcas, invocando igualmente la especial protecci�n que a las marcas notorias otorga el Convenio de la Uni�n de Par�s, o los acuerdos ADPIC. Asimismo, añade que el registro de nombre de dominio controvertido implica un acto de competencia desleal.

- Que el demandado no ostenta ning�n derecho ni inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio en cuesti�n y que, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", no es cre�ble que la elecci�n del mismo haya sido casual.

- Que, el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto implica una apropiaci�n indebida de una marca notoriamente conocida.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <bancodevitoria.net>.

De acuerdo con la documentaci�n relativa a este procedimiento, el 19 de abril de 2001 le fue notificada la demanda al demandado, quien no contest� a la misma.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Pol�tica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad denominativa entre el nombre de dominio <bancodevitoria.net> y las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que el demandante es titular acreditado. Obviamente, la part�cula <.net> no entra en juego en la comparaci�n a efectuar.

Por otra parte, el hecho de que la mayor�a de las marcas registradas de la demandante incluyan junto a la denominaci�n "BANCO DE VITORIA" un logotipo caracter�stico no destruye la coincidencia denominativa y la consiguiente semejanza, m�xime teniendo en cuenta que tales elementos gr�ficos no pueden ser utilizados como nombre de dominio.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses leg�timos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado no ha contestado a la demanda por lo que no es posible conocer su versi�n sobre la posible existencia de derechos o intereses leg�timos para la adopci�n del nombre de dominio <bancodevitoria.net>

No obstante, este Panel entiende:

- dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" del demandante, en principio no cabe que el demandado ostente ni haya ostentado derechos o intereses que puedan calificarse como leg�timos en relaci�n con la denominaci�n "BANCO DE VITORIA".

- en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la ausencia de contestaci�n a la demanda como una asunci�n o reconocimiento impl�cito por el demandado que no contest�, de la inexistencia de esos derechos o intereses leg�timos a su favor. Entre tales decisiones podemos citar los casos OMPI No. D2000-0045 o OMPI No. D2000-1402.

- teniendo en cuenta la espec�fica legislaci�n y los especiales requisitos para operar en España como entidad bancaria, es impensable que el demandado haya operado en la pr�ctica leg�timamente bajo la denominaci�n BANCO DE VITORIA, existiendo ya adem�s una entidad bancaria con dicho nombre.

De las circunstancias acreditadas en el procedimiento no se desprende la existencia de ninguna de las posibles circunstancias acreditativas de derechos o intereses leg�timos a favor del demandado, establecidas en el p�rrafo 4.c de la Pol�tica Uniforme.

Por todo ello, el Panel considera tambi�n probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Pol�tica Uniforme.

El Panel desea comenzar por señalar su conclusi�n sobre la concurrencia de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.

Tal afirmaci�n proviene de la consideraci�n de tres aspectos:

- hay que subsumir directamente la actuaci�n del demandado en el supuesto tipificado en el p�rrafo 4.B ii) de la Pol�tica Uniforme.

- la consideraci�n de notoria que este Panel reconoce a la denominaci�n "BANCO DE VITORIA".

- actitud o tenencia pasiva del demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

(i) Aplicabilidad del p�rrafo 4 b ii) de la Pol�tica Uniforme

Dicho p�rrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si se adopt� por el demandado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello pueda constituir un patr�n de conducta en la actuaci�n de aqu�l.

En el presente caso la adopci�n del nombre de dominio <bancodevitoria.net> por el demandado impide incuestionablemente que el titular de la marca "BANCO DE VITORIA" pueda adoptarla como nombre de dominio en el correspondiente nivel superior .NET.

En este sentido, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, al registrar el nombre de dominio <bancodevitoria.net> el demandado era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopci�n de dicho nombre de dominio resulta susceptible de inducir a los consumidores a la err�nea creencia de que se trata de un dominio identificativo de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.

Como se señal� en la resoluci�n del caso OMPI No. D2000-0018, en el caso de marcas de alto renombre, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, -o, como en este caso, no puede cabalmente negarse-, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

(ii) La denominaci�n BANCO DE VITORIA constituye adem�s una marca notoria.

Como se ha señalado repetidamente, es indiscutible la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", aunque la ausencia de contestaci�n a la demanda no permite conocer si el demandado habr�a reconocido la existencia de esa notoriedad al adoptar el nombre de dominio controvertido.

Sin embargo, teniendo en cuenta tal notoriedad de las circunstancias no cabe prever que exista una explicaci�n plausible por la que el demandado decidiera adoptar como nombre de dominio dicha denominaci�n, como no fuera precisamente por la perspectiva potencial de obtener alg�n tipo de beneficio o de impedir el uso de la denominaci�n por su leg�timo propietario.

En este sentido, procede adem�s destacar que el proyecto de nueva Ley de Marcas española, tal y como se public� en el Bolet�n Oficial de las Cortes Generales de España de 9 de marzo de 2001, permite en su art�culo 35 al titular de una marca registrada prohibir a un tercero la utilizaci�n del signo como nombre de dominio.

(iii) Tenencia pasiva

La falta de todo uso del nombre de dominio controvertido, hace inevitable llegar a la conclusi�n de que se ha producido por el demandado una tenencia pasiva del nombre de dominio.

La tenencia pasiva constituye, seg�n interpretaci�n consagrada por numerosas decisiones emanadas tambi�n del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuesti�n (Decisiones OMPI No.D2000-0464, OMPI No.D2000-0003, OMPI No.D2000-0239 y OMPI No. D2000-1402, entre otras), sobre todo en casos como el presente, en el que el demandado es consciente, dada la notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo para que el leg�timo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio.

El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el p�rrafo 4 a) de la Pol�tica Uniforme tambi�n concurre en el presente supuesto.

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <bancodevitoria.net> es id�ntico a las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que es titular el demandante; que dicho registro se produjo sin existir derecho o inter�s leg�timo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <bancodevitoria.net> al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

12 Junio de 2001