Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Le requérant est la Société anonyme Dekra-Veritas Automobile dont le siège est 11-13 avenue Georges Politzer 78190 Trappes (France).

Le mandataire autorisé par le requérant est e-lex Conseil, Conseils en propriété industrielle, 68, rue Pierre Charron 75008 Paris (France).

Le défendeur, tel que déclaré à l'unité d'enregistrement, est la Société Dekra-ACL domiciliée 209, route de Toulouse 87000 Limoges (France).

Toutefois, la raison sociale légale du défendeur, telle que déclarée au registre du commerce et des sociétés (R.C. Limoges n° B 389080946), est la S.A.R.L. Automobile Contrôle Limousin dont le siège est 209, route de Toulouse 87000 Limoges.

Les noms de domaine concernés sont <dekra.org> et <dekra.net>.

Ils ont été enregistrés le 16 septembre 1998.

L'unité d'enregistrement est Network Solutions Inc., 55 Huntmar Drive, Herdon, Virginia 20170.

Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (ci-après dénommé le « Centre ») a reçu le 7 décembre 2001 par e-mail et par courrier recommandé le 11 décembre 2001 une plainte de la société anonyme Dekra-Veritas Automobiles. Elle désigne dans sa plainte e-lex Conseil, Conseil en propriété industrielle, en qualité de représentant autorisé.

Dans la plainte ci-dessus il est indiqué que le paiement des taxes requises a bien été effectué.

Le 14 décembre 2001, le Centre accuse réception de la plainte par e-mail.

Le 17 décembre 2001, le Centre sollicite auprès de l'unité d'enregistrement les vérifications nécessaires en relation avec ce litige. Le 18 décembre 2001, la réponse est transmise au Centre par e-mail.

Le 19 décembre 2001, le Centre vérifie sur sa check-list que la plainte répond bien au Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles ») approuvées par l'ICANN le 24 octobre 1999, et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des principes directeurs précités.

Le 20 décembre 2001, le Centre notifie la plainte au défendeur ainsi que l'ouverture de la procédure administrative. La plainte est également communiquée à toutes les parties concernées conformément aux Règles.

Le 20 décembre 2001, le Centre adresse au requérant une note concernant la langue de procédure renvoyant la décision à la Commission administrative.

Le 11 janvier 2002, le Centre adresse une notification d'un manquement au défendeur qui n'a pas répondu dans les délais prescrits à la plainte.

Le 18 janvier 2001, le Centre invite par e-mail Jean-Claude Combaldieu à servir comme expert dans ce litige. Le même jour une déclaration d'acceptation, d'impartialité et d'indépendance est adressée au Centre par télécopie.

Le 22 janvier 2001, le Centre notifie aux deux parties la nomination de la Commission administrative composée de Jean-Claude Combaldieu comme expert unique.

Le même jour, le dossier est envoyé à la Commission administrative par courrier DHL.

Il apparaît donc que toute la procédure est parfaitement régulière en application des Principes directeurs, des Règles et des Règles supplémentaires.

La présente décision est rédigée en français en application du paragraphe 11.a) des Règles, compte tenu notamment du fait que les deux parties sont de nationalité française.

La plainte est basée sur les éléments suivants:

- Une marque française semi-figurative DEKRA a été déposée le 18 septembre 1987 sous le numéro 877408 dans les classes 9, 35, 41 et 42. Le titulaire actuel est l'association de droit allemand Dekra e.V. domiciliée Handwerkstrasse 15 D-70565 Stuttgart (Allemagne). Elle a été renouvelée le 10 septembre 1997. Elle est enregistrée sous le n° 1.489.135. Elle vise notamment les services de vérification, de contrôle et de sécurité.

- Une marque internationale semi-figurative DEKRA a été déposée le 29 septembre 1987, pour une durée de 20 ans, sous le n° 517098 dans la classe 42 par la même association de droit allemand Dekra e.V. Elle a été demandée pour l'Autriche, le Bénélux, l'Espagne, la France, l'Italie, le Liechtenstein, Monaco, le Portugal, Saint-Marin et la Suisse.

- Une marque française semi-figurative "Allez chez Dekra pour plus de sécurité sinon allez chez Veritas auto pour plus de sécurité" déposée le 22 avril 1996 par le requérant dans les classes 9, 12, 37, et42 et enregistrée sous le n° 96 622214 . Elle vise notamment les services de contrôle technique des véhicules.

Par ailleurs, il est rappelé que selon le WHOIS les noms de domaine litigieux <dekra.org> et<dekra.net> ont été enregistrés le 16 septembre 1998.

Le requérant expose d'abord qu'il a reçu licence d'exploitation des marques DEKRA de leur titulaire, l'association de droit allemand Dekra e.V., et qu'il a reçu également de celle-ci tout pouvoir pour "agir en son nom et pour son compte" à l'encontre du titulaire des noms de domaines <dekra.net> et <dekra.org> .Il produit ce pouvoir ,en date du 21 septembre 2001, dans son dossier, avec une identification devant un notaire allemand, des signataires desdits pouvoirs.

Le requérant explique ensuite qu'il est le leader du contrôle technique des véhicules automobiles en France.

Pour cette activité il a reçu une licence de la marque DEKRA pour la France, les territoires et les départements d'Outre-mer, Monaco et Andorre.

Il expose aussi que le 1 janvier 1994 il a passé un accord de partenariat avec le défendeur "Automobile Contrôle Limousin" aux termes duquel il mettait à disposition le savoir-faire et les techniques de contrôle automobile du réseau Dekra. Cet accord, limité au centre de contrôle de Limoges, prévoyait le droit d'utiliser DEKRA à titre d'enseigne. Cette concession était exclusive et limitée aux départements français de la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse.

Le requérant développe alors les arguments suivants:

Les noms de domaine <dekra.net> et <dekra.org> déposés par le défendeur reproduisent purement et simplement les marques du requérant. La première condition posée par le paragraphe 4a) des Principes directeurs est donc remplie.

Le défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine ni intérêts légitimes qui s'y attachent et les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

En effet lors de l'enregistrement des noms de domaine le défendeur, la société ACL, avait un contrat de partenariat (qui a cessé le 31 décembre 1999) avec le requérant. Or ce contrat prévoyait une limitation géographique et un droit d'usage du signe DEKRA strictement limité pour servir d'enseigne au centre technique de Limoges. Cette enseigne ne pouvait de surcroît être utilisée qu'en association avec le nom ACL pour bien marquer l'indépendance juridique et financière des deux entreprises

Or le défendeur a déposé les noms de domaine litigieux, sans autorisation, au nom de DEKRA-ACL laissant croire qu'il s'agissait de son nom commercial ou sa raison sociale. Il n'en avait pas le droit. Il a tenté de se donner ainsi un intérêt légitime de façade en créant de surcroît une réelle confusion entre les deux entreprises.

Les noms de domaine ont été enregistré sans autorisation et sans information. Cette démarche a donc été effectuée sans droits ni intérêts légitimes et contre les intérêts du requérant.

Les noms de domaine avec .net ou .org ont évidemment une portée internationale ce qui est en totale contradiction avec les limitations géographiques du contrat de partenariat. Ceci crée une confusion avec les droits du requérant sur le plan international.

A la fin du contrat de partenariat, le défendeur a gardé les noms de domaine litigieux et a refusé de les rétrocéder. Bien plus, le défendeur a tenté de se servir de ces noms de domaine comme moyens de pression pour tenter de trouver une "solution globale" au différent qui opposait les deux parties.

Enfin, dernier élément, le défendeur ne fait pas usage de ces noms de domaine: les pages correspondantes sur internet indiquent :"Site en construction". Selon une jurisprudence bien établie la détention passive est un élément révélateur de mauvaise foi.

Le requérant conclue que les conditions prévues à l'article 4a) des Principes directeurs sont bien remplies et demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.

Le défendeur est défaillant car il n'a pas répondu à la plainte. Il n'a donc présenté aucun argument en réponse.

Le paragraphe 15.a) des Règles indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l'occasion d'une plainte: la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et les Règles d'application ainsi que toutes les règles et principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4.a) des Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points suivants:

(1) le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

(2) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni intérêt légitime qui s'y attache,

(3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le requérant a reçu tout pouvoir du titulaire des marques DEKRA pour agir au nom et pour le compte de ce dernier à l'encontre du titulaire des noms de domaine <dekra.net> et <dekra.org>. C'est donc à bon droit qu'il peut opposer au défendeur la marque française DEKRA n°1.489.135 du 18 septembre 1987 et la marque internationale DEKRA n°517.098 du 29 septembre 1987.

Le requérant oppose aussi son propre slogan " Allez chez Dekra pour plus de sécurité sinon allez chez Veritas Auto pour plus de sécurité" déposé à titre de marque française n° 96.622214 enregistrée le 22 avril 1996.

Il est patent que les noms de domaine litigieux reproduisent à l'identique la partie verbale des deux premières marques visées ci-dessus. Ils reproduisent aussi l'un des éléments distinctifs de la marque slogan du requérant ainsi que l'un des éléments de sa raison sociale.

Le requérant a bien exposé que les marques DEKRA sont utilisées par le titulaire et par le requérant pour certifier l'appartenance à un "réseau Dekra" offrant les services de contrôle technique notamment des véhicules automobiles.

Par conséquent non seulement il y a identité ou similitude entre les noms de domaine litigieux et les marques opposées mais il est aussi parfaitement clair que ces noms de domaine créent une confusion avec les droits des titulaires des marques DEKRA et les droits de ceux qui sont légalement autorisés à utiliser ces dernières.

En conclusion nous estimons que la condition d'identité, ou à tout le moins de similitude prêtant à confusion, est totalement établie.

Le défendeur étant défaillant, il n'a présenté aucun argument en sa faveur.

Au vu des éléments présentés par le requérant, ainsi qu'au vu de l'examen du dossier effectué par la commission administrative, il apparaît que le défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni d'intérêts légitimes.

En effet (et indépendamment de la question de l'identité ou de la similitude examinée ci-dessus), le défendeur avait reçu dans le contrat de partenariat du 1 janvier 1994 un droit d'utilisation du signe DEKRA uniquement à titre d'enseigne, pour un centre technique particulier, et à condition d'y associer sa propre raison sociale. De plus ses droits étaient géographiquement très limités.

Or en enregistrant les noms de domaines litigieux non seulement le défendeur s'est mis en situation de contrefaçon mais il s'est aussi arrogé des droits qu'il n'avait pas contractuellement. De surcroît, depuis la cessation du contrat de partenariat, il n'a strictement plus le moindre droit sur l'utilisation du signe DEKRA et ne peut donc justifier d'un intérêt légitime.

En conclusion, nous estimons que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine incriminés.

L'enregistrement et l'usage de mauvaise foi nous paraissent établis par les éléments suivants:

- L'enregistrement des noms de domaine a été fait à l'insu des titulaires des marques et notamment du requérant. Le défendeur s'arrogeait ainsi des droits qu'il savait très probablement ne pas avoir.

- L'enregistrement a été opéré au nom d'une entité "DEKRA-ACL" qui n'a pas la personnalité juridique et qui est trompeuse en prêtant à confusion. Il est difficile d'imaginer que le défendeur n'en avait pas conscience.

- Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 septembre 2001 et du 25 octobre 2001 le requérant, par l'intermédiaire de son conseil en propriété industrielle, a mis en demeure le défendeur de lui transférer les deux noms de domaine litigieux. Ces lettres sont restées sans suite. Le conseil du requérant indique dans sa seconde lettre qu'au cours d'une conversation téléphonique le représentant de ACL lui aurait dit qu'il serait prêt "à envisager cette rétrocession dans le cadre d'une solution globale…".Si tel est le cas (rappelons que le défendeur est défaillant et n'a donc pas contredit cette assertion) on peut penser que le défendeur utilisait les noms de domaine comme moyen de pression.

- Le défendeur ne fait aucun usage des noms de domaine incriminés. Les pages Internet correspondantes indiquent qu'il s'agit de sites en construction. Or selon une jurisprudence bien établie le défaut d'utilisation d'un nom de domaine lié à sa rétention est un élément constitutif de mauvaise foi.

- Enfin la défaillance du défendeur, si elle ne constitue pas en soi une preuve de mauvaise foi, est un élément qui peut être pris en considération dans le contexte général du litige.

En conclusion, la commission administrative considère que le faisceau d'éléments soumis par le requérant constitue des preuves suffisantes d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi.

Vu les paragraphes 4)i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission Administrative décide:

a) que les noms de domaine <dekra.org> et <dekra.net> enregistrés par le défendeur, sous le nom de DEKRA-ACL, sont identiques ou du moins similaires au point de prêter à confusion avec les marques et autres droits opposés par le requérant: la société Dekra-Veritas Automobile.

b) que le défendeur n'a aucun droit ni intérêts légitimes à disposer des noms de domaine <dekra.org> et <dekra.net>.

c) que ces noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

En conséquence , la Commission Administrative ordonne que les noms de domaine <dekra.org> et <dekra.net> soient transférés au requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert unique

Le 30 janvier 2002

WIPO Arbitration and Mediation Center

Having seen Paragraphs 4.i) of the Policy and 15 of the Rules,

The Administrative Panel decides:

(a) that the Domain names <dekra.org> and<dekra.net> registered by the Respondent, under the name DEKRA-ACL, are identical or anyway confusingly similar to the trademarks and other rights opposed by the Complainant Dekra-Veritas Automobile.

(b) that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain names <dekra.org> and <dekra.net>.

(c) that these Domain names has been registered and used in bad faith.

Accordingly, the Administrative Panel requires that the Domain names <dekra.org> and <dekra.net> be transferred to the Complainant.

Jean-Claude Combaldieu
Sole Panelist

Dated: January 30, 2002