세계지적재산권기구 중재조정 센터
행정패널 결정문
Adidas-Salomon AG 대 Jim Yoon / Yunkook Jung
사건번호: D2005-0386
Also Pdf File D2005-0386
1. 당사자
신청인: Adidas-Salomon AG, Herzogenaurach, Germany.
신청인의 대리인: Gregor S.P. Vos, Klos Morel Vos & Schaap, Amsterdam, Netherlands.
피신청인: Jim Yoon / Yunkook Jung, 경주시, 경상북도, 대한민국.
2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <addidas.com>이고, 분쟁도메인이름은 국제도메인등록기관 “Korean Information Certificate Authority, Inc.”(DomainCA.com, 이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 4월 13일 전자서면 양식으로, 2005년 4월 15일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며, 센터는 2005년 4월 13일 해당 서류의 접수를 확인하는 통지를 하였다.
센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 4월 13일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 4월 14일 센터에 보낸 이메일 답변을 통해서 피신청인이 현재 분쟁도메인이름의 등록인임을 확인해 주었고 더불어 도메인이름의 행정(administrative), 수수료 (billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부 접촉 정보 등을 제공하였다
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다. 센터는 2005년 4월21일에 행정절차상 언어가 한국어라는 점과 신청인이 신청서의 한국어 번역본을 제출해야 한다는 점을 통지했다. 그러나, 신청인은 시간적 제약과 번역의 어려움을 호소했고, 센터는 분쟁도메인이름 등록인 즉 피신청인의 연락처가 미국소재의 연락처로 되어 있었고 피신청인의 성명 또한 미국식 성명으로 등록되어 있었던 점 그리고 그러한 상황 하에서 더 이상 신청인에게 번역을 요구하고 그에 소요되는 시간 동안 절차를 지연시키는 것이 신청인과 피신청인 모두에게 아무런 도움이 되지 못한다는 점을 고려해서, 신청서의 한국어 번역본의 제출없이 절차를 진행하기로 했다. 단 센터의 통지문은 한국어로 이루어졌으며, 답변서는 한국어로 제출가능하다는 사실이 피신청 인에게 통지되었다. 그리고 행정절차상의 언어에 대한 최종적은 판단은 행정패널에 의하여 이루어질것이라는 사실 역시 통지하였다.
센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 4월 28일 ‘분쟁 해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자 우편 양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 피신청인은 답변서를 2005년 5월 12일 전자서면 양식으로, 2005년 5월 18일 일반서면 양식으로 제출했고, 센터는 2005년 5월 13일에 피신청인에게 답변서의 접수를 확인, 통지하였다
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정 패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 5월 20일 패널을 적법하게 구성하였다.
4. 사실관계
신청의 원인이 되는 상표는 “ADIDAS”로 신청인은 운동화, 운동복, 기타 운동용품을 지정상품으로 하여, 한국을 포함한 다수의 국가에 상표로 등록 및 사용하고 상호로도 사용하였다. 신청인은 1995년 이래 도메인이름 <adidas.com> 을 등록해서 사용해 오고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름 <addidas.com>을 보유하고 있다. 분쟁도메인이름 <addidas.com>에 관해서는 이미 신청인이 2002년도에 WIPO에 그 이전을 신청했고, 그 이전을 명하는 패널결정이 내려진 바 있으나,[1] 그 당시 등록기관 Network Solutions은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전하기 이전에 제3자에 의한 등록을 허용했다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 및 등록서비스표와 동일 또는 극히 유사함
(규정 제4조(a)(i), 절차규칙 제3조(b)(viii) 및 (b)(ix)(1))
신청인은 운동화와 운동복 및 각종 운동용품을 지정상품으로 하여 전세계적으로 “ADIDAS”를 상표로 등록해서 사용하고 있으며, 2004년도의 총매출액은 65억 유로에 달하고 신청인의 제품은 160개국에 걸쳐서 판매되고 있다.
분쟁도메인이름 <addidas.com>은 신청인 보유 상표 “ADIDAS”에 “d”를 추가해서 만든 것이다. “d”를 의도적으로 추가한 것은 신청인의 공식 사이트를 방문하고자 하는 고객이 우연히 또는 실수로 “d”를 추가로 입력하는 경우에 분쟁도메인이름과 같은 도메인이름을 입력한 결과로 되어서 결국 고객의 기대와는 전혀 달리 피신청인의 사이트로 이동하게 되는 것을 유도하기 위한 것으로 보인다. 이러한 유형의 도메인이름 등록을 ‘오자선점(typo squatting)’이라고 한다.
분쟁도메인이름과 신청인보유상표와의 사이에는 오직 하나의 철자만이 다를 뿐인데, “d”를 하나 더 추가한다고 해서 양자 사이에 칭호 및 외관의 차이가 새롭게 생기는 바가 전혀 없고, 따라서 분쟁도메인이름은 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 아주 유사하다.
피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음
(규정 제4조(a)(ii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(2))
신청인의 상표 “ADIDAS”는 대한민국에서도 널리 알려져 있는 저명한 상표라는 점, 1995년 이래 <adidas.com>의 등록을 보유하고 있다는 점을 고려할 때 “adidas” 또는 “addidas”라는 단어에 대하여 신청인이외에는 그 누구도 정당한 권리나 이익을 가질 수 없다.
피신청인이 분쟁도메인이름으로 웹사이트를 만들어서 피신청인의 상품이 아니라 신청인 또는 신청인의 경쟁사의 웹사이트에 링크를 함으로써 피신청인의 영리를 도모하는 것은 “정당한 비상업적 사용”에 해당된다고 보기 어렵다. 또한, 피신청인이 신청인 보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 문자를 분쟁도메인이름으로 사용함으로써 소비자들의 혼동을 초래해서 피신청인의 웹사이트로 고객을 유인하는 것은 “신의성실(bona fide)”의 원칙에 반하는 상업적 사용에 해당되고, 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 주장할 수 없다.
분쟁도메인이름은 부정한 목적(bad faith)으로 등록 및 사용되고 있음
(규정 제4조(a)(iii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(3))
신청인의 본건 상표가 세계적으로 사용되어 오면서 의류와 운동기구 분야에서 널리 알려지고 저명하게 된 사실, 대한민국에서도 신청인의 “ADIDAS” 제품이 판매되어 저명하게 된 사실 등으로부터 피신청인은 신청인의 본건 상표인 “ADIDAS” 의 존재 및 사용사실을 알고 본건 도메인이름을 보유하게 된 것이다.
신청인 보유상표의 저명성을 고려하면 피신청인이 분쟁도메인이름을 보유하게 된 것이 단순한 우연의 일치라고 보기 어렵다. 더욱이, 피신청인이 신청인 보유상표의 철자 하나를 고의로 추가해서 만든 도메인이름을 보유하게 됨으로써 인터넷 이용자들이 실수로 철자를 잘못 입력한 경우에 피신청인의 분쟁도메인이름의 웹사이트로 이동하게 된다는 점을이용하고 있다는 사실을 고려하면, 피신청인의 분쟁도메인 이름 보유와 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 점이 더욱 명백해진다. 피신청인이 신청인 보유 상표의 저명성을 알고 있었거나 충분히 알 수 있었다고 말할 수 있고, 피신청인이 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 문자로 된 도메인이름을 보유, 사용함으로써 피신청인은 신청인과 피신청인의 권리와 의무에 반하는 상황을 초래한 것이다.
B. 피신청인의 주장
절차상 언어
피신청인은 우선 절차상 하자를 주장한다. 즉, 절차규칙 제3(b)(xii)조에 따라 신청인은 분쟁도메인이름의 등록약관의 언어와 같은 언어로 신청서를 제출해야 함에도 불구하고, 신청인은 영어로 된 신청서를 제출하고 그 후 번역문을 제출하지 아니했다. 피신청인은 대한민국 국민으로 영어를 전혀 못하므로, 신청인이 주장하는 해당도메인의 권리사유를 전혀 알 수가 없었다.
상표와 도메인이름의 유사성 및 정당한 권리 또는 이익
피신청인은 신청인의 혹은 제3자의 권리를 침해한 사실이 없다고 항변한다. 첫째, 신청인의 상표는 “adidas”이지 “AdDIDas.com”이 아니므로 신청인의 상표는 분쟁도메인이과 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다. 또한, 분쟁도메인이름 <addidas.com>은 Ad 와 Digital Midas이 결합한 것으로서, 인터넷광고의 일반적인 의미로 인식된다. 따라서 상표로서는 식별력이 약한 일반적인 명칭(generic name)으로 보는 것이 타당하다 할 것이다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 대한민국에서는 AdDIDAS 상표등록이 가능하고, 분쟁도메인이름과 비슷한 AdADAS, AdBDAS, AdCADAS, AdEADAS, AdMIDAS..등의 수많은 도메인을 등록할 수 있으며 또한 상표 등록이 가능하다. 따라서, <addidas.com>은 대한민국에서 아직까지 상표등록이 안된 도메인으로서 선등록자인 피신청인에게 합법적인 권리와 정당한 이익이 있다.
부정한 목적
피신청인은 선등록 원칙에 의해서 도메인 등록자에게 이익이 있으며, 판매제안을 한 것도 아니었으며, 피신청인이 신청인 및 신청인의 대리인에게 어떠한 매매제의를 한적이 없다. 피신청인은 신청인의 존재를 모르고 분쟁도메인이름을 등록한 것이고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 회사 도메인으로 이용하기전 파킹화면에 올려놓았다. 도메인이름을 이용하여 홍보하거나 도메인이름 판매를 하는 것은 적법한 것으로 그것이 피신청인의 부정한 목적을 나타내는 것은 아니다.
6. 검토 및 판단
A. 언어
신청인은 영어로 된 신청서를 제출하고 그 후 번역문을 제출하지 아니했는데, 피신청인은 영어를 모르기 때문에 신청인이 주장하는 해당도메인의 권리사유를 전혀 알 수가 없었고, 따라서 중대한 절차상 하자를 이유로 각하되어야 한다는 취지의 답변이 있었다. 절차상 언어가 무엇인지에 대해서부터 검토해보도록 한다.
도메인이름에 관한 분쟁의 해결을 위한 행정절차의 언어는, 당사자들에 의한 합의나 등록약관에 다른 정함이 없는 한, 등록약관에서 사용된 언어로 하는 것을 원칙으로 한다. 등록약관에서 사용된 언어를 행정절차상의 언어로 하는 이유는 도메인이름을 등록 또는 보유하는 자가 등록약관의 조건을 토대로 해서 등록 또는 보유를 하게 된 것이라는 점을 전제로 해서, 등록약관에 사용된 언어가 분쟁해결절차의 언어로 되어야 피신청인이 분쟁해결 행정절차에서 적절한 답변과 방어를 할 수 있고 예상하지 못한 불이익을 피할 수 있다고 생각되기 때문이다. 그러나, 분쟁해결 행정절차를 담당한 패널이 행정절차의 경과 또는 상황을 고려해서 필요하다면 다른 언어를 사용할 수도 있다.[2] 패널이 어떠한 언어를 어떻게 사용할 것인가를 결정함에 있어서 행정절차의 경과 또는 상황을 고려하는데, 그러한 고려를 한 결과 최종적으로 결정하기 위한 구체적인 기준은 무엇인가? 그 답도 절차규정에서 찾을 수 있는데, 패널은 항상 신청인과 피신 청인에게 모두 자신의 주장을 펼치고 입증할 수 있는 공정한 기회를 부여해 주어 야 한다.[3] 따라서, 절차상의 언어를 결정하는 것도, 양 당사자들에게 공정한 기회 를 부여할 수 있는 언어는 무엇인지 또는 등록약관상의 언어와 다른 언어를 행정절차상의 언어로 채택하게 되면 당사자 일방이 적절히 방어할 수 있는 기회를 박탈당하게 되는지 여부를 기준으로 해서 결정해야 한다. 또한, 절차상의 언어를 결정함에 있어서, 패널은 행정절차가 적절한 수준에서 신속하게 진행될 수 있는지 여부도 중요한 판단기준으로 삼아야 한다.[4]
등록약관은 한국어로 되어 있고, 피신청인은 영어를 잘 모른다고 주장하면서 신청서의 번역을 요구하고 있다. 따라서, 행정절차상의 언어는 한국어로 되어야 하고 그와 다른 언어인 영어를 절차상의 언어로 채택하는 데에는 당사자간 합의가 있다고 말할 수 없다. 그러나, 패널은 양당사자들에게 공평한 주장의 기회를 확보해주면서 신속한 결정을 해야 한다고 하는 기본원칙을 실현하기 위해서, 절차상의 언어가 등록약관상의 언어로 되어야 한다는 규정과 달리, 행정절차의 목적을 달성하고 공평성을 유지하기 위해서 등록약관상의 언어와 상이한 언어를 사용할 필요가 있다고 판단할 수도 있다. 이 사건에서, 신청인은 시간적 제약과 번역의 어려움을 호소했고, 분쟁도메인이름의 보유자 즉 피신청인의 연락처가 미국소재의 연락처로 되어 있었고 피신청인의 성명 또한 미국식 성명으로 등록되어 있었던 점 그리고 피신청인이 국가중재포럼 (NAF) 답변서 양식을 이용한 사실과 피신청인이 통일도메인이름분쟁해결규정을 잘 이해하고 그에 따라서 피신청인이 주장할 수 있는 모든 항변을 충분하고 상세하게 제기하는 내용의 답변서를 이미 제출했다는 점 그리고 그러한 상황 하에서 더 이상 신청인에게 번역을 요구하고 그에 소요되는 시간 동안 절차를 지연시키는 것이 신청인과 피신청인 모두에게 아무런 도움이 되지 못한다는 점을 고려해 볼 때, 행정절 차상의 언어는 한국어로 하면서도 신청서의 한국어 번역본의 제출없이 현재 패널에 제출된 영문 신청서와 한국어 답변서를 토대로 해서 한국어로 된 결정문을 작성하는 것이 합리적이라고 판단된다. 이와 같이 행정절차상의 언어에 있어서 등록약관상의 언어와 상이한 언어가 일부 사용될 수 있음을 허용함으로써 “절차의 신속성”을 확보할 수 있고, 결정문은 등록약관상의 언어와 동일한 언어로 작성함으로써 피신청인에게 즉시 이의를 제기하고 법원에 소송을 제기할 수 있는 충분하고 적절한 기회를 부여함으로써 절차의 공평성도 유지할 수 있기 때문이다.
B. 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일·유사성
신청인은 신청의 원인이 된 상표 “ADIDAS”에 대해서 한국을 비롯한 다수의 국가에서 상표권등록을 해서 상표권을 보유하고 있는데, 분쟁도메인이름 <addidas.com> 은 신청인보유상표 “ADIDAS”과 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다. 분쟁도메인이름 <addidas.com>는 신청인 보유상표 “ADIDAS”와 최상위도메인 “.com”의 결합으로 구성되어 있는데, 신청인 보유상표에 “d”라는 철자 및 최상위도메인 “.com”을 추가하는 것만으로는 신청인보유상표와 분쟁도메인이름의 유사성 및 혼동가능성을 차단할 수 없기 때문이다.
분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,[5] 분쟁도메인이름 <addidas.com>은 신청인보유상표 “ADIDAS”과 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다.
피신청인은 분쟁도메인이름 <addidas.com>의 “addidas”가 “Ad 와 Digital Midas”에서 유래한 약칭이라고 주장하지만, 상표 또는 표장의 동일, 유사성은 그 사용자의 주관적 의도를 기준으로 해서 판단하는 것이 아니라 그 칭호, 외관, 관념을 객관적, 이격적으로 관찰해서 수요자에게 혼동을 초래하는지 여부를 기준으로 판단하는 것이다. 분쟁도메인이름과 신청인보유상표와의 사이에는 오직 하나의 철자만이 다를 뿐인데, 철자 한두개를 추가하거나 삭제해도 칭호, 외관의 차이를 가져오지 않는 한 신청인보유상표와 분쟁도메인이름의 동일, 유사성을 부인할 수 없다고 판단한 선례를 참고해보면,[6] 철자 “d”를 하나 더 추가한다고 해서 양자 사이에 칭호 및 외관의 차이가 새롭게 생기는 바가 전혀 없고, 따라서 분쟁도메인이름은 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 아주 유사하다고 판단된다.
또한, 피신청인은 분쟁도메인이름의 “addidas”가 “Ad 와 Digital Midas”에서 유래한 약칭이라고 주장하지만, 그러한 약칭을 도출해낸다는 것이 도저히 상식과 약칭 관행에 맞지 않고, 오히려 신청인 보유 상표 “ADIDAS”에 “d”를 추가해서 인터넷이용자들의 철자입력상의 실수에 기대어 신청인의 고객을 유인하기 위해서 만든 소위 ‘오자선점(typo squatting)’에 해당되는 것이 아닌가 하는 의심이 든다. 다시 말해서, 피신청인이 신청인보유상표에 “d”를 의도적으로 추가한 것은 신청인의 공식 사이트를 방문하고자 하는 고객이 우연히 또는 실수로 “d”를 추가로 입력하는 경우에 분쟁도메인이름과 같은 도메인이름을 입력한 결과로 되어서 결국 고객의 기대와는 전혀 달리 피신청인의 사이트로 이동하게 되는 것을 유도하기 위한 것이라면, 이는 소위 ‘오자선점(typo squatting)’을 위한 도메인이름등록에 해당된다. 이러한 오자선점을 위한 등록은 대부분 신청인 보유상표와의 동일,유사성을 탈피하는데 실패한 것으로 판단되고 있는데,[7] 이 사건에서도 피신청인의 주관적 의도에 관한 설명에도 불구하고, 그러한 오자선점으로 인해서 분쟁도메인이름이 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사하다는 점을 극복하지는 못한 것으로 판단된다.
C. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.
피신청인은 분쟁도메인이름 “addidas”가 “Ad 와 Digital Midas”의 약칭으로 일반적 명칭(generic name)에 해당되고 그러한 일반적 명칭으로 웹사이트를 만들어서 사용하고 있으므로 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 이익과 권리를 가진다고 주장한다. 그러나, 일반적 명칭인지 여부도 피신청인의 주관적 의도에 의해서 결정되는 것이 아니라 수요자의 인식에 의해서 상품이나 서비스와의 관계에서 객관적으로 판단되는 것이다. 일반 수요자가 “addidas”라는 단어로부터 “Ad 와 Digital Midas” 약칭이라는 점을 알 수 있을 것으로 기대하기는 어렵고, 설사 수요자들이 고도의 연상과 언어능력을 발휘해서 약칭이라는 점을 알 수 있게 된다면 “addidas”는 소위 “암시적 표장 (suggestive mark)”에 해당되는데 그러한 암시적 표장과 신청인보유상표와의 사이에는 철자 하나만이 다를 뿐이기 때문에 출처의 혼동을 초래할 수 있을 정도로 유사한 표장에 해당되고, 피신청인은 그러한 표장을 도메인이름으로 사용할 아무런 권리나 이익도 주장할 수 없는 것이다.
통일도메인이름분쟁해결규정은 “분쟁사실의 통지 이전에 도메인이름 보유자가 선의로 상품판매나 서비스제공을 위해서 분쟁도메인이름을 이용하거나 이용을 위한 준비를 한 경우”에는 피신청인에게 권리 또는 정당한 이익이 있는 것으로 본다고 규정하고 있다.[8] 피신청인은 분쟁도메인이름으로 자신의 웹사이트를 개설해서 자신의 영업을 수행하는 것이 아니라 단순히 신청인 웹사이트 또는 신청인의 경쟁사의 웹사이트에 단순히 링크를 만들어 두었을 뿐이다. 이와 같이 단순히 링크만을 만들어 둔 것이 “선의로 상품판매나 서비스제공을 위해서 분쟁도메인이름을 이용”한 것에 해당된다고 볼 수 있을지는 의문시된다. 만일 피신청인이 단순한 링크의 제공만으로 자신만의 영업을 수행한다고 보게 된다면, 그 영업은 수요자들에게 신청인의 영업과 혼동을 초래하는 영업으로 신청인 보유상표의 상표권을 침해하는 행위에 해당되고, [9] 따라서 그러한 행위는 선의로 분쟁도메인이름을 사용한 영업행위라고 말할 수 없다.
D. 피신청인의 부정한 목적
피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권등록이 되어 있는 상표로서 널리 알려져 있는 저명상표인데, 피신청인이 혼동을 초래할 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 보유 및 사용함으로써 수요자들의 신청인 보유 인터넷사이트 방문을 방해하고 있다. 피신청인이 신청인 보유 상표의 저명성을 알고 있었거나 충분히 알 수 있었다고 볼 수 있는 상황 하에서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 보유하게 된 것이 단순한 우연의 일치라고 보기 어렵고, 특히 피신청인은 인터넷 이용자들이 실수로 철자를 잘못 입력한 경우에 피신청인의 분쟁도메인이름의 웹사이트로 이동하게 된다는 점을 이용한 소위 “오자선점 (typosquatting)”을 했다는 사실을 고려하면, 피신청인의 분쟁도메인 이름 보유와 사용은 부정한 목적에 의한 것이라고 판단된다.
7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <addidas.com>을 신청인 Adidas-Salomon AG 에게 이전할 것을 결정한다.
정상조
단독패널위원
일자: 2005년 6월 21일