Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Fiat Auto Argentina S.A. y Fiat Auto S.P.A. v. Silvio Eduardo Bianucci
Caso N° D2005-1102
1. Las Partes
La Demandante es Fiat Auto Argentina SA, domiciliada en Argentina, representada por Estudio Jurídico Guillermo A. C. Ledesma & Asociados; y Fiat Auto S.P.A., domiciliada en Italia, representada por Laura Berti y Horacio Lutzky.
El Demandado es Silvio Eduardo Bianucci, domiciliado en Argentina, representado por el Estudio Juridico Dibo y Asociados.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2005. El 21 de octubre de 2005 el Centro envió a Tucows vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de octubre de 2005 Tucows envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a las notificaciones del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 31 de octubre de 2005 y el 7 de noviembre de 2005.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de noviembre de 2005. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de noviembre de 2005.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (“El Panel”) el día 14 de diciembre de 2005, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Sin perjuicio de que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, teniendo en cuenta que ambas partes presentaron versiones en español de sus escritos de Demanda y Contestación a la Demanda; que el español es el idioma oficial del país de la Demandante Fiat Auto Argentina S.A. y del Demandado; que las partes presentaron sus anexos con numerosa prueba documental en español; y que el idioma de la jurisdicción elegida por el Demandante coincidente con el lugar del domicilio del Demando es el español; el Panel determina que el idioma del presente procedimiento sea el español.
Cabe mencionar que el escrito de Demanda carecía de claridad con respecto al nombre de la Demandante Fiat Auto S.P.A. En otras palabras, el escrito de Demanda consignaba indistintamente como Demandante a Fiat Auto S.P.A y Fiat S.P.A. A modo de ejemplo, la empresa Fiat Auto S.P.A. aparecía como Demandante en la carátula, mientras que en el punto II de la Demanda dedicado a indicar los datos de las partes, se indicaba que la Demandante era Fiat S.P.A. Asimismo, en los recursos solicitados, se solicitaba que el nombre de dominio fuera transferido a Fiat Auto S.P.A.
Debido a esta falta de precisión, tanto el Panel como el Centro entendieron en un comienzo que la Demandante era Fiat S.P.A. y no Fiat Auto S.P.A.
Por otro lado, en su escrito de Contestación de Demanda, el Demandado alegó que la Demanda fue presentada por Fiat Auto Argentina S.A. a espaldas de Fiat Auto S.P.A. con el fin de ocultar las maniobras ilícitas denunciadas en el sitio web “www.negociososcurosfiat.com” y acusó a quienes se presentaron por Fiat Auto S.P.A. de carecer de autorización para iniciar la Demanda.
En virtud de lo anterior y de la grave acusación del Demandado, el Panel dictó una orden de procedimiento requiriendo a la Demandante Fiat S.P.A. que acompañe un poder que faculte a sus representantes a actuar en su nombre y representación y en el cual la Demandante Fiat S.P.A. ratificara todo lo actuado por ellos. Al efecto, se concedió un plazo de 30 días.
En respuesta a la orden de procedimiento, el representante de la Demandante Fiat Auto Argentina S.A. envió al Centro un correo electrónico indicando que la empresa Demandante es Fiat Auto S.P.A. y adjuntando un documento legalizado por Apostilla de la Convención de la Haya en el que un funcionario de Fiat Auto S.P.A. ratifica, ante notario público, la actuación de los Dres. Laura M. Berti y Horacio Daniel Lutzky en este procedimiento.
En razón de ello, el Panel considera que la empresa italiana Demandante en este procedimiento es Fiat Auto S.P.A.
Asimismo, el Panel entiende que el documento de ratificación mencionado satisface la orden de procedimiento y que su envío por correo electrónico el día 19 de enero de 2006 cumple con el plazo en ella acordado.
Asimismo, se desestiman in limine las presentaciones adicionales que han formulado las partes y que no fueron solicitadas por este Panel.
4. Antecedentes de Hecho
Fiat Auto S.P.A. es titular de algunas marcas que contienen la voz “FIAT”, tales como: “FIAT BRAVA”, “FIAT BRAVO”, “FIAT PALIO”, etc. y que se encuentran registradas desde hace varios años, al menos en la Argentina, país en el que se domicilia el Demandado.
El Demandado es el titular del sitio web “www.negociososcurosfiat.com” registrado el día 19 de agosto de 2004.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante alega que:
Fiat Auto S.P.A es titular de la marca notoria “FIAT”, registrada en numerosos países del mundo.
El nombre de dominio fue registrado con el fin de extorsionar a la Demandante mediante la denigración de la familia de marcas “FIAT”, con el objeto de obtener sumas millonarias por parte de la Demandante.
El nombre de dominio fue originariamente registrado por el Sr. Marcelo Fabián Caneto, quien lo transfirió al Demandado con el objeto de burlar el dictado de una medida cautelar que ordenaba dar de baja el nombre de dominio.
El nombre de dominio es confundible con la marca “FIAT” y con otras marcas que contienen la voz “FIAT”, como “BUSINESS SOLUTIONS FIAT GROUP”.
El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio. El derecho de expresar los propios puntos de vista no es el mismo que el de usar la marca de otro para identificarse como la fuente de esos puntos de vista.
El Demandado pretende destruir, denigrar y diluir la marca, así como desprestigiar su renombre para obtener una suma millonaria de dinero.
Asimismo, la Demandante alega que tanto el Sr. Marcelo Fabián Caneto como el Demandado se encuentran involucrados en numerosas maniobras ilícitas.
En razón de ello, la Demandante ha iniciado distintos procesos de carácter civil y penal contra el Demandado en la Argentina.
Finalmente, la Demandante solicita que el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com> sea transferido a la Demandante Fiat Auto S.P.A.
B. Demandado
El Demando alega que:
La Demanda fue presentada a espaldas del Demandante Fiat Auto S.P.A. con el fin de ocultar las maniobras ilícitas que denuncia el Demandado en su sitio web y que quienes se presentan por la Demandante Fiat Auto S.P.A. carecen de autorización para iniciar la Demanda.
La Demandante ha incurrido en numerosas falsedades en su Demanda violando la certificación acerca de que la información allí contenida es verdadera.
Las acusaciones efectuadas por la Demandante no son ciertas. Por el contrario, es la Demandante quien ha incurrido en distintas maniobras ilícitas.
El Demandado nunca fue notificado de ninguna medida cautelar, el Sr. Marcelo Fabián Caneto le transfirió el nombre de dominio dado que las distintas denuncias y persecuciones de la Demandante sumieron al Sr. Marcelo Fabián Caneto en una depresión manifiesta.
El nombre de dominio no es confundible con las marcas de la Demandante.
El sitio web del Demandado “www.negociososcurosfiat.com” es un medio de expresión, investigación e información gratuita que debe ser protegido por las garantías constitucionales de libertad de expresión y prensa.
El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de buena fe. En el sitio se dan a conocer distintas investigaciones acerca de la conducta de la Demandante y se expresan y reproducen reportajes a funcionarios, pruebas de juicios, opiniones de periodistas de radio y televisión, etc. En el sitio web no se ofrece ningún producto o servicio ni se direcciona a los internautas a otras empresas que puedan ofrecerlos.
Por lo expuesto el Demandado solicita al Centro que sea rechazada la Demanda.
6. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) el Demandante deberá probar los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que éste ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Panel resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
El Panel encuentra útil aclarar que las diversas acusaciones formuladas por las partes en sus escritos de Demanda y Contestación a la Demanda que no se refieren a lo atinente al registro y uso del nombre de dominio exceden la competencia de este Panel.
El Panel debe limitarse a verificar si se encuentran probados los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a), sin adentrar en las cuestiones de hecho y de derecho que exceden este estricto marco, las cuales deben ser dejadas en manos de los tribunales con el fin de posibilitar a las partes la amplitud de debate y prueba necesarias.
En razón de ello, el Panel se limitará a atender solamente aquellos argumentos de las partes que fueron planteados por ellas en tiempo oportuno y que a juicio del Panel resulten conducentes para la decisión del caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Panel encuentra que existe similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com> y las marcas de la Demandante Fiat Auto S.P.A. que contienen la voz distintiva, notoria y característica “FIAT”.
La frase “negocios oscuros”, no obstante su carácter peyorativo, no aporta distintividad al nombre de dominio y no resulta suficiente para mitigar la confusión con las marcas de la Demandante, desde la perspectiva del usuario de Internet. Por el contrario, es evidente que “FIAT” es el elemento principal, característico y distintivo, tanto en el nombre de dominio en cuestión como en las marcas de la Demandante.
El Panel conoce que existen precedentes en los cuales se ha denegado la cancelación o transferencia de los nombres de dominio al no encontrarse confusión entre la marca del demandante y el nombre de dominio que la contiene junto a un término peyorativo. Por el contrario, en otros precedentes se ha ordenado cancelar o transferir nombres de dominio constituidos por marcas de terceros y palabras de carácter peyorativo. Al respecto de estos dos criterios, el Panel entiende que cada caso concreto debe ser evaluado en particular.
En este caso concreto, el Panel encuentra que la frase “negocios oscuros” no resulta suficiente para impedir que exista confusión con las marcas de la Demandante.
Para quienes no conocen el español, las palabras “negocios oscuros” no tendrán significado y serán simplemente expresiones de fantasía. Quienes sí conocen este idioma, aún cuando puedan percibir un significado peyorativo en la expresión, advertirán que el elemento principal, distintivo y característico en el conjunto es la marca notoria “FIAT”, que constituye, a su vez, el elemento principal de las marcas de la Demandante.
Por lo expuesto, el Panel entiende que el Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en la Política párrafo 4.(a)(i).
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante alega que el nombre de dominio tiene por objeto la denigración, el daño y el desprestigio de la marca con el fin de extorsionar a la Demandante y obtener sumas millonarias.
El Demandado alega que utiliza el sitio web “www.negociososcurosfiat.com” para dar a conocer distintas investigaciones acerca de las supuestas conductas ilícitas de la Demandante, para expresar y reproducir reportajes a funcionarios, opiniones de periodistas de radio y televisión, etc.
El Panel entiende que no se encuentra probado que el objetivo final del Demandado sea obtener sumas millonarias mediante la extorsión al Demandante.
Sin embargo, de las constancias de la causa surge que al menos uno de los fines del sitio es criticar y formular acusaciones contra la Demandante. Estas críticas y acusaciones unidas a la frase “negocios oscuros” – frase que aparece tanto en el nombre de dominio como en forma prominente en la página de inicio del sitio- claramente empañan el prestigio de la marca “FIAT”.
El Panel encuentra que esta conducta del Demandado no puede equipararse a un uso legítimo y leal del nombre de dominio. El Demandado puede ejercer su derecho de libertad de expresión en Internet, pero ello no significa que posea derechos para utilizar una marca ajena en su nombre de dominio con el fin de denigrarla.
Por consiguiente, el Panel encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandante debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Es evidente que la actividad que lleva adelante el Demandado en su sitio web empaña el renombre de la marca notoria FIAT y resulta perturbadora de la actividad comercial del Demandante.
El Panel entiende que el registro de un nombre de dominio utilizando una marca famosa y con la intención de empañar su prestigio y de perturbar y dañar la actividad comercial de su titular constituye una conducta teñida de mala fe a los fines de la Política.
El Panel nota que el Demandado no ha sido quien registrara el nombre de dominio sino que éste le ha sido transferido por el Sr. Caneto. A este respecto, el Demandado manifiesta que el Sr. Caneto le transfirió el dominio ya que las denuncias judiciales de la Demandante y sus persecuciones sumieron al Sr. Caneto en una manifiesta depresión.
Es evidente que tanto el Sr. Caneto como el Demandado han actuado de mala fe. El Sr. Caneto ha registrado el dominio con el ánimo de empañar la marca FIAT perturbar y dañar la actividad de la Demandante, lo cual, entre otras cosas, ha motivado las acciones judiciales promovidas por la Demandante. Por su parte, la Demandante ha adquirido el nombre de dominio con el ánimo de continuar con la actividad que el Sr. Caneto inició, si es que no estaba involucrado en esa actividad desde sus inicios.
Por consiguiente, el Panel encuentra que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
De todas formas, como fuera expresado en otros precedentes, la adquisición de un nombre de dominio a los fines de la Política es equiparable a su registro. Por consiguiente, habiendo el Demandado adquirido el dominio con el ánimo de empañar la marca “FIAT” y perturbar la actividad de la Demandante, no resultaría necesario probar que el dominio ha sido registrado de mala fe.
Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <negociososcurosfiat.com> sea transferido a la Demandante Fiat Auto S.P.A.
Miguel B. O’Farell
Experto Único
Fecha: 25 de Enero de 2006