Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Promotora San Ignacio v. Rodrigo Montilla

Caso No. D2006-0548

1. Las Partes

La Demandante es Promotora San Ignacio, representada por D’empaire Reyna Bermúdez Abogados, Venezuela, con domicilio en Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.

El Demandado es Rodrigo Montilla, representado por Luis Alejandro Henríquez, Venezuela, con domicilio en Guatire, Estado de Miranda, Venezuela.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es NameSecure, L.L.C. (“NameSecure”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de abril de 2006. El 1 de mayo de 2006, el Centro envió a NameSecure vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de mayo de 2006, NameSecure envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de mayo de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de junio de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de junio de 2006.

El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de junio de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con arreglo al párrafo 11 del Reglamento, el Panel confirma que el idioma del procedimiento es el español ya que así lo han acordado las partes, al haber aceptado la Demandante mediante email del 24 de mayo de 2006 al Centro un pedido del Demandado. En el presente caso el Panel decide que no es necesario que la Demandante traduzca la Demanda del inglés al español.

4. Antecedentes de Hecho

Según las copias presentadas de certificados no cuestionados por el Demandado, la Demandante Promotora San Ignacio, C.A. es titular de los siguientes registros de marcas y nombres comerciales otorgados por el SAPI (Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual) de Venezuela:

Con fecha 8 de junio de 2004 Rodrigo Montilla, con dirección en Centro Comercial Buenaventura, Guatire, Estado de Miranda, Venezuela, registró el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho de la Demandante son las siguientes:

- Las marcas BUENAVENTURA tales como BUENAVENTURA VISTA PLACE SHOPPING CENTER pertenecen al grupo de shopping centers que contribuyó al éxito de Promotora San Ignacio, compañía especializada en la construcción de shopping centers y administración de inmuebles. Los malls BUENAVENTURA y BUENAVENTURA VISTA PLACE están ubicados en la ciudad de Guatire, Estado de Miranda. Ambos contienen restaurantes, bancos, teatros, oficinas de profesionales, estaciones de servicio, etc.

- El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es confundiblemente similar a las marcas BUENAVENTURA de la Demandante, ya que ni la extensión “.com”, ni las letras “cc” -que significan “centro comercial”- alcanzan a distinguir el nombre de dominio de la marca.

- El Demandado no hace un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios desde que ambas partes de esta disputa pertenecen a la misma área geográfica. Con relación al párrafo 4.c.ii. de la Política, es legalmente imposible que el Demandado pueda obtener el registro de la marca BUENAVENTURA ante la oficina venezolana de marcas. Con relación al párrafo 4.b.iii., el Demandado está incurriendo en competencia ilegítima y desleal, al tratar de desviar a consumidores con el fin de confundir, y de dañar el renombre de las marcas de la Demandante con un objetivo claramente de lucro.

- Es evidente que el Demandado tenía mala fe al momento del registro del nombre de dominio, ya que tenía conocimiento del derecho de la Demandante sobre la marca; sacó ventaja de ello apropiándose indebidamente del término “buenaventura”con el propósito de impedirle su acceso a la red. Al momento del registro del nombre de dominio, las marcas BUENAVENTURA habían adquirido prestigio y notoriedad, por el grado de conocimiento que tenían. Ese tipo de marcas goza de un elevado estándar de protección, como lo demuestra su regulación en el título XIII de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Art. 6 bis del Convenio de París, del que Venezuela es parte. La conducta del Demandado al usar los principales elementos de las marcas del Demandante permite inferir que el Demandado tuvo el propósito de perturbar la actividad comercial de dichas marcas, y de atraer a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de confusión en cuanto a su origen. Tal perturbación consiste en el daño causado a la reputación y prestigio de las marcas, las pérdidas económicas derivadas de los productos y servicios que no podrá vender la Demandante como consecuencia de la violación de su derecho de exclusividad, y la pérdida de poder distintivo de Promotora San Ignacio, C.A.

- En cuanto al posible uso de mala fe, la Demandante remite a la decisión D2000-0239, según la cual “quien registra un nombre de dominio de mala fe, lo usará de mala fe, porque la mala fe estará unida al conocimiento existente al momento del registro, de estar dañando, sin causa legítima, los derechos de un tercero”.

B. Demandado

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho del Demandado son las siguientes:

- El Demandado Rodrigo Montilla es el administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura (“CC Buenaventura”), y fue autorizado por la Junta de Propietarios y de Condominio para representarlos, contratar y velar por los intereses de los copropietarios del referido Centro Comercial. El 15 de septiembre de 2004, el señor Montilla, en su carácter de Administrador del CCBuenaventura, suscribió un contrato con la empresa Inversiones Jaca Media, C.A., para que esta última registrara el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> y desarrollara la página Web del CC Buenaventura que respondería a dicha dirección. Del referido contrato se desprende que el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es propiedad del Centro Comercial Buenaventura. Esto último también se desprende de la Declaración Jurada del Sr. Montilla ante Notario Público.

- El Centro Comercial Buenaventura fue construido y vendido en Propiedad Horizontal por la empresa Promotora Buenaventura, C.A., tal como se desprende del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Ver anexo “D”) y no por la Demandante, la empresa Promotora San Ignacio, C.A. El Centro Comercial Buenaventura es conocido en el mercado nacional desde hace más de 10 años bajo dicha denominación. Desde 2005 ha venido utilizando de forma pacífica e ininterrumpida el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> donde se encuentra hospedada la página Web del CC Buenaventura.

- Del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Anexo “D”), se desprende que la referida denominación le fue atribuida al inmueble donde opera el referido Centro Comercial por la empresa constructora Promotora Buenaventura, C.A., en el año 1996, es decir que desde hace más de 10 años el referido Centro Comercial es conocido, publicitado y denominado como Centro Comercial Buenaventura y CC Buenaventura.

- El Demandado niega que la marca BUENAVENTURA sea notoria, y que el Demandante haya cumplido con lo exigido por el artículo 222 de la decisión 486 de la Comunidad Andina para acreditar tal carácter de notoriedad. El nombre comercial Centro Comercial Buenaventura del Demandado y el nombre comercial Buenaventura Vista Place, fundamento de la demanda, han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado desde hace muchos años, sin que a la fecha se haya producido confusión en el mercado.

- El señor Montilla, actuando en representación del Condominio del Centro Comercial Buenaventura, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial SAPI, las siguientes marcas:

- Dichas solicitudes de registro fueron publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial 476 de fecha 19 de diciembre de 2005 y no fueron objetadas por ningún tercero dentro del plazo de 30 días establecido en el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, las mismas pasarán a examen de fondo, tiempo en el cual el registrador decidirá acerca de su concesión o negativa.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> contiene íntegramente la palabra BUENAVENTURA que, como se ha visto en la sección 4 supra, es una marca denominativa registrada el 15 de abril de 2005 a nombre de la Demandante, y que protege servicios de transporte y almacenaje de la clase 39, y de publicidad y otros servicios comerciales de la clase 35. Los derechos de la Demandante Promotora San Ignacio sobre las marcas denominativas BUENAVENTURA datan del 23 de abril de 2004, fecha de solicitud de las marcas, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 8 de junio de2004. Considerando que el nombre de dominio contiene en forma completa la marca BUENAVENTURA, la adición de las letras “cc” al comienzo del nombre de dominio y el agregado del gTLD “.com” no alcanzan para distinguirlo de las marcas BUENAVENTURA de la Demandante de un modo que impida la confusión con la marca de la Demandante.

Por consiguiente, la Demandante ha probado el primer elemento de la Política,

B. Derechos o intereses legítimos

Mediante el Documento de Condominio y Reglamento Interno del Centro Comercial Buenaventura, el Demandado probó que desde aproximadamente 1996 existe en Guatire, Distrito Zamora del Estado Miranda, Venezuela, un desarrollo inmobiliario y centro comercial con la denominación Centro Comercial Buenaventura. El Demandado señor Montilla también probó con actas de Asamblea de copropietarios que él se desempeña como administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura, y que la asamblea de los condóminos del mismo le encargó registrar el nombre de dominio aquí en disputa, que coincide con su denominación, ya que “CC” es la abreviatura de “Centro Comercial”. De tal modo, el Panel tiene por probado que el Centro Comercial ha registrado –a través de su administrador señor Montilla- el nombre que utiliza en su giro comercial como nombre de dominio. Además, tal Centro Comercial funciona desde 1996 con esa denominación, con lo cual el uso del nombre es anterior a la solicitud de registro por la Demandante de las marcas BUENAVENTURA.

Conforme al párrafo 4.c.ii.) de la Política, un demandado puede demostrar que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio si prueba que él (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. Con los documentos agregados como anexos a la contestación de demanda, el Demandado probó que la entidad que administra es conocida corrientemente por el nombre de dominio desde aproximadamente 1996. Además, aunque ello no sea un requisito del párrafo 4.c.ii., según datos precisos proporcionados por el Demandado, este presentó las solicitudes de marca CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA (Y DISEÑO) ante la oficina venezolana de marcas durante el año 2005, declarando que esas solicitudes han sido publicadas, sin recibir oposición durante el período de 30 días fijado al efecto. Ver punto 5 B supra.

De esto se infiere que la Demandante no ha conseguido probar el segundo elemento de la Política, lo que sella el destino de la demanda.

Debe destacarse que la Política de ICANN no proporciona un procedimiento para establecer quién tiene mejor derecho a registrar y usar un nombre de dominio; simplemente determina que si un demandado tiene algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, entonces corresponde rechazar la demanda. Ver Empresa Municipal Promoción Madrid vs. Planners Planners, Caso OMPI No. D2002-1112. (“La “Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” tiene como aspiración únicamente la de resolver una parte pequeña de los conflictos que puedan plantearse. Concretamente, aspira tan sólo a resolver aquellos supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro abusivo, sin pretender que sean resueltos bajo su ámbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en relación con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.”). Ver también Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España v. Mariscal y Rivaya, OMPI Caso No. D2001-0571 (“[E]l objetivo de la “Política Uniforme” es resolver conflictos entre titulares de derechos invocables conforme a la política, y quienes han registrado un dominio que puede resultar incompatible con aquellos. No es objetivo de la política el determinar, con carácter universal, quién goza de mejor derecho respecto de un dominio o denominación [...]”).

Esto significa que este Panel no se pronuncia sobre el derecho que, más allá del muy restringido alcance de este procedimiento, pueda tener el Centro Comercial Buenaventura o el señor Montilla actuando en nombre y representación del Centro Comercial Buenaventura, para utilizar esa denominación o una abreviatura tal como “CC Buenaventura” como nombre comercial de iure o de facto, ni si tal uso está o no en infracción de marcas y/o nombres comerciales y/o normas sobre prohibición de la competencia desleal. Para determinar en esas cuestiones es más apropiada la intervención de los tribunales judiciales competentes que actúan en procedimientos que permiten abundante producción de prueba y amplio debate contradictorio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Aunque lo concluido en la sección anterior es suficiente para rechazar la demanda, la demanda también debe rechazarse porque no se ha probado que el registro del nombre de dominio haya sido de mala fe, y que el nombre de dominio se use de mala fe. La Demandante no ha alegado ni probado que con el registro el Demandado haya pretendido lucrar vendiendo el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor (Política, párrafo 4.b.i.), ni que el nombre de dominio se haya registrado con el propósito de impedir que el titular de las marcas BUENAVENTURA refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una conducta de esa índole (Política, párrafo 4.b.ii.). En efecto, de acuerdo con la prueba existente en este caso, no hay evidencia de una “conducta de esa índole” (es decir, que el Demandado haya registrado varios otros nombres de dominio que correspondan a marcas ajenas), ni de que la finalidad del Demandado al registrar el dominio haya sido obstaculizar la presencia de la marca BUENAVENTURA en Internet, en lugar de promover la difusión en Internet de la existencia y actividades de los comercios del Centro Comercial Buenaventura, el cual, como se ha visto en el punto anterior, tenía derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

El párrafo 4.b.iii. de la Política (“usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”) tampoco parece aplicable al presente caso. En primer lugar, la Demandante no ha probado que ella y el Demandado (o el Centro Comercial al que representa el señor Montilla) sean competidores. Mientras que la Demandante alega ser una companía especializada en la construcción de shopping centers, la administración y bienes raíces en Venezuela por largo tiempo (“company specialized in shopping centers construction, management and real estate in Venezuela for a long time”, según la demanda en inglés), el Demandado afirma que la empresa constructora del Centro Comercial Buenaventura fue Promotora Buenaventura, C.A, y no la empresa aquí Demandante. No hay alegación ni prueba en el expediente que haya identidad o relación entre Promotora Buenaventura, C.A. y Promotora San Ignacio, S.A. En segundo lugar, no se ha presentado prueba alguna de la que surja que el nombre de dominio se haya registrado “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial” de la Demandante (o la de cualquier otra persona o entidad).

La Demandante alega que el Demandado incurrió en la conducta del párrafo 4.b.iv. de la Política (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”). Sin embargo, de la visita que en fecha 28 de junio de 2006 ha realizado este panelista al sitio web bajo el nombre de dominio no surge del uso del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ninguna finalidad de mala fe del Demandado. El sitio tiene como título: “El portal del Centro Comercial Buenaventura”. El “Directorio” permite buscar por ramos de los comercios (ver “www.ccbuenaventura.com/directorio/categorias.js”). Existe una sección de promociones y premios con bonos de compra a redimir en algún comercio integrante del Centro Comercial (“www.ccbuenaventura.com/noticias/promocion_clases.jsp”). Hay también una sección de información general con amplios datos sobre el Centro Comercial, incluyendo datos de cómo llegar al mismo (“www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”). Existe un “link” de noticias en “www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”.

Según lo aprecia este Panel, el contenido del sitio web corresponde al propio Centro Comercial Buenaventura, y no hace referencia alguna, ni positiva ni negativa, a la Demandante Promotora San Ignacio, o a otro centro comercial, ni se percibe un intento de aprovechamiento de mala fe de la reputación o prestigio ajenos, ni hay denigración a terceros. En resumen, el Panel considera que no se ha probado que el nombre de dominio se haya registrado o se esté utilizando de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i.) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único desestima la Demanda.

Roberto Bianchi
Experto Único

Fecha: 28 de junio de 2006