Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI

DECISI�N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Agust�n Mateo Garc�a v. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom)

Caso N��D2006-0767

1. Las Partes

La parte demandante es Agust�n Mateo Garc�a, con domicilio en Valencia, Espa�a y representado por Eduard Chaveli Donet, con domicilio en Valencia, Espa�a (en�adelante, el�“Demandante”).

La parte demandada es BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom), con domicilio en Valencia, Espa�a y representada por Javier�A.�Maestre�Rodr�guez, con domicilio en Madrid, Espa�a (en adelante, la�“Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de Dominio <derribosmateo.com> (en�adelante, el “nombre de dominio”).

La entidad registradora del nombre de dominio es DSTR Acquisition VII, LLC (en�adelante, “Dotregistrar.com”).

3. Iter Procedimental

El Demandante present� su escrito de demanda (en adelante, la�“demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 20�de�junio�de�2006. El 22, 27 y 28�de�junio�de�2006 el Centro envi� a Dotregistrar.com por medio de correo electr�nico sendas solicitudes de verificaci�n registral en relaci�n con el nombre de dominio. El 28�de�junio�de�2006 Dotregistrar.com envi� al Centro, v�a correo electr�nico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio, proporcionando a su vez los correspondientes datos de contacto administrativo, t�cnico y de facturaci�n.

El Centro verific� que la demanda cumpl�a los requisitos formales de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Pol�tica”), el Reglamento de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el�“Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Pol�tica uniforme de soluci�n de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el�“Reglamento�Adicional”).

De conformidad con los p�rrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific� formalmente la demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5�de�julio�de�2006. De conformidad con el p�rrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij� para el 25�de�julio�de�2006. La Demandada present� su escrito de contestaci�n a la demanda (en adelante, el“escrito de contestaci�n”) ante el Centro el 13�de�julio�de�2006.

El Centro nombr� a Albert�Agustinoy�Guilayn, Mario�A.�Sol�Munta�ola y Luis�Larramendi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 20�de�septiembre�de�2006, recibiendo la Declaraci�n de Aceptaci�n y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el p�rrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de la marca mixta espa�ola n� 1770452 DERRIBOS MATEO, la cual ha venido utilizando desde su registro para el desarrollo de sus actividades profesionales.

La Demandada es una sociedad espa�ola especializada en la prestaci�n de servicios tecnol�gicos, entre los cuales destaca el registro de nombres de dominio y desarrollo y mantenimiento de p�ginas web. En este sentido, el registro del nombre de dominio se deriv� de un encargo de una sociedad espa�ola denominada Derribos Mateo, S.L., la cual solicit� de la Demandada igualmente el desarrollo de su sitio web corporativo, vincul�ndose al nombre de dominio.

El Demandante hab�a mantenido una larga relaci�n con la sociedad Derribos Mateo, S.L., cuyo principal accionista es Antonio Mateo Garc�a, hermano del Demandante. De�hecho, el Demandante hab�a sido part�cipe desde 1984 (a�o de constituci�n de la sociedad) en el capital de la citada sociedad para, posteriormente y debido a diferencias con D.�Antonio�Mateo�Garc�a, abandonar dicha posici�n. No obstante, poco antes de desprenderse de su participaci�n en la sociedad Derribos Mateo, S.L. en agosto de�1993�el Demandante procedi� al registro de la mencionada marca mixta espa�ola, cuya concesi�n fue publicada por la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas el 1�de�enero de�1994.

Dicho registro fue impugnado por Derribos Mateo, S.L. el 25�de�enero�de�1996 ante un juzgado de primera instancia de Valencia. En la correspondiente demanda, Derribos Mateo, S.L. solicitaba su pleno derecho de uso de la mencionada marca, acompa�ado del cese inmediato en el uso de la misma por parte del Demandante. En su sentencia, el juzgado de primera instancia de Valencia desestim� las pretensiones de Derribos Mateo, S.L., confirmando los derechos del Demandante sobre la citada marca.

Dicha sentencia fue objeto de recurso de apelaci�n ante la Secci�n Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual termin� fallando a favor de Derribos Mateo, S.L. estableciendo que correspond�a a favor de dicha sociedad una “cuota indivisa del 50 % del nombre de dominio para emplear la denominaci�n Derribos Mateo, como marca gr�fica para distinguir los servicios de su empresa”.

De nuevo, dicha sentencia fue recurrida en casaci�n por el Demandante ante el Tribunal Supremo espa�ol, cuya sala de lo civil termin� estimando el citado recurso el 15�de�febrero�de�2005, anulando la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirmando �ntegramente la sentencia originalmente emitida por el juzgado de primera instancia de Valencia anteriormente mencionada.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el nombre de dominio fue registrado el 28�de junio�de�2004 y en el momento de la presentaci�n de la demanda en el presente procedimiento se encontraba vinculado al sitio web corporativo de Derribos Mateo, S.L., ofreciendo informaci�n sobre la historia y servicios de la citada sociedad.

Al momento de emitir la presente decisi�n, no obstante, el estado de dicha p�gina web ha cambiado, encontr�ndose desactivada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la demanda el Demandante expone los siguientes argumentos:

- Que desde el 5�de�julio�de�1993 es pleno titular de la marca mixta espa�ola “Derribos Mateo”, titularidad que ha sido confirmada por sentencia firme a nivel espa�ol;

- Que el nombre de dominio es id�ntico a la parte denominativa de la referida marca, lo cual –de acuerdo con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Pol�tica– constituye suficiente para considerar una identidad suficiente a nivel de la mencionada Pol�tica;

- Que la Demandada carece de derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio. En este sentido, indica el Demandante que la Demandada no ostenta licencia o autorizaci�n alguna que le permita utilizar la marca “Derribos Mateo” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio. Indica asimismo el Demandante que el uso hecho del nombre de dominio constituye una infracci�n de sus derechos sobre la mencionada marca, en el sentido previsto en los art�culos�34.1 y 34.3(e) de la Ley espa�ola N��17/2001, de 7�de�diciembre, de marcas.

- Que, en el mismo sentido indicado en el punto anterior, indica el Demandante que tampoco puede considerarse que Derribos Mateo, S.L. ostente un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, habida cuenta del hecho que no tiene licencia o autorizaci�n alguna para utilizar el nombre de dominio. De este modo, considera el Demandante que el uso de dicho nombre de dominio por parte de Derribos Mateo, S.L. constituye un uso ileg�timo y desleal de la marca de la que es titular.

- Que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la Demandada. En este sentido, indica el Demandante que, a pesar de que pudiera entenderse que la Demandada hubiera actuado como mera prestadora de los servicios de tramitaci�n del registro del nombre de dominio, es contra quien debe dirigirse la Demanda y evaluar, consecuentemente, su actuaci�n respecto al nombre de dominio. De este modo, el Demandante considera que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio porque impide al Demandante reflejar la marca de la que es titular en el correspondiente nombre de dominio. Igualmente, considera el Demandante que, al actuar por encargo de Derribos Mateo, S.L., est� colaborando con una actuaci�n de mala fe –en el sentido de la Pol�tica–, al utilizar el nombre de dominio para atraer de forma intencionada usuarios de Internet eventualmente interesados en los servicios del Demandante. Indica en el mismo sentido el Demandante que la actuaci�n de la Demandada est� perturbando ileg�timamente el desarrollo de sus actividades en Internet.

B. Demandado

En el escrito de contestaci�n a la demanda, la Demandada incluye los siguientes argumentos:

- Que, a pesar de que Bemarnet Management consta como Demandada en el presente procedimiento, la empresa que est� haciendo un uso efectivo del nombre de dominio es la sociedad espa�ola Derribos Mateo, S.L. En este sentido, la Demandada se define como una mera intermediaria t�cnica, encargada por Derribos Mateo, S.L. de registrar y utilizar el nombre de dominio para el desarrollo del sitio web corporativo de la mencionada sociedad;

- Que el registro y uso del nombre de dominio se funda en la denominaci�n social de Derribos Mateo, S.L., la cual –incluso antes de su constituci�n formal- ha venido sirvi�ndose de dicha denominaci�n para el desarrollo de sus actividades comerciales;

- Que la Demandada ostenta un inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio, al responder su registro y utilizaci�n a la ejecuci�n de un encargo profesional que le efectu� la sociedad Derribos Mateo, S.L. Ello no obstante, indica la Demandada que el inter�s leg�timo que en �ltima instancia ha de tenerse en cuenta para la estimaci�n o no de la demanda es el de Derribos Mateo, S.L., empresa que efectivamente viene utilizando y utiliza el nombre en cuesti�n;

- Que, al ostentar la Demandada un inter�s leg�timo en el sentido descrito en el punto anterior, en ning�n caso podr� considerarse que ha registrado y utilizado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, indica la Demandada que la ausencia de mala fe es igualmente justificable por el hecho de que el registro del nombre de dominio por la Demandada se deriva de un encargo profesional recibido de uno de sus clientes, el cual simplemente pretend�a trasladar su denominaci�n social al entorno de Internet sin estar dirigido a aprovecharse de la marca titularidad del Demandante;

- Que el conflicto planteado en el presente procedimiento excede el �mbito de la Pol�tica, al derivarse de un conflicto estrictamente contractual, societario y marcario que deber�a ser plenamente resuelto en v�a judicial espa�ola;

- Que al presentar la demanda, el Demandante ha incurrido en un supuesto de secuestro a la inversa del nombre de dominio (“Reverse Domain Hijacking”), tal y como dicho concepto ha sido definido de forma recurrente por decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica, el Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el car�cter id�ntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de la marca de la que el Demandante es titular;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses leg�timos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A continuaci�n se analizar� la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Pol�tica en relaci�n con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusi�n

De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisi�n, el Demandante es titular de una marca basada en la denominaci�n “Derribos Mateo”, la cual ha venido utilizando durante a�os para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Si se compara el nombre de dominio con la mencionada marca, se puede comprobar que existe solamente la diferencia consistente en que el nombre de dominio no incluye un espacio de separaci�n entre las dos palabras que lo componen, adem�s de incorporar el sufijo “.com”.

Esta diferencia, no obstante, no deber�a considerarse relevante a los efectos de la presente decisi�n pues se deriva de la actual configuraci�n t�cnica del sistema de nombres de dominio (DNS). As� lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, las decisiones en New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI N��D2000-0812, o en, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Caso OMPI N� D2003-0172).

De este modo, este Grupo de Expertos considera que, a efectos de la Pol�tica, el nombre de dominio es id�ntico a la marca de la que el Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica.

B. Derechos o intereses leg�timos

El p�rrafo 4.c) de la Pol�tica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o inter�s leg�timo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Pol�tica.

En concreto tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepci�n de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominaci�n contenida en el nombre de dominio, a�n cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los usuarios de Internet de forma equ�voca o de empa�ar el buen nombre de las marcas titularidad de la Demandante con �nimo de lucro.

A efectos de evaluar la eventual concurrencia de alguna de las circunstancias anteriormente mencionadas en el presente caso, debe determinarse previamente qu� entidad ha de ser considerada en el marco del presente procedimiento como demandada en el sentido previsto por la Pol�tica. En este sentido, no cabe sino insistir en la claridad con la que queda dilucidada dicha cuesti�n en el p�rrafo 1 del Reglamento en el que, al definirse el concepto de “demandado”, se indica que deber� entenderse por tal el “titular del registro de un nombre de Dominio contra el cual se ha iniciado una actuaci�n en relaci�n con una demanda”.

Teniendo en cuenta dicha definici�n, este Grupo de Expertos debe considerar como Demandada precisamente a Bemarnet Management, sin perjuicio de tener en cuenta las circunstancias vinculadas al registro y uso del nombre de dominio por parte de aquella y, especialmente, el encargo recibido de Derribos Mateo, S.L. para el registro del nombre de dominio para albergar su sitio web corporativo. Dicha interpretaci�n parece congruente con la aplicada de forma recurrente en anteriores decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, entre otras las decisiones Maureen A. Healy v. Andreas Kuhlen, Caso OMPI N��D2000-0698; Henning Mediation & Arbitration Service, Inc. and eNeutral Inc. v. Corblet Corporation, Caso OMPI N��D2003-0441; Dr. Ing. H. C. F. Porsche AG v. Ron Anderson, Caso OMPI N��D2004-0312; y, Antonio de Felipe v. Registerfly.com, Caso OMPI N��D2005-0969).

Habiendo hecho la anterior aclaraci�n, cabe se�alar que en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna de las mencionadas en el p�rrafo 4.c) de la Pol�tica ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inter�s leg�timo por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta los siguientes elementos:

- En ning�n caso puede considerarse que la Demandada haya vinculado el nombre de dominio a una “oferta de buena fe de productos o servicios” propios, puesto que, por el contrario, dicha oferta no le era propia sino que era la de uno de sus clientes y, consiguientemente, no pod�a considerarse como un uso leg�timo en el sentido por la Pol�tica.

- En ning�n momento ni en forma alguna la Demandada ha sido conocida bajo la denominaci�n “Derribos Mateo”, puesto que la misma, en su caso, corresponder�a a la entidad que hab�a encargado el registro y uso del nombre de dominio y que, tal y como se ha indicado con anterioridad, no puede ser considerada como demandada en el marco del presente procedimiento. De este modo, tampoco ha lugar a la aplicaci�n de este supuesto en el presente procedimiento.

- Tampoco puede considerarse que la Demandada haya hecho un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que, de hecho, estaba actuando por encargo de un tercero, por lo que dicho uso le era ajeno y, en todo caso, respond�a a un encargo comercial.

Teniendo en cuenta todo lo indicado, este Grupo de Expertos considera que la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica ha sido acreditado por el Demandante en el marco del presente procedimiento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El �ltimo de los elementos previstos por la Pol�tica es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI N��D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI N��D2000-0001,) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilizaci�n.

En este sentido, a efectos de evaluar la eventual concurrencia de la mencionada mala fe en el presente caso, este Grupo de Expertos considera imprescindible recordar una vez m�s las circunstancias asociadas al registro y uso del nombre de dominio por parte de la Demandada. En especial cabe recordar:

- Que la Demandada es una empresa especializada en la prestaci�n de servicios inform�ticos, entre los cuales se incluyen el registro de nombres de dominio y el desarrollo y mantenimiento de p�ginas web;

- Que, tal y como ha acreditado documentalmente la Demandada, el registro del nombre de dominio –y su posterior vinculaci�n con la p�gina web corporativa de Derribos Mateo, S.L.–, se deriv� de un encargo profesional de una sociedad que cumpl�a las dos condiciones siguientes:

(i) Se trataba de una sociedad cuya denominaci�n social, tal y como constaba y consta en el Registro Mercantil espa�ol, correspond�a totalmente a la denominaci�n de que se compone el nombre de dominio; y

(ii) Se trataba de una sociedad que, en el momento de realizar el mencionado encargo –as� como en el momento de registro del nombre de dominio–, hab�a sido judicialmente habilitada para utilizar la marca espa�ola que se correspond�a con el nombre de dominio.

Teniendo en cuenta las circunstancias indicadas, no parece que el registro del nombre de dominio pueda considerarse derivado de una actuaci�n de mala fe en el sentido previsto por la Pol�tica. As�, el �nico elemento susceptible de cr�tica es la identificaci�n en la base de datos Whois de la Demandada como (aparente) plena titular del nombre de dominio, cuando de hecho actuaba en dicho registro como mera intermediaria t�cnica a favor de la sociedad Derribos Mateo, titular de hecho del nombre de dominio. Sin embargo, no parece que dicho extremo, a pesar de ser criticable desde de un punto de exactitud y veracidad en los datos de registro, sea suficientemente relevante como para elevar la actuaci�n de la Demandada al nivel de mala fe en el sentido previsto por la Pol�tica.

Tampoco parece que el uso del nombre de dominio pueda considerarse basado en criterios de mala fe –tal y como se definen en la Pol�tica. En este sentido, cabe recordar que desde un primer momento, el nombre de dominio se encontr� asociado a la p�gina web corporativa de la sociedad Derribos Mateo, S.L. Dicho uso confirma el car�cter de encargo en el que se bas� la Demandada a la hora de registrar y posteriormente utilizar el nombre de dominio.

De hecho, �sta es una diferencia significativa entre las circunstancias aplicables al presente procedimiento y las que aplicaron al procedimiento referido en , Agust�n Navarro Navarro v. Antonio Navarro Navarro y Beatriz Mart�nez, S.L. Caso OMPI N��DES2006-0011. En efecto, en dicho procedimiento el especialista encargado de resolver constat� que el nombre de dominio en cuesti�n (<derribosmateo.es>) no estaba siendo utilizando en modo alguno desde su registro, considerando que dicha falta de uso constitu�a una incongruencia con el supuesto encargo de Derribos Mateo, S.L. para el desarrollo y hospedaje del sitio web corporativo de la mencionada sociedad. Esta incongruencia no se da en el presente caso, puesto que, atendiendo a las evidencias presentadas por las partes, parece claro que desde un primer momento existi� una voluntad real de uso.

A modo de conclusi�n, cabe recordar que la disputa de la que es objeto el presente procedimiento no se deriva estrictamente de la titularidad sobre el nombre de dominio, sino que se entronca con un largo y complejo enfrentamiento entre las partes que supera el �mbito estrictamente referido a los nombres de dominio. De este modo, la Pol�tica no parece ser el instrumento �ptimo para la resoluci�n definitiva de la disputa entre las partes, sino que dicha soluci�n plena y referida a todos los aspectos relevantes de la disputa entre las partes deber�a obtenerse ante los tribunales de justicia.

Teniendo en cuenta lo indicado hasta este punto, este Grupo de Expertos considera que el Demandante no ha acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones requeridas por el p�rrafo 4.a) de la Pol�tica para la estimaci�n de la demanda.

7. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

Tal y como se ha indicado al resumir los argumentos de la Demandada, �sta considera que la presentaci�n de la demanda constituye un acto claro de intento de secuestro inverso del Nombre de Dominio (“reverse domain name hijacking”), tal y como dicho concepto se encuentra definido en el p�rrafo 15.e) del Reglamento y ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la Pol�tica (ver, entre otras, las decisiones Innovative Measurement Solutions, Inc. v. Hart Info Systems, Caso OMPI N��D2001-0552; Windsor Fashions, Inc. v. Windsor Software Corporation, Caso OMPI N��D2002-0839; usDocuments, Inc. v. Flexible Desgins, Inc./Craig Dinan, Caso OMPI N��D2003-0583; Consejo de Promoci�n Tur�stica de M�xico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc, Caso OMPI N� D2004-0242; Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, Caso OMPI N� D2005-0309; yTrailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises, Caso OMPI N��D2006-0875).

Teniendo en cuenta las circunstancias descritas a lo largo de la decisi�n, este Grupo de Expertos no considera que la actuaci�n del Demandante se haya basado en una voluntad basada en la mala fe o en el �nimo de obstaculizar las actividades de la Demandada. De este modo, este Grupo de Expertos no considera que haya lugar a la solicitud de la Demandada de declarar la actuaci�n del Demandante como un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio.

8. Decisi�n

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la demanda.

Fecha: 17�de�octubre�de�2006