Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya v. Associació Catalana d’Enginyers en Informática de Catalunya
Caso No. D2007-0171
1. Las Partes
El Demandante es Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya con domicilio en Barcelona, España, representado por JAUSAS. España.
La Demandada es la Associació Catalana d’Enginyers en Informática de Catalunya, con domicilio Barcelona, España, representada por Eduard Elias i Vila.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <coeic.org>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de febrero de 2007. El 8 de febrero de 2007, el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de febrero de 2007, Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 1 de marzo de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de marzo de 2007.
El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de marzo de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Cuestiones Preliminares
A. Idioma del procedimiento:
El idioma de registro del nombre de dominio <coeic.org> es el inglés. No obstante, el Demandante solicita en la modificación de la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son españolas y están domiciliadas en España; la demanda y la contestación están redactadas en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducción al español de la documentación presentada en catalán.
Improcedencia de la acumulación con el procedimiento OMPI No. D2007-0168:
La Demandada solicita en su contestación a la demanda que, de conformidad con el párrafo 4 f) de la Política, se consolide este procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la consolidación solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentación que se presenta para el caso OMPI No. D2007-0168.
La argumentación principal de la Demandada para solicitar la acumulación de ambos procedimientos es que la Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica, tenía desde su fundación el objetivo principal de crear el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. Según la Demandada, en la Asamblea de la Asociación celebrada el 2 de marzo de 2001 se aprobó la delegación en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociación; y que, a todos los efectos, el Colegio debía ser considerado sucesor de la Asociación.
Por razones prácticas, este Experto no acumulará el actual procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. Sin embargo, dadas las estrechas relaciones que median entre los demandados de ambos procedimientos y atendiendo a la petición de la Demandada, este Experto, haciendo uso de las facultades que le reconoce la Política y el Reglamento, y dado que es el Experto único de ambos procedimientos, decide tener por presentada en este caso la documentación aportada por el Demandado en el procedimiento OMPI No. D2007-0168.
4. Antecedentes de Hecho
- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18 de diciembre de 1986 y por la resolución del Conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña de 30 de enero de 1987. El Demandante está inscrito con el número EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
- El Demandante es titular de la marca española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el Nº 2.478.652, consistente en la denominación COEIC concedida el 7 de enero de 2003, para los servicios de representación, asesoría y defensa de los ingenieros (clase 42).
- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papelería, tarjetas de felicitación, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones gráficas y representaciones gráficas, pósteres, fotografías, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.
- El Demandante es titular del nombre de dominio <eic.es> desde el 19 de octubre de 1996.
- La Demandada fue promotora de la constitución del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Autónomas de España, la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9 de abril, de creació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya Nº 167, de 2 de abril de 2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, Nº 3371, de 19 de abril de 2001.
- Los Estatutos del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, fueron aprobados por “Resolución del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña JUS/2068/2002, de 9 de julio, por la que habiéndose comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Cataluña los Estatutos del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3680, de 18 de julio de 2002). En el artículo 1 de estos estatutos se dispone que el Colegio también podrá usar su acrónimo, formado por las letras COEIC (“El Col·legi podrà usar també el seu acrònim, format per les lletres COEIC”
Tras la constitución del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, la Associació Catalana d'Enginyers en Informàtica no ha quedado disuelta. Buena prueba de ello son los propios Estatutos del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, en cuyo artículo 14 se dispone lo siguiente:
“Els Col.legis Oficials d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya articularan una especial via de col.laboració amb les seves respectives associacions promotores, l’Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica (ACEI) i Associació Catalana d’Enginyeries Tècniques en Informàtica (@cenit). El carácter associatiu d’aquestes permet una major facilitat estatutària per establir acords amb altres associacions professionals informàtiques i impulsar el que afirma el preàmbul de la Llei 3/2001 quan assenyala que el Col.legi “dura a cap activitats a favor dels seus associats i de la societat, que no siguin les que la llei reserva en exclusiva als col.legis, mitjançant acords associatius amb altres entitats que agrupen els professionals informàtics i que comparteixen els mateixos objectius, independentment de quina en sigui la titulació”
- El nombre de dominio <coeic.org> fue registrado el día 12 de marzo de 2001.
- Bajo el nombre de dominio <coeic.org> se ofrece el sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en informàtica de Catalunya, denominación que engloba al Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica y al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica.
- El 27 de enero de 2005, el Demandante remitió por carta un requerimiento al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya solicitándole formalmente que dejara de utilizar el acrónimo COEIC, así como el nombre de dominio <coeic.org>. Asimismo, el 23 de mayo de 2005, el Demandante requirió al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acrónimo y del referido nombre de dominio.
- El 2 de octubre de 2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya una comunicación en la que afirma que la utilización de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infracción de los derechos de marca de la que es titular el Demandante, y se le advertía que se iniciarían las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelación de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya mediante burofax remitido el 9 de octubre de 2006, en el que manifiesta que no utiliza el acrónimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo además lo dispuesto en el artículo 1º de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:
- El Demandante es titular de una marca registrada compuesta por el signo COEIC.
- La Demandada no ha desarrollado una página web propia a través de la cual presente su actividad, o se presente con carácter público ante sus miembros. Por el contrario el nombre de dominio en conflicto dirige al sitio web del Col.legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya, vinculado estrechamente a la Demandada.
- El registro del nombre de dominio <coeic.org> por parte de la Demandada y su uso por el Col-legi Oficial d´Enginyers en Informàtica para su utilización supone una vulneración de la marca del Demandante.
- Argumenta el Demandante que su marca goza de la condición de notoria en el sentido del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y régimen de la marca notoria.
- El registro del nombre de dominio por parte de la Demandada impide su registro a favor del Demandante. Además el nombre de dominio no se usa por su titular, sino que bajo ese dominio se reconduce a la página web principal del Col.legi Oficial d’Engynyers en Informàtica, página web en la que no se encuentra ni la más mínima referencia a la asociación demandada.
- El registro del nombre de dominio <coeic.org> por parte de la Demandada y su cesión a favor a favor del Col-legi Oficial d´Enginyers en Informàtica para su utilización supone una vulneración del ordenamiento jurídico nacional sobre propiedad industrial de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 17/2001 de Marcas, según el cual “la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.”
- Aunque la reclamación se presenta seis años después del registro del nombre de dominio, a efectos de evitar una eventual aplicación de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la acción argumenta que el plazo de prescripción habría sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
- Tras las alegaciones de carácter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relación con los requisitos que exige la Política para que prospere la demanda. Así, considera que el nombre de dominio es idéntico a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparación de los productos o servicios a los que se aplica la marca, si se compara dichos productos o servicios con las actividades desarrolladas bajo el nombre de dominio <coeic.org> se constata que la similitud de servicios es susceptible de crear confusión entre los agente del sector de la ingeniería, perjudicándose la labor y función que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandado no podía desconocer la notoriedad de la denominación COEIC; y porque la Demandada en ningún momento ha solicitado autorización del Demandante para la utilización de su marca. Finalmente, entiende el Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque no hay constancia alguna de que la Demandada esté usando, al menos en beneficio propio, el nombre de dominio, y porque el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials, a cuya página se reenvía desde el nombre de dominio <coeic.org>, ha solicitado el mayor número posible de nombres de dominio con el término coeic, incluso con posterioridad a haber recibido requerimientos del demandante, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con la siglas eic, siglas que utiliza también para identificar al Col.legi y a la Asociaciò d’Engynyers Industrials de Catalunya de forma conjunta.
- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resolución por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <coeic.org >.
B. Demandado
Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandada son las siguientes:
- La Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica, tenía desde su fundación el objetivo principal de crear el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. En la Asamblea de la Asociación celebrada el 2 de marzo de 2001, se aprobó la delegación en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociación, y que, a todos los efectos, el Colegio debía ser considerado sucesor de la Asociación.
- No es correcto, según la Demandada, la afirmación del Demandante de que al reservar el dominio <coeic.org> y permitir su uso por el Colegio, no esté haciendo uso del mismo. Además, según la Demandada, reservó dicho dominio en nombre del Colegio, cuando éste todavía no tenía capacidad de obrar, y en ello no hay ninguna mala fe ni mala utilización del nombre de dominio, como pretende la Demandante.
- La Demandada solicita al grupo administrativo que acumule el presente procedimiento con el procedimiento No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la acumulación solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentación que se presenta para el OMPI No. D2007-0168. En dicha documentación el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominación y las iniciales de la denominación del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusión alguna; afirma la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposición en su artículo primero según la cual el Colegio podrá usar también su acrónimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9 de julio de 2002, por la Generalitat de Cataluña y eso establece el legítimo derecho del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya a usar dicho acrónimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Asimismo, en la documentación presentada en el caso OMPI No. D2007-0168 también se niega que los nombres de dominio formados por el término COEIC hayan sido registrados y se estén usando de mala fe, porque no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Según los argumentos del Colegio, que hace suyos la Asociación, el Demandante abrió su página web en el año 1996 con el dominio <eic.es> y nunca mostró el más mínimo interés por ningún nombre de dominio <coeic>. Además, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya argumenta (y la Asociación Demandada hace suyos sus argumentos) que tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, pues los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Informática, ni los Ingenieros en Informática pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Además, se afirma que un Colegio Oficial es un organismo de derecho público, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ningún negocio del Demandante. De igual modo, se explica que los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC no son usados de forma engañosa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya no está interesado en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Además, no se ha producido ninguna confusión hasta la fecha. Por todo ello, en la contestación a la demanda del caso OMPI No. D2007-0169 la parte demandada entiende que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.
- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el párrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.
Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de una marca española que protege la denominación COEIC.
De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre el nombre de dominio <coeic.org> y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [ United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199)]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.
Por lo demás, es indiferente la comparación de los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y la marca del Demandante. Porque frente a lo que sucede en el Derecho español y comunitario de marcas, en la Política lo único que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo. Y es claro que puede generarse confusión entre la marca COEIC y el nombre de dominio <coeic.org> (con independencia de que consten o no casos concretos de confusión).
Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI No. D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, o Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI No. D2002-1037, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4.c) de la Política.
Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (en este sentido, entre otras, las decisiones en Caso OMPI Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI No. D2000-0079, Caso OMPI Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).
El Demandante afirma en su demanda que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandada no podía desconocer la notoriedad de la denominación; y porque la Demandada en ningún momento ha solicitado autorización del Demandante para la utilización de su marca.
Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos.
Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, la Demandada viene a alegar que registró el nombre de dominio para que lo usase el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya y ese Colegio tendría derechos o intereses legítimos sobre el término COEIC, pues en el artículo 1 de sus Estatutos (hallados acorde a la legalidad el 9 de julio de 2002 por la Generalitat de Catalunya), el Colegio podrá usar también su acrónimo, formado por las letras COEIC.
Pues bien, en la medida en que la Demandada fue la promotora del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya puede entenderse que la Demandada gozaba de un interés legítimo en el momento de registrar el nombre de dominio. En efecto, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya posee un interés legítimo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, como se expone detalladamente en la decisión del caso OMPI No. D2007-0168. Siendo esto así, la Asociación promotora del Colegio también tendría un interés legítimo a la hora registrar el nombre de dominio en conflicto para posteriormente ceder su uso al Colegio. Sin embargo, el tenor literal del párrafo 4 a ii) de la Política establece como condición para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio”). Debe por ello analizarse si en la actualidad la Demandada, que figura como titular del nombre de dominio, cediendo su uso al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya mantiene o no un interés legítimo sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, este Experto entiende que no es necesario llegar a una conclusión definitiva en este punto, toda vez que la existencia de un interés legítimo en el nombre de dominio a la hora de registrarlo hace que dicho nombre de dominio no se haya registrado de mala fe, como se expone a continuación.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera que el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya goza de un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, que es el acrónimo de su denominación oficial, porque el artículo 1 de sus Estatutos recogen expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acrónimo COEIC. Siendo esto así, no cabe apreciar mala fe en el hecho de que la Demandada, que recordemos es una asociación promotora de la constitución del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, haya registrado el nombre de dominio <coeic.org> para que fuese usado por dicho Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneración del mismo, con cita de jurisprudencia española en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo demás dispone el artículo 34 de la Ley española de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infracción de marca de conformidad con la Ley española. Esa es una tarea que sólo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados márgenes de los procedimientos regidos por la Política, en los que únicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.
En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislación española, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. v. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Darío Fernández de Villavicencio Greb, Caso OMPI No. D2003-0149.
El apartado 15.a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicación, para suplir las eventuales lagunas de la Política y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (véanse a título meramente ejemplificativo las resoluciones en Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001; Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI No. D 2000-0004, , Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI No. D2000-0484; , Seur España, S.A. v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2000-0691).
Pero la aplicación de la legislación nacional, de forma complementaria a la Política no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.
Así pues, si el Demandante considera que la Demandada o el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya hacen un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la vía jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley española de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamación en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no haya sido registrado de forma especulativa, y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP, sea utilizado de tal modo que infringe una marca registrada de conformidad con la legislación española. Esto es así por las diferencias de régimen entre la Política y la Ley de Marcas española.
Sólo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que la Demandada o el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya hacen del nombre de dominio <coeic.org> lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicación al caso el artículo 37 de la Ley de marcas según el cual “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se hada conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infracción de marca, si puede o no procederse a una aplicación analógica de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominación del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante
La Demandada solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolución en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Según el apartado 15.e) del Reglamento, “si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaración de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2000-1224, Goldline International, Inc. v. Gold Line, Caso OMPI No. D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por él invocada: (Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, Caso OMPI No. DBIZ2002-00245, HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI No. D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado (Smart Design LLC v. Hughes, Caso OMPI No. D2000-0993).
Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretación errónea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con el nombre de dominio litigioso le permite obtener, sin más, la transferencia del nombre de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretación desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único
Fecha: 24 de abril de 2007