Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Levantur S.A. v. Soluciones Ferreira
Caso N° D2007-1640
1. Las Partes
La Demandante es Levantur S.A. con domicilio en Palma de Mallorca, España, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, España.
La Demandada es Soluciones Ferreira, con domicilio en Torrent, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <grupopiñero.com>
(<xn--grupopiero-z9a.com>) y <grupopiñero.net> (<xn--grupopiero-z9a.net>).
El registrador de los citados nombres de dominio es Spot Domain LLC dba Domainsite.com.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el Centro envió a Spot Domain LLC dba Domainsite.com via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 9 de noviembre Spot Domain LLC dba Domainsite.com envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de diciembre de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de diciembre de 2007.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Levantur, S.A. forma parte del Grupo Piñero, uno de los principales grupos en el sector turístico español. Dicha empresa inició sus actividades en fecha de 6 de junio de 1977. Según la prueba documental aportada por la Demandante, la cual no se ha puesto en entredicho por la Demandada, el objeto social de la Demandante consiste, brevemente expuesto, en adquirir bienes muebles e inmuebles para su explotación; en la explotación de hoteles y apartamentos y, en general, en la realización de todo tipo de servicios necesarios para la implantación y desarrollo de la industria turística.
La Demandante es titular de la marca española mixta GRUPO PIÑERO, registrada bajo el número 2.519.578, en clases 39, 41 y 43. Fue concedida por la Oficina correspondiente, y está en vigor desde el 27 de diciembre de 2002.
El Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de esta controversia en fecha de 24 de mayo de 2007.
Se han aportado diversas noticias en las que se menciona repetidamente al “Grupo Piñero” como propietario de complejos hoteleros en España y en otras partes del mundo (p.e. México o República Dominicana). Asimismo, se aporta fotocopia de la página web “www.grupo-pinero.com” donde es fácilmente observable la mención “grupo piñero”.
El Demandante no ha autorizado al Demandado el uso de su marca antes mencionada como nombre de dominio.
El Demandado no ha acreditado ostentar derecho de marca u otro de carácter preferente al alegado por la Demandante.
Según se ha probado, el contenido de las páginas web relativas a los nombres de dominio disputados era pornográfico en un momento dado.
La Demandante se ha dirigido al Demandado requiriéndole la efectiva e inmediata retirada de los contenidos pornográficos albergados en las páginas web señaladas, a lo que el Demandado accedió en su momento, si bien éste no dejó de hacer alusiones al Grupo Piñero y el uso de la denominación marcaria protegida.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega lo siguiente:
Que ha registrado la marca nacional GRUPO PIÑERO con el número 2.519.578. La marca tiene efectos desde 27 de diciembre de 2002.
Que el Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de esta disputa en fecha de 24 de mayo de 2007.
Que la marca registrada alude al conjunto de empresas que actúan en el mercado, todas encuadradas bajo la denominación “Grupo Piñero”.
Que la actividad que desarrolla el Grupo Piñero es notoria en el mercado de referencia y en el sector turístico, en general, y que, por consiguiente, la marca registrada a su nombre es notoria.
Que, en la medida en que ya se permite el registro y acceso a páginas web que incluyan la palabra “ñ”, hay una perfecta identidad entre la marca registrada a nombre del Demandante y los nombres de dominio objeto de controversia.
Que existe un riesgo de confusión derivado del uso como nombre de dominio de la marca registrada a nombre de la Demandante.
Que ha registrado ante el Registro Mercantil, de acuerdo con lo que establece la normativa sectorial, el nombre de dominio <grupo-pinero.com> como identificador de su actividad en Internet.
Que en ningún caso ha autorizado o licenciado al Demandado el uso y explotación de la marca registrada GRUPO PIÑERO.
Que, por tanto, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio disputados. Es más, en su momento, el contenido de las páginas web era claramente pornográfico.
Que el Demandado ha registrado y está usando los nombres de dominio objeto de esta controversia de mala fe. Ello se pone de manifiesto por que en el momento de registro de tales nombres, el Grupo Piñero ya era notoriamente conocido, por lo que no puede ser fruto del azar dicho registro. Además, el hecho de redireccionar el contenido de los nombres de dominio controvertidos a sitios pornográficos acentúa el carácter de registro de mala fe aplicable al caso debatido. Respecto de la mala fe en el uso, ello se ha puesto de manifiesto una vez más por el hecho de dirigir los nombres de dominio a sitios web de carácter claramente pornográfico.
B. Demandado
El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo establecido en la Política y en su Reglamento, es preciso examinar la concurrencia de tres requisitos a fin de evaluar la viabilidad de la demanda formulada. Tales requisitos son los siguientes.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los requisitos establecidos en la Política consiste en que exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio (en este caso, se trata de dos nombres de dominio) objeto de controversia y los derechos de marca que se opongan por el Demandante. Este examen ha de hacerse al margen de los sufijos propios de cada nombre de dominio, como reiteradamente tiene establecido el Centro en multitud de decisiones, cuya cita es prescindible al ser un criterio interpretativo comúnmente conocido.
Según lo anterior, este Experto considera que se da, efectivamente, el primero de los requisitos establecidos en la Política, ya que se da una perfecta identidad entre el derecho de marca registrado a nombre de la Demandante (es decir, la marca GRUPO PIÑERO) y la parte denominativa de los nombres de dominio objeto de la presente controversia. Con la mera comparación entre las denominaciones en liza, se puede concluir la evidencia de la identidad entre unas y otra.
Por consiguiente, este Experto entiende cumplido el primero de los requisitos establecidos en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en la Política es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio objeto de disputa.
A este respecto, hay que tener en consideración, en primer lugar, que el Demandado no ha contestado o refutado las alegaciones efectuadas por la Demandante. Por consiguiente, habiéndosele notificado en forma la demanda, y no constando que su contenido le sea desconocido al Demandado, más bien todo lo contrario si tenemos en cuenta que se le requirió en el pasado para que cesara en el uso pornográfico del contenido de los nombres de dominio, a lo que accedió, el Experto interpreta el silencio del Demandado como aceptación implícita de las afirmaciones vertidas por la Demandante en su demanda.
En este sentido, y no obstante lo anterior, no ha apreciado el Experto la concurrencia de ninguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado c) del artículo 4 de la Política. Más bien todo lo contrario, puesto que la Demandante ha demostrado eficazmente lo siguiente: que aquella ha sido conocida en el sector turístico bajo la denominación “Grupo Piñero”; que tiene registrada una marca coincidente con la denominación controvertida, desde tiempo muy anterior al del registro de los nombres de dominio; que ha hecho un uso leal y efectivo de dicha marca; que no ha licenciado su uso o explotación al Demandado; y que, en suma, ha dispuesto de su derecho de marca (y, consecuentemente, de la denominación que incorpora en cuanto marca mixta) conforme a las exigencias de un comerciante o empresario de buena fe, sin que tal uso o explotación se haya visto contradicho, obstaculizado o menoscabado de alguna manera por el Demandado (véase a este respecto, por todas, la Decisión recaída en Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
Consecuentemente, estima el Experto que concurre también el segundo de los requisitos establecidos en la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, para la estimación de la demanda formulada es preciso que no sólo el registro, sino también el uso actual del nombre de dominio disputado haya sido hecho de mala fe.
Respecto de la prueba de este requisito, también es consolidada la opinión de otras decisiones del Centro en el sentido de que el registro de nombres de dominio que coincidan con marcas notorias es un acto de mala fe. No puede ser casualidad que se haya elegido como nombres de dominio dos que coinciden plenamente con una denominación marcaria ampliamente conocida en el mercado de referencia y por el público en general. Eso es precisamente lo que ocurre en el presente caso, ya que la prueba de notoriedad de la marca GRUPO PIÑERO es clara y está fuera de toda duda. A mayor abundamiento, de acuerdo con el criterio legal sentado en el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas de 2001 (aplicable a ambas partes, entiendo, en la medida en que ambas tienen nacionalidad española y residen en España), no puede admitirse que una persona utilice como identificador en Internet un nombre de dominio que coincida con una marca notoria o renombrada. Por consiguiente, es evidente que el Demandado registró los nombres de dominio a sabiendas de que coincidían con una denominación previamente utilizada por un empresario para su identificación, lo cual implica la mala fe del Demandado en dicho acto de registro.
Aparte de lo anterior, no hay que olvidar que la Demandante ha aportado suficiente prueba en el sentido de que el Demandado ha redireccionado las páginas web correspondientes a los nombres de dominio disputados a sitios web de contenido claramente pornográficos. También excusa de cita concreta las decisiones del Centro que han optado por considerar, con acierto, que ese solo hecho es un acto de mala fe que atañe al uso o, en su caso, incluso al registro, de los nombres de dominio.
Por otra parte, hay que indicar que este Experto ha intentado acceder a los nombres de dominio objeto de controversia y no ha podido, puesto que actualmente el acceso queda sujeto a la introducción de claves concretas de las que no se dispone. Esta circunstancia de vedar el acceso libre a una página web o de sujetarlo a la introducción de claves personales cabe interpretarse, igualmente, como un comportamiento de mala fe, puesto que impide acceder, a cualquier usuario interesado, a información acerca del Grupo Piñero, o el trabar conocimiento de la misma y de los servicios que se prestan a través de este grupo empresarial. En ello puede verse una suerte de entorpecimiento dirigido al legítimo titular de un derecho de marca para que éste pueda utilizar la dirección de Internet en cuestión y para que los usuarios que pretendan acceder a dicho sitio web puedan hacerlo.
Por todo ello, considera el Experto que los nombres de dominio objeto de la presente disputa fueron registrados y están siendo usados de mala fe por el Demandado.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <grupopiñero.com> (<xn--grupopiero-z9a.com>) y <grupopiñero.net> (<xn--grupopiero-z9a.net>) sean transferidos al Demandante.
José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 31 de diciembre de 2007