Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Compañía Aérea de Valencia, S.A. c. Surf and Surf
Caso No. D2008-0011
1. Las Partes
La parte demandante es Compañía Aérea de Valencia, S.A., Valencia, España, representada por Vitoria de Lerma Asociados, España (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Surf and Surf, Valladolid, España (en adelante, la “Demandada”).
2. El Nombre de Dominio y la Entidad Registradora
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cuidadoconairmed.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es eNom, Inc. (en adelante, “eNom”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 3 de enero de 2008. El 4 de enero de 2008 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. En la misma fecha eNom envió al Centro, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de enero de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de enero de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de febrero de 2008. Posteriormente, el 5 de febrero de 2008, el Demandado, a través del contacto de facturación del Nombre de Dominio se puso en contacto con el Centro por medio de correo electrónico.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de febrero de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El mismo día, la Demandante remitió al Centro una notificación por correo electrónico poniendo de manifiesto un cambio en la presentación de la página web conectada al Nombre de Dominio.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante
La Demandante es una empresa española especializada en ofrecer cursos de formación tanto de pilotos como de tripulación de líneas aéreas, ofreciendo desde 1988 a sus alumnos titulación oficial para el desarrollo de dichas actividades.
La Demandante es titular de las siguientes marcas españolas:
- Marca mixta No. 1.542.617 AIRMED, registrada desde el 17 de enero de 1990 en la clase 41 del Nomenclator Internacional; y
- Marca No. 2.222.034 AIRMED, registrada desde el 22 de marzo de 1999 en la clase 41 del Nomenclator Internacional.
La Demandante cuenta con presencia en Internet a través de su portal corporativo, conectado al nombre de dominio <airmed.es>.
La Demandada
La Demandada no ha comparecido en forma alguna en el marco de este procedimiento, por lo que el Experto no ha podido obtener información sobre dicha parte. El Experto tampoco ha podido obtener información fiable alguna respecto a la Demandada y sus circunstancias.
El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de octubre de 2007 y, en el momento de presentación de la Demanda, se encontraba conectado a un sitio web en el que se ofrecían contenidos críticos contra la Demandante y su escuela de vuelo. Así, el texto inicial en dicha página web indicaba:
“¡Mucho cuidado con AIRMED!
Esta página está creada por antiguos alumnos, empleados y personas muy relacionadas con la aviación y con la escuela de pilotos Airmed en Valencia (España) con la única pretensión de dar a conocer la verdad sobre la misma. No incluye referencias a otras escuelas ni mucho menos publicidad porque sólo pretende hacer saber la verdad sobre la polémica escuela Airmed, sin beneficiar a nadie más que a quien la lea. Seguro que te interesará saber el historial de inspecciones, sanciones recibidas, despidos improcedentes, demandas judiciales y sentencias incumplidas de Airmed.
Si has llegado hasta esta página es posiblemente porque estás interesado en cursar tus estudios de piloto o TCP en Airmed, si es así, por favor,
Lee con atención antes de matricularte en AIRMED.”
A este texto le seguían otros en los que se detallaban supuestas limitaciones e incumplimientos de la Demandante en la prestación de sus servicios de formación de pilotos y personal de asistencia en vuelo. Esta página no contenía ningún elemento publicitario ni gráfico más allá de algunas fotografías parciales de un avión, incluidas como elementos secundarios dentro de la página web.
Tal y como indicó la Demandante en una comunicación al Centro fechada el 13 de febrero de 2008, una vez presentada la Demanda se modificó la apariencia de la página web conectada al Nombre de Dominio, de modo que en el momento de emitirse esta decisión el mismo se encuentra vinculado a una página web en la que aparece una serie de animaciones y caricaturas de aviones y, en el centro y a gran tamaño, un icono sonriendo (“smiley”).
El 8 de noviembre de 2007, la Demandante remitió a la Demandada un requerimiento por medio de burofax instándole a transferir a su favor el Nombre de Dominio, atendiendo a la infracción de sus derechos que el registro y uso del mismo supone. No obstante, dicho burofax no pudo ser entregado (indicándose en destino que se dirigía a una destinataria desconocida), remitiéndolo la Demandante con posterioridad a la dirección de correo electrónico indicada por la Demandada en la base de datos Whois. La Demandada no ha contestado a dicho requerimiento en modo alguno.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante indica en la Demanda:
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas AIRMED de las que es titular. En este sentido, indica la Demandante que la inclusión del término “cuidado” no elimina el riesgo de confusión con las mencionadas marcas al tratarse de un prefijo denigratorio sin distintividad alguna y que en absoluto puede suponer el distintivo principal del dominio a percepción de los usuarios, pues dicho término no deja de ser de uso general para calificar o llamar la atención sobre algo o alguien;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio pues el único uso que se ha hecho del mismo por parte de la Demandada es el de desprestigiar la marca de la Demandante por medio de informaciones falsas, con el ánimo y finalidad de perjudicar los intereses de la Demandante y disuadir a futuros estudiantes a contratar sus servicios formativos. Así, considera la Demandante que la Demandada se aprovecha del atractivo de sus marcas AIRMED para atraer a los usuarios y desprestigiar a la Demandante;
- Que la Demandada registró y ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio en cuanto que la marca AIRMED es notoriamente conocida en el sector de las escuelas de aviación y oferta sus servicios tanto a nivel nacional como internacional, siendo Internet uno de los medios que para ello más utiliza. Asimismo, el hecho de haber utilizado datos de registro falsos constituye otra muestra de la mala fe de la Demandada, al impedir conocer el verdadero titular del Nombre de Dominio; y
- Que, en atención a los extremos indicados, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio
respecto de las marcas de las que la Demandante es titular;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la
Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los elementos que, de acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a las marcas titularidad de la Demandante. En este sentido, al compararlos se constatan las siguientes diferencias:
- El Nombre de Dominio incorpora la denominación de las marcas titularidad de la Demandante, si bien ésta se encuentra precedida por las palabras “cuidado con”; y
- El Nombre de dominio no incluye espacios entre las palabras que lo componen e incorpora el sufijo .com.
A modo preliminar, cabe descartar como relevante esta segunda diferencia, en cuanto que tanto la ausencia de espacios como la inclusión del mencionado sufijo en el Nombre de Dominio se derivan de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en el New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; o en A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).
Habiendo indicado lo anterior, la cuestión clave respecto a este primer elemento es determinar si la inclusión de las palabras “cuidado con” antes de la marca AIRMED en el Nombre de Dominio crea la suficiente distintividad entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, sin generar un riesgo razonable de confusión.
Para considerar esta cuestión debemos partir de la consideración, confirmada por las decisiones adoptadas en el marco de la Política, de que existirá un riesgo de confusión cuando el nombre de dominio en cuestión ofrezca la impresión global de corresponderse con la marca del demandante (ver, por ejemplo, Nandos International Limited c. M. Fareed Farukhi, Caso OMPI No. D2000-0225; AT&T Corp. c. William Gormally, Caso OMPI No. D2002-0738; o CPP, Inc. c. Virtual Sky, Caso OMPI No. D2006-0201).
De acuerdo a la sinopsis de la OMPI sobre las opiniones de los expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions) en su párrafo 1.3. ¿Se considera como un riesgo razonable de confusión con una marca cuando un nombre de dominio contiene la marca en conjunción con un término negativo? De acuerdo a la postura mayoritaria si existe un riesgo de confusión: cuando el nombre de dominio contiene una marca y una palabra genérica (dictionary word); o porque el nombre de dominio es muy similar a la marca; o porque el nombre de dominio no es fácilmente identificable como término negativo. De acuerdo a la postura minoritaria no existe tal riesgo de confusión, ya que los usuarios de Internet en su mayoría no asociarán al titular de la marca con el nombre de dominio que contiene el término negativo.
En este caso, el Experto considera que no existe tal riesgo de confusión. El elemento que permite dilucidar si este riesgo de confusión existe es precisamente la combinación entre las palabras “cuidado con” y la marca AIRMED. De este modo, el Experto considera que la mera lectura del Nombre de Dominio, sin acudir a la página web asociada al mismo, difícilmente podría inducir a un usuario de Internet a considerar que el Nombre de Dominio ha sido registrado por la Demandante o con la autorización de la Demandante. En efecto, no parece razonable pensar que la inclusión en el Nombre de Dominio de una fórmula evidentemente crítica como “cuidado con…” mantenga un riesgo de confusión entre los usuarios de Internet hasta el punto de que éstos no intuyan que el Nombre de Dominio estará conectado a un sitio web independiente y crítico contra la Demandante.
Así se ha considerado en decisiones adoptadas en el marco de la Política respecto a supuestos parecidos al presente como, por ejemplo, en Les Elfes Verbier S.A c. Miguel Rojo Pérez, Caso OMPI No. D2003-0593. En dicho caso, al tratar el supuesto riesgo de confusión existente entre una marca y un nombre de dominio compuesto por dicha marca precedida por la palabra “stop”, el experto indicó: “…el prefijo “STOP” es un término fácilmente comprensible con independencia del idioma nativo del internauta. Es por ello que muy difícilmente el internauta pueda caer en confusión en cuanto al origen del nombre de dominio <stopleselfes.com>. Por otra parte, la actitud denigratoria que el Demandante imputa al Demandado en su sitio web, lejos de inducir a confusión entre ambos signos tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio se denigra a sí mismo” (en el mismo sentido ver, por ejemplo, America Online, Inc. c. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM, Caso OMPI No. D2001-0918; o FMR Corp. c. Native American Warrior Society, Lamar Sneed, Lamar Sneede, Caso OMPI No. D2004-0978).
Tal y como se ha indicado con anterioridad, el Experto considera que la elección de un nombre de dominio que refleja claramente el carácter independiente y crítico del sitio web asociado al mismo excluye el riesgo de confusión respecto a las marcas de la Demandante requerido por el primero de los elementos previstos por la Política y, por tanto, impide considerar que en este caso se cumple dicho elemento.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Hasta la presentación de la Demanda, la Demandada había utilizado el Nombre de Dominio asociándolo a un sitio web crítico contra la Demandante. Atendiendo a las pruebas aportadas por ésta, el Experto no alberga dudas respecto al carácter genuinamente crítico de dicho sitio web. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la cuestión esencial en este punto es determinar si la inclusión de los mencionados textos en conexión con el Nombre de Dominio constituye un “uso legítimo y leal” en el sentido previsto en el párrafo 4(c) de la Política.
A tal efecto, atendiendo a las circunstancias apuntadas con anterioridad, parece que en este caso el Nombre de Dominio se encontraba vinculado a un sitio web genuinamente crítico contra la Demandante, sin que, en apariencia, dicho sitio web se dirigiera a intentar aprovecharse comercialmente de las marcas titularidad de la Demandante. Por el contrario, dicho sitio web ofrecía, de modo congruente con la composición del Nombre de Dominio, una serie de textos exponiendo críticas contra la Demandante.
Dicho tipo de uso debe considerarse como un uso crítico legítimo en el marco de la Política. Así se estableció (a sensu contrario) en la decisión relativa a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. c. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI No. D2003-0438, indicándose que: “El Demandado podía haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el carácter independiente y crítico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresión sí constituiría un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio (…).” Éste parece haber sido el caso en este supuesto en el cual, a criterio del Experto, la Demandada, a través del uso del Nombre de Dominio, ha acreditado la titularidad de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
Habiendo dicho lo anterior, el Experto desea realizar dos puntualizaciones que considera importantes para la resolución de este procedimiento:
- De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, la Demandada cambió la apariencia del sitio web conectado al Nombre de Dominio una vez presentada la Demanda. El Experto no puede sino condenar una actuación como esta, dado que introduce confusión y, por tanto, mayores dificultades a la hora de adoptar una decisión. Precisamente para evitar dichas circunstancias, numerosas decisiones adoptadas de acuerdo con la Política han considerado que el periodo relevante a la hora de evaluar el uso del sitio web vinculado a un nombre de dominio objeto de un procedimiento es precisamente el comprendido entre el registro del nombre de dominio y la presentación de la demanda (ver, por ejemplo, Miroglio S.p.A. c. Stanley Filoramo, Caso OMPI No. D2003-0887; o Ediciones Pléyades, S.A. c. Alejandro Barrada Martín “Grupo ABM”, Caso OMPI No. D2006-0094). De este modo se obtiene una imagen fiel del uso que el demandado ha estado haciendo del correspondiente nombre de dominio, sin que el conocimiento de la presentación de la demanda haya permitido camuflar los usos de tal nombre de dominio. Así ha procedido el Experto en el presente procedimiento, teniendo en cuenta los contenidos vinculados al Nombre de Dominio anteriores a la presentación de la Demanda, sin que la posterior modificación de los mismos por la Demandada haya sido tenida en cuenta como un elemento clave para la resolución del procedimiento.
- El hecho de que la Demandada no se haya personado en este procedimiento no tiene porqué comportar la automática consideración de su allanamiento y, por tanto, la automática estimación de la Demanda. Por el contrario, de conformidad con el párrafo 5(e) del Reglamento y tal y como han ratificado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465; o Brooke Bollea, a.k.a Brooke Hogan c. Robert McGowan, Caso OMPI No. D2004-0383), en caso de que la parte demandada en un procedimiento no presente la correspondiente contestación a la demanda, el experto debe decidir atendiendo a la información y pruebas aportados en la Demanda. Así ha sido el caso en este procedimiento, en el que el Experto para decidir ha tenido en cuenta los elementos informativos y probatorios aportados por la Demandante.
Por último, el Experto desea poner de relieve las conclusiones incluidas en esta decisión se adoptan en el marco de la Política, con las limitaciones tanto a nivel objetivo como de facultades que la misma ofrece al Experto a la hora de decidir. De este modo, estas conclusiones no deberían poderse exportar al ámbito jurídico español, en el cual la conducta de la Demandada debería ser analizada bajo un prisma mucho más amplio (abarcando, entre otros, el ámbito marcario o incluso el de competencia desleal) y por parte de un juez o tribunal con unos poderes mucho más amplios que los que ostenta el Experto.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Atendiendo a lo indicado en los dos puntos anteriores, el Experto no considera necesario analizar la eventual concurrencia del tercero de los elementos previstos por la Política en este caso.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 3 de marzo de 2008