La parte demandante es Engloba Grupo de Comunicación, S.L, con domicilio en Valencia, España representada por Encarnación Arias Castellano, España (en adelante, la “Demandante”).
La parte demandada es Miguel Gálvez Centeno, con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <englobamadrid.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
La entidad registradora del Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (en adelante, “Nicline.com”).
La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 16 de diciembre de 2008. El 17 de diciembre de 2008 el Centro envió a Nicline.com por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El mismo día Nicline.com envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo y técnico.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 29 de diciembre de 2008. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de diciembre de 2008. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de enero de 2009. El Demandado presentó su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “contestación a la Demanda”) ante el Centro el 18 de enero de 2009.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es una sociedad española que desarrolla sus actividades, entre otros, en los mercados de las comunicaciones, publicaciones, diseño gráfico y publicidad. Actualmente cuenta con oficinas en Valencia (donde se ubica su sede central), Madrid y Sevilla, habiendo concebido, desarrollado y lanzado numerosas campañas de marketing en nombre de sus clientes.
La Demandante es titular de diversos registros marcarios ante la Oficina Española de Patentes y Marcas basados en la denominación “Engloba”. Entre otros, cabe citar los siguientes:
- Marca N° 2.222.83/2, denominativa ENGLOBA, registrada desde el 25 de marzo de 1999 en la clase 35 del Nomenclátor Internacional para servicios de publicidad, servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.
- Marca N° 2.264.79/3, mixta ENGLOBA, registrada desde el 20 de octubre de 1999 en la clase 35 del Nomenclátor Internacional para, entre otros, servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de agencia de publicidad, servicios de organización de exposiciones comerciales o publicitarias o servicios de investigación y estudios de mercado.
- Marca N° 2.264.796/1, mixta ENGLOBA, registrada desde el 20 de octubre de 1999 en la clase 38 del Nomenclátor Internacional para diversos tipos de servicios de telecomunicaciones.
El Demandado reside en Madrid que, entre otras actividades, se dedica a operar una flota de vehículos industriales con conductor para diversos usos como, por ejemplo, mudanzas y traslados de mercancías.
El Demandado alega en la Contestación a la Demanda que inició dichas actividades en 2005, habiéndolas desarrollado desde entonces en la ciudad de Madrid. No obstante, no ofrece más detalles sobre tales actividades ni respecto a sus propias circunstancias y relación con el Nombre de Dominio.
El Demandado registró el Nombre de Dominio el 10 de mayo de 2007, habiéndolo vinculado desde un primer momento a sus actividades de transporte y mudanzas a las que ha denominado “Engloba Madrid”. En este sentido indica el Demandado que eligió dicha denominación al combinar una palabra genérica (“engloba”) -que pretende hacer referencia a la idea de incluir diversas partidas o cosas en una sola- con el nombre de la ciudad (“Madrid”) donde se desarrollan las actividades de transporte vinculadas a dicha denominación.
En el momento en que se emite esta decisión el Nombre de Dominio está conectado a un sitio web en el que se ofrece información sobre las actividades de transporte que ofrece el Demandado. En este sentido diversas secciones ofrecen información sobre los servicios ofrecidos y las tarifas aplicables, además de ofrecer la posibilidad de reservar un vehículo concreto o recibir un presupuesto personalizado.
A nivel gráfico destaca especialmente un logotipo con la denominación “Engloba Madrid” en el que ambas palabras se encuentran separadas por un paréntesis de color morado y de mayor tamaño que las letras de tales palabras. De acuerdo con lo indicado por el Demandado en la Contestación a la Demanda, este logotipo fue realizado por un diseñador gráfico independiente. Comparando las marcas de la Demandante y el mencionado logotipo, el Experto considera que existe un evidente parecido.
A fin de evitar una disputa formal, la Demandante pretendió remitir al Demandado un requerimiento instándole a transferir el Nombre de Dominio. No obstante, a pesar de utilizar para ello la dirección postal originalmente incluida por el Demandado en la base de datos WhoIs, la efectiva entrega de dicho requerimiento al Demandado no se pudo realizar en los tres intentos que realizó a tal efecto la Demandante.
Efectivamente, el 20 de febrero de 2008 y el 4 de marzo de 2008 la Demandante envió por burofax dicho requerimiento, si bien en ambas ocasiones no pudo ser entregado, indicándose en destino que se dirigía a un destinatario desconocido. Ante esta situación, la Demandante contactó telefónicamente con el Demandado por medio del número de teléfono indicado en el sitio web conectado al Nombre de Dominio para solicitarle un presupuesto para un encargo de servicios de transporte. En la citada conversación el Demandado confirmó a la Demandante su dirección postal, que era la misma a la que se habían remitido los dos primeros burofaxes. Con esta información el 9 de julio de 2008 la Demandante remitió por tercera vez un requerimiento relativo al Nombre de Dominio, esta vez por conducto notarial, si bien volvió a ser imposible la entrega de la comunicación. En efecto, de acuerdo con lo consignado por el notario en la correspondiente acta aportada como anexo en la Demanda la persona que atendió al notario en la dirección indicada por el Demandado señaló que no vivía nadie allí con el nombre del Demandado.
Por último, indica la Demandante que el 11 de mayo de 2008, tras haber remitido los dos primeros requerimientos, el Demandado eliminó sus datos de contacto en la base de datos WhoIs, sustituyéndolos por un aviso de confidencialidad de tales datos.
La Demandante alega en la Demanda que:
- Es una empresa española titular de numerosos registros marcarios basados en el nombre “Engloba” así como en una presentación gráfica específica que se ha convertido en un elemento distintivo esencial de la Demandante;
- Como consecuencia de sus actividades, goza de una significativa notoriedad en el sector de las comunicaciones, publicaciones, arte, diseño gráfico y publicidad en España, contando con oficinas en Valencia, Madrid y Sevilla;
- El Nombre de Dominio es confusamente similar con sus marcas ENGLOBA, dado que la adición en el Nombre de Dominio del término geográfico “Madrid” no aporta un elemento distintivo suficientemente relevante como para considerarlo susceptible de ser diferenciado de las marcas titularidad de la Demandante. De hecho, según la Demandante la inclusión en el Nombre de Dominio del término “Madrid” produce un efecto claramente confuso dado que podría interpretarse como un nombre de dominio correspondiente a la oficina de la Demandante en dicha ciudad;
- El Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio, ya que, teniendo en cuenta el obvio parecido entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante, en opinión de ésta no ha realizado esfuerzo creativo alguno, utilizando una denominación correspondiente a las mencionadas marcas;
- El Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe dado que no ha tenido en el pasado ni tiene en la actualidad relación alguna con la Demandante que le autorice al uso de la denominación “Engloba”. Tampoco, en opinión de la Demandante, el Demandado utiliza el Nombre de Dominio en forma alguna que permita considerar justificado el uso que hace del Nombre de Dominio. En este sentido, la Demandante indica que la mala fe en el mencionado uso del Nombre de Dominio es evidente si se tiene en cuenta que el Demandado no ha aportado en momento alguno sus datos de contacto reales en el sitio web conectado al Nombre de Dominio, ha impedido la efectiva entrega de las comunicaciones que le ha remitido la Demandante, además de reproducir exactamente la representación gráfica de las marcas titularidad de la Demandante en el sitio web conectado al Nombre de Dominio. Considera lo anterior, la Demandante estima que el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado no ha sido casual sino que responde a una intención clara y premeditada de confundir al público a fin de aprovechar el crédito y reputación del que gozan las marcas titularidad de la Demandante, pretendiendo crear la falsa apariencia de que las actividades del Demandado están conectadas con la Demandante;
- Teniendo en cuenta lo indicado con anterioridad, el Nombre de Dominio debería ser transferido a nombre de la Demandante.
El Demandado alega en la Contestación a la Demanda que:
- Ha venido desarrollando desde 2005 actividades de transporte utilizando la denominación “Engloba Madrid” así como un logotipo vinculado a dicha denominación que fue originalmente realizado por un diseñador gráfico independiente. Respecto a dicho logotipo el Demandado indica que, a pesar de ser similar a las marcas titularidad de la Demandante, es diferente y diferenciable de tales marcas, al tener una estructura y significación distintas;
- Ser titular de diversas marcas basadas en la denominación “Engloba” para servicios publicitarios y de diseño gráfico no confiere un derecho a la Demandante sobre nombres de dominio o denominaciones vinculadas a actividades distintas que se desarrollen en ciudades distintas de aquélla en la que la Demandante tiene su sede;
- A pesar de no haber registrado la denominación “EnglobaMadrid” como marca, el Demandado ha vinculado el Nombre de Dominio desde su registro a sus actividades de transporte y mudanzas, campo en el que la Demandante no desarrolla actividad alguna. De acuerdo con el Demandado, difícilmente podría haber un riesgo de aprovechamiento injusto de las marcas de la Demandante cuando el Demandado se dedica a actividades completamente distintas de aquellas en las que la Demandante se centra;
- En ningún momento ha rechazado comunicación alguna de la Demandante, sino que los envíos de tales requerimientos coincidieron con una época en la que el Demandado recibió una gran cantidad de envíos fraudulentos por lo que es probable que las comunicaciones de la Demandante no se recibieran por este motivo; y
- Atendiendo a lo anterior debería rechazarse la Demanda.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, la Demandante es titular de diversas marcas compuestas por la denominación “Engloba”, las cuales ha utilizado durante años en el desarrollo de sus actividades, principalmente en los sectores de las artes gráficas, publicidad y telecomunicaciones.
Si se comparan el Nombre de Dominio con las marcas titularidad de la Demandante se puede comprobar que existen solamente las dos siguientes diferencias:
- El Nombre de Dominio se compone de una combinación entre la denominación “Engloba” y el topónimo “Madrid”, mientras las marcas titularidad de la Demandante se componen exclusivamente de la palabra “Engloba”; y
- El Nombre de Dominio incluye el sufijo “.com” además de no incluir un espacio entre las dos palabras que lo componen, mientras que las marcas registradas por la Demandante sólo incluyen la denominación “Engloba”.
Estas diferencias, no obstante, no deberían considerarse relevantes hasta el punto de evitar a los efectos de la presente decisión ya que:
- La inclusión del topónimo “Madrid” junto con la denominación “Engloba” en el Nombre de Dominio no permite descartar un cierto riesgo de confusión entre aquél y las marcas titularidad de la Demandante. En efecto, numerosas decisiones han considerado que la combinación entre una marca y un topónimo normalmente se interpretará como una especificación respecto a la vinculación existente entre los productos o servicios protegidos por los registros marcarios en cuestión y un territorio determinado, de modo que los usuarios de Internet pueden considerar fácilmente la existencia de una relación entre el nombre de dominio en cuestión con la marca afectada (ver, por ejemplo, Educational Testing Service c. TOEFL USA, Caso OMPI No. D2002-0380; A. Nattermann & Cie Gmbh, Aventis Pharma SA c. Bob Smith, Caso OMPI No. D2003-0733; o PepsiCo, Inc. c. Kieran McGarry, Caso OMPI No. D2005-0629). El Experto considera que en este caso no cabe descartar el mencionado riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante.
- Por otra parte, la composición del Nombre de Dominio (sin espacios entre las palabras que lo componen e incluyendo el sufijo “.com”) se deriva de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS), sin que tecnológicamente quepa una reproducción literal de la denominación objeto de registro del Nombre de Dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en el New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; en A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; o en Fundación de Ferrocarriles Españoles c. Asoc. Vías Verdes, Caso OMPI No. D2007-1442).
De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas de las que la Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, el Demandado ha vinculado el Nombre de Dominio a sus actividades de transportista, habiendo acreditado su utilización en conexión con dichas actividades como mínimo desde mayo de 2007. De este modo, debe analizarse si dicha utilización podría considerarse como un interés legítimo en el sentido previsto por la Política.
A tal efecto, debe partirse de la constatación de la efectiva existencia de las actividades alegadas por el Demandado. En efecto, el Experto considera probado que el Demandado efectivamente se dedica a actividades de transporte en la ciudad de Madrid, tal y como se ha acreditado en la Contestación a la Demanda así como en la propia Demanda. En particular, los anexos tres.1 y tres.2 de la Demanda recogen publicidad del servicio “EnglobaMadrid” operado por el Demandado y el anexo trece incluye un presupuesto para un encargo de servicios de transporte preparado y remitido por el Demandado en el que se incluye la mencionada denominación y el correspondiente logotipo. Asimismo, las pruebas aportadas por las Partes permiten igualmente considerar acreditado que el Demandado desarrollaba las citadas actividades con anterioridad a la recepción de la Demanda e incluso a la fecha de envío de los requerimientos por parte de la Demandante.
Habiendo indicado lo anterior, el Experto considera que el Demandado ha acreditado la veracidad del uso del Nombre de Dominio en relación con una actividad profesional cierta y con anterioridad a la presentación de la Demanda o a la remisión por parte de la Demandante de las comunicaciones relativas al Nombre de Dominio. Para llegar a dicha conclusión deben tenerse en cuenta los dos siguientes elementos:
- El Demandado ha utilizado de forma continuada el Nombre de Dominio y la denominación “EnglobaMadrid” para actividades de transporte, sector en el que la Demandante no parece desarrollar actividad alguna; y
- La denominación “Engloba” tiene unas claras implicaciones genéricas, implicaciones que se acrecentan si se tiene en cuenta que en el Nombre de Dominio dicha denominación se combina con un topónimo (“Madrid”) que, de hecho, indica la ciudad donde el Demandado presta sus servicios de transporte.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe concluir que el Demandado ha acreditado que ostenta un derecho legítimo en el sentido previsto por la Política, tal y como se analizará más adelante sobre el Nombre de Dominio. Para llegar a esta conclusión el Experto ha considerado los siguientes hechos:
- Se ha acreditado que el Demandado se ha servido del Nombre de Dominio para ofrecer sus servicios de transporte en la ciudad de Madrid, utilizándolo como elemento informativo vinculado a tales servicios.
- Se ha acreditado que, con anterioridad a la recepción de la Demanda, e incluso de los requerimientos enviados por la Demandante, y a pesar de no contar con un registro marcario, el Demandado se identificó de forma recurrente en el mercado por medio de la denominación “EnglobaMadrid”, presentándose como tal en numerosos directorios y guías profesionales.
- No parece probable que el Demandado haya utilizado el Nombre de Dominio de forma equívoca o para empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro. En efecto, de acuerdo con lo acreditado por las Partes, las marcas de la Demandante se registraron y se han utilizado para proteger servicios claramente distintos de los ofrecidos por el Demandado. Tampoco parece que dichas marcas puedan considerarse como notorias o renombradas, habida cuenta de los documentos presentados en el marco de este procedimiento. De este modo, cabe aplicar a este supuesto los criterios indicados en Nutrisystem.com, Inc. c. Easthaven, Ltd., caso CPR-012, decisión en la que se estableció expresamente que en aquellos casos en los que las marcas alegadas se refieren a productos o servicios distintos de aquéllos que se promocionen o vendan por medio de un nombre de dominio objeto de controversia “el ámbito de los derechos marcarios de la Demandante es insuficiente para impedir al Demandado adquirir un derecho legítimo sobre una denominación idéntica cuando se vaya a utilizar con un propósito distinto”1. Numerosas decisiones anteriores han confirmado esta interpretación respecto a supuestos cuyas circunstancias eran muy parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, The Bruce Trail Association c. Andrew Camp and Bruce Trail Enterprises, Caso OMPI No. D2001-1021; Brasserie Almaza S.A.L c. Orbyt, Caso OMPI No. D2004-0799; o FINAXA Société Anonyme c. Vitalie Popa, Caso OMPI No. D2004-0873).
Sin perjuicio de la constatación de la concurrencia de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio por parte del Demandado, el Experto desea incidir en el hecho de que dicho “interés legítimo” debe entenderse necesariamente conceptuado desde el punto de vista de la Política, sin que sea exportable a otros ámbitos. Efectivamente, el Experto desea manifestar que en ningún caso la constatación de la concurrencia de dicho interés legítimo debería presentarse como una aprobación legal general de la actuación del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Esta actuación, por el contrario, no está exenta de ser cuestionada en diversos puntos, tal y como se indicará con mayor detalle en el siguiente apartado, si bien el Experto entiende que el presente procedimiento no constituye el fuero adecuado para decidir sobre tales cuestiones.
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que, a efectos de la Política, el Demandado ostenta un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, en el presente caso no concurre la segunda de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.
A pesar de que, en puridad, no sería preciso entrar en el examen de esta tercera condición al no cumplirse la segunda de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política, el Experto desea hacer unas puntualizaciones respecto al registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado.
Preliminarmente debe destacarse que, a la luz de la documentación aportada por la Demandante en el presente procedimiento, no puede concluirse de forma razonablemente segura que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe. En efecto, el registro del Nombre de Dominio se vinculó a unos servicios claramente diferenciados de los de la Demandante y su composición podría responder a una formulación genérica o, como mínimo, ajena al ámbito de protección conferido por los registros marcarios de la Demandante.
No obstante, la actuación del Demandado podría cuestionarse en diversos aspectos, destacando especialmente los siguientes:
- Las explicaciones dadas por el Demandado justificando su conducta respecto a la falta de recepción de las comunicaciones remitidas por la Demandante están lejos de ser convincentes, no impidiendo a este Experto sospechar de una eventual voluntad colusoria del Demandado respecto a la efectiva entrega de tales comunicaciones;
- A falta de una acreditación convincente por parte del Demandado, la modificación de su información de contacto en la base de datos WhoIs respecto al Nombre de Dominio una vez la Demandante había intentado contactar con él en dos ocasiones parece responder igualmente a una voluntad de dificultar una comunicación fluida con la Demandante respecto al Nombre de Dominio; y
- El logotipo utilizado por el Demandado en el sitio web conectado al Nombre de Dominio guarda un innegable parecido con las marcas mixtas titularidad de la Demandante. En este sentido, las explicaciones ofrecidas por el Demandado, si bien podrían parecer convincentes, no permiten descartar que al realizarse el logotipo utilizado por el Demandado pareceira haberse copiado las marcas de la Demandante. No obstante, el presente procedimiento no debería servir como fuero para discutir esta cuestión la cual, en opinión del Experto, debería ser dirimida en su caso en el marco de un procedimiento judicial basado en la legislación española correspondiente.
A pesar de la existencia de estos elementos, el Experto debe concluir que la Demandante no ha conseguido probar suficientemente que el Demandado registró y ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio, si bien esta conclusión podría ser distinta en caso de que esta disputa se planteara en el marco de un procedimiento judicial.
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 10 de febrero de 2009
1 Traducción no oficial del texto original inglés: “The scope of Complainant's trademark rights is insufficient to bar Respondent from acquiring legitimate rights in the same term when used for a different purpose.”