Las Demandantes son BWIN Interactive Entertainment AG, con domicilio en Viena, Austria, y Real Madrid Club de Fútbol, con domicilio en Madrid, España, representadas por Sol Muntañola & Asociados, España.
La Demandada es ToroSys, con domicilio en Madrid, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bwinrealmadrid.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es Tucows, Inc. (en adelante, “Tucows”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 26 de noviembre de 2009. El 26 de noviembre de 2009 el Centro envió a Tucows por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El mismo 26 de noviembre de 2009 Tucows confirmó al Centro por correo electrónico que la Demandada es la entidad que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 3 de diciembre de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 4 de diciembre de 2009, las Demandantes enviaron su solicitud en relación con el idioma de procedimiento. La Demandada no envió comunicación alguna al respecto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11 de diciembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de diciembre de 2009. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de enero de 2010.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de enero de 2010, recibiendo la correspondiente Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 27 de enero de 2010 el Centro notificó a las partes que el Experto había decidido establecer una ampliación del plazo de emisión de su decisión, el cual pasó a ser hasta el 1 de febrero de 2010.
El acuerdo de registro del Nombre de Dominio se encuentra redactado en lengua inglesa, tal y como lo confirmó el Registrador. Sin embargo, la Demanda se encuentra redactada en español. Además, las Demandantes expresamente solicitaron que el procedimiento se desarrollara en idioma español, a lo que no hubo objeción por parte de la Demandada.
Considerando lo anterior y que uno de los Demandantes y la Demandada se encuentran domiciliados en España, atendiendo a lo dispuesto en el párrafo 11.a) del Reglamento, el Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.
Las Demandantes son dos entidades ampliamente conocidas en el ámbito del deporte y del juego por medios electrónicos, las cuales se encuentran actualmente vinculadas por una relación de patrocinio.
BWIN Interactive Entertainment, AG (en adelante, “Bwin”) es una empresa austriaca que se ha convertido en uno de los principales proveedores internacionales de servicios de juego por medios electrónicos (principalmente Internet). Por su parte, Real Madrid Club de Fútbol (en adelante, el “Real Madrid”) es uno de los clubes de fútbol profesional más conocidos del mundo, habiendo cosechados numerosos éxitos deportivos en sus más de cien años de existencia.
El 11 de junio de 2007 las Demandantes celebraron un contrato de patronicio en virtud del cual Bwin se convirtió en patrocinador principal del Real Madrid. Dicho patrocinio tuvo y ha tenido amplias consecuencias mediáticas, habiendo sido objeto de una amplísima cobertura informativa y comercial.
Las Demandantes son titulares de numerosos registros marcarios que protegen sus correspondientes denominaciones. En particular:
- Bwin es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
- Marca internacional nº 886.220, BWIN (denominativa), registrada con efectos desde el 6 de febrero de 2006 en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional, reivindicando prioridad en virtud del registro marcario austriaco nº AM 6146/2005 solicitado el 13 de septiembre de 2005 y registrado el 8 de noviembre de 2005 (registro nº 228.087); y
- Marca internacional nº 896. 530, BWIN (mixta), registrada con efectos desde el 16 de marzo de 2006 en las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional, reivindicando prioridad en virtud del registro marcario austriaco nº AM 525/2006 solicitado el 25 de enero de 2006 y registrado el 16 de marzo de 2006 (registro nº 230.582).
- El Real Madrid es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
- Marca comunitaria nº 1.173.574, REAL MADRID Club de Fútbol (denominativa), registrada con efectos desde el 14 de mayo de 1999 para todas las clases del Nomenclátor Internacional;
- Marca comunitaria nº 4.302.782, REAL MADRID (denominativa), registrada con efectos desde el 22 de febrero de 2005 para las clases 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 43 y 44 del Nomenclátor Internacional; y
- Marca comunitaria nº 4.349.692, REAL MADRID (gráfica), registrada con efectos desde el 21 de marzo de 2005 en las clases 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 43 y 44.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado que tanto las marcas titularidad de Bwin (ver decisiones Bwin Interactive Entertainment AG v. Andrei Gladchih, Caso OMPI No. D2009-0167; Bwin Interactive Entertainment AG v. Personal, Sinyavsky Roman, Caso OMPI No. D2009-0992) y del Real Madrid (ver decisiones Real Madrid Club de Fútbol v. Hader W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805; Real Madrid Club de Fútbol v. TK y C Sports Media, S.L., Caso OMPI No. D2003-0121) deben ser consideradas como notorias, teniendo en cuenta su amplia difusión a nivel internacional.
El Experto no ha podido obtener información adicional alguna de la Demandada, atendiendo al hecho que ésta no se ha personado en el presente procedimiento.
En cualquier caso, y teniendo en cuenta la información incluida en la Demanda que ha podido confirmar el Experto, la Demandada sería una supuesta entidad española (si bien este Experto alberga dudas sobre su efectiva existencia) que se encuentra familiarizada con el sector de las apuestas deportivas por medio de Internet. Asimismo, el Experto ha podido constatar que los datos de contacto aportados por la Demandada al registrar el Nombre de Dominio son falsos.
De hecho, esta falsedad se mantuvo en las comunicaciones cruzadas entre Bwin y la Demandada, cuyo representante se identificó genéricamente en las mismas como “Morta Delo”, un nombre ciertamente inusual y que, de hecho, corresponde a un conocido personaje de cómic humorístico español. En el mismo mensaje de correo electrónico, la Demandada incluyó una referencia a un sitio web llamado ToroMkt.com. No obstante, el Experto ha podido constatar que dicho sitio web no ha encontrado pruebas de que éste se encuentre operativo en la actualidad o en el momento en que se remitió dicha comunicación. De este modo el Experto considera que el uso de estas informaciones inexactas (o incluso falsas) muestran una obvia voluntad de la Demandada de esconder su auténtica identidad en relación con el Nombre de Dominio.
La Demandada registró el Nombre de Dominio el 11 de junio de 2007 y desde entonces se ha conectado a un sitio web en el que se incluyen diversos artículos, comentarios e informaciones vinculadas al ámbito de las apuestas deportivas y el fútbol español en general.
Dichos contenidos se ven complementados por numerosos anuncios de operadores de sitios web de apuestas deportivas, así como listados de enlaces a ofertas específicas de apuestas en línea. Todos estos anuncios y enlaces dirigen a los usuarios de Internet a los sitios web de las principales competidoras de Bwin en el mercado de las apuestas electrónicas remotas.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, tras constatar el registro y uso que estaba haciendo la Demandada del Nombre de Dominio, Bwin le remitió un mensaje de correo electrónico instándole a transferir a su favor el Nombre de Dominio para evitar posteriores acciones legales. Dicho mensaje fue respondido el 6 de julio de 2007 por la Demandada, indicando: “Después de realizar las pertinentes consultas, nuestro equipo jurídico no encuentra ningún impedimento legal en la utilización de este dominio. Un cordial saludo. Morta Delo. ToroMkt.com”.
A pesar de esta respuesta, Bwin volvió a remitir a la Demandada el 12 de julio y el 30 de agosto de 2007 sendos requerimientos, insistiéndole en la necesidad de transferir a su favor el Nombre de Dominio a fin de evitar el planteamiento de acciones de reclamación en ese sentido. Estos requerimientos, no obstante, no fueron contestados en forma alguna por parte de la Demandada.
Las Demandantes alegan en la Demanda:
- Que son dos entidades internacionalmente conocidas, habiendo obtenido sus marcas un status de notoriedad mundial que ha sido incluso reconocido en diversas decisiones adoptadas en el marco de la Política;
- Que el Nombre de Dominio tiene una total identidad con signos sobre los que las Demandantes ostentan, respectivamente derechos exclusivos de marca previos al registro del Nombre de Dominio, dándose -en su opinión- un obvio riesgo de confusión. En este sentido, las Demandantes indican que la combinación en el Nombre de Dominio de las denominaciones “Bwin” y “Real Madrid” no sólo no neutraliza el riesgo de confusión sino que lo refuerzo dado que existe un conocido nexo de unión entre ambas entidades;
- Que la Demandada no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en cuanto que: (i) no existe ningún tipo de asociación o vinculación de las Demandantes con la Demandada; (ii) la Demandada no usa ni ha usado nunca el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, atendiendo al hecho que a través del mismo se limita a ofrecer enlaces a otras páginas de apuestas deportivas gestionadas por empresas competidoras de Bwin; (iii) la Demandada nunca ha sido comúnmente conocida por el Nombre de Dominio; y (iv) la Demandada nunca ha hecho un uso legítimo del Nombre de Dominio, puesto que por medio del mismo se ha limitado a publicitar y promover el acceso a sitios web de competidores directos de Bwin en el ámbito de las apuestas online;
- El registro del nombre de dominio se efectúa el día 11 de junio de 2007, justo el mismo día que Bwin y el Real Madrid suscribieron el acuerdo de patrocinio en virtud de cual el primero se convirtió en patrocinador principal del segundo;
- Los datos facilitados por el Demandado al registrar el nombre de dominio son datos falsos, que claramente buscan ocultar la identidad del titular del registro y dificultar la posibilidad de establecer cualquier tipo de contacto con el mismo;
- Que la utilización del nombre de dominio que ha venido desarrollando el Demandado se muestra como una conducta tanto parasitaria (impide que los Demandantes, en su condición de legítimos titulares de las marcas afectadas, reflejen sus derechos marcarios en Internet mediante el uso de dicho nombre de dominio), como perturbadora de su actividad comercial (en la medida que el contenido de la página web consiste fundamentalmente en enlaces a las páginas de los principales competidores de Bwin en el sector de las apuestas online);
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debe ser transferido a favor de Bwin.
La Demandada no ha contestado a las alegaciones de las Demandantes ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, las Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas en el marco de este procedimiento:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que las Demandantes tienen derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
El primer elemento que las Demandantes deben acreditar es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar respecto de las marcas de las que aquéllas tienen derechos.
En este sentido, a los efectos de determinar dicho carácter idéntico o confusamente entre el Nombre de Dominio ya las citadas marcas cabe destacar que el Nombre de Dominio se compone de una combinación de las marcas BWIN y REAL MADRID, además de acompañarse del sufijo “.com”.
A este respecto, numerosas decisiones -ver, por ejemplo, Konica Corporation, Minolta Kabushiki Kaisha aka Minolta Co., Ltd. v. IC, Caso OMPI No. D2003-0112; Danisco A/S and Genencor International, Inc. v. Bong-Gyu Jeong, Caso OMPI No. D2005-0973; o Abertis Infraestructuras, S.A. v. Syed Hussain (PDAPB), Caso OMPI No. D2006-1007, han considerado que la combinación entre dos marcas en un nombre de dominio no excluye el correspondiente riesgo de confusión sino que, en ciertos casos, lo acrecienta -especialmente en aquellos casos en que los titulares de las marcas afectadas han suscrito acuerdos de colaboración, tal y como es el caso en este procedimiento-. Es obvio que en este caso este enfoque es plenamente aplicable, especialmente si se tiene en cuenta la amplia difusión que ha tenido el patrocinio que Bwin viene realizando del Real Madrid desde hace más de dos años y el carácter notorio de las marcas afectadas.
Por otra parte, la inclusión en el Nombre de Dominio del sufijo “.com” no debería tenerse en cuenta a los efectos del análisis desarrollado en el marco de este primer elemento de la Política pues se deriva de las actuales condiciones técnicas de uso de nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No.ºD2000-0812; o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).
De este modo, el Experto considera que a efectos de la Política, el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas BWIN y REAL MADRID de las que las Demandantes son titulares y que, por tanto, concurre la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de las Demandantes con ánimo de lucro.
De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, la Demandada se ha servido del Nombre de Dominio desde su registro básicamente para operar un sitio web en el que se ofrecen numerosos anuncios y enlaces a sitios web de apuestas deportivas y juego en línea en general operados por competidoras de Bwin, sirviéndose de la combinación de dos marcas notorias como principal elemento de atracción de usuarios de Internet al correspondiente sitio web.
Teniendo en cuenta este uso, parece imposible conectar un uso como el descrito con un supuesto derecho interés legítimo del Demandada sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, en opinión del Experto, solamente cabría explicar la actuación de la Demandada con base en un intento oportunista de aprovecharse de la notoriedad de las marcas de las Demandantes, tal y como se analizará en el punto siguiente de esta decisión.
Tampoco concurre circunstancia adicional alguna que permita presumir el carácter legítimo del registro y uso del Nombre de Dominio, especialmente si se tienen en cuenta las siguientes circunstancias:
- La Demandada no ha obtenido autorización alguna ni se encuentra vinculada a cualquiera de las Demandantes;
- A pesar de que el Experto no conoce la auténtica identidad de la Demandada, no parece que ésta pueda haber sido comúnmente conocida por la combinación de las marcas de las Demandantes o por cualquiera de ellas; y
- El uso del Nombre de Dominio como plataforma de promoción de sitios web de empresas competidoras de una de las Demandantes no puede considerarse como un “uso legítimo y leal o no comercial” del Nombre de Dominio.
El hecho de que la Demandada no se haya personado en este procedimiento y, por tanto, no haya aportado argumento alguno en su defensa, impide al Experto a llegar a una conclusión que no sea que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, se cumple la segunda de las condiciones requerida por la Política.
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001, o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.
Tal y como se ha indicado en el punto anterior, la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de dominio. Por el contrario, parece imposible que el registro de un nombre de dominio basado en la combinación entre dos marcas notorias en el territorio en el que la Demandada -aparentemente- reside se debiera a una desafortunada casualidad. Por el contrario, el Experto considera que la única explicación razonable de este registro puede encontrarse en la voluntad de aprovecharse injustamente de dos marcas notorias. De hecho, esta interpretación se ve reforzada por hechos como que: (i) tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, el registro del Nombre de Dominio se produjo el mismo día en que las Demandantes hicieron público su acuerdo de patrocinio; y (ii) la Demandada se sirvió de datos inexactos o incluso falsos para el registro del Nombre de Dominio así como en la contestación a los requerimientos remitidos por Bwin, a fin de dificultar su identificación.
Considerando lo anterior, el Experto estima que las Demandantes han acreditado que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe. Esta interpretación es plenamente compatible con la ofrecido por otros grupos de expertos que han debido analizar supuestos similares a los planteados en este procedimiento (ver, por ejemplo, Saab Automobile AB et al. v. Joakim Nordberg, Caso OMPI No. D2000-1761; ABB Asea Brown Boveri Ltd v. Mark Maddison, Caso OMPI No. D2001-0538; o Mahou, S.A. y San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. A.C.R, Caso OMPI No. D2002-1074).
Teniendo en cuenta la obvia relación existente entre el Nombre de Dominio y las marcas de las Demandantes, parece imposible imaginar un uso del mismo que no hubiera supuesto una infracción deliberada de los derechos de aquéllas.
En este caso, la mala fe de la Demandada parece evidente si se tiene en cuenta que el sitio web conectado al Nombre de Dominio se centra en el ámbito de las apuestas deportivas, incluyendo numerosos anuncios y enlaces a las plataformas en línea de empresas competidoras de Bwin. De este modo, parece obvio el ánimo de uso del Nombre de Dominio como elemento privilegiado de atracción de usuarios a los que, una vez en el correspondiente sitio web, se les ofrece una gran cantidad de publicidad y enlaces a sitios web de competidores de la titular de una de las marcas, con el correspondiente enriquecimiento que se deriva de ello para la Demandada.
El Experto considera que este uso del Nombre de Dominio solamente puede considerarse como una actuación de mala fe, posición que han adoptado numerosos grupos de expertos en anteriores decisiones basadas en circunstancias parecidas a las que se dan en el presente procedimiento (ver, por ejemplo, Victor Chandler Limited and International Sports Marketing Limited v. Thierry Leray, Caso OMPI No. D2002-0624; Nokia Corporation, Siemens AG, Nokia Siemens Networks Oy v. Chen Fang Fang, Caso OMPI No. D2008-1908; National Football League v. Online Marketing International also known as International Marketing Group, Caso OMPI No. D2008-2006).
De este modo, el Experto considera que las Demandantes han acreditado suficientemente la mala fe de la Demandada respecto al uso del Nombre de Dominio.
De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que la Demandada registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4(a) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bwinrealmadrid.com> sea transferido a Bwin Interactive Entertainment AG.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 1 de febrero de 2010