Las Demandantes son Nuria Cabuti, Teresa Petit y Riccardo Cavallero, con domicilio en Barcelona, España, representada por Bartolomé & Briones Abogados S.L.P., España.
El Demandado es Troyan Remover, Artur Balder con domicilio en, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <riccardocavallero.com> y <teresapetit.com>.
El registrador de los citados nombres de dominio es 007Names, Inc.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de mayo de 2010. El 25 de mayo de 2010 el Centro envió a 007Names, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 25 de mayo de 2010 007Names, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. Posteriormente, y debido a un error al referirse a los nombres de dominio <nuriacabuti.net> y <nuriacabuti.org>, el Centro envió una nueva comunicación electrónica al Registrador solicitando la verificación registral en relación con tales nombres de dominio. En respuesta, el 1 de junio de 2010, el Registrador informó que los datos del registrante coincidían con los ya develados en su comunicación anterior. El 4 de junio de 2010, el Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes suministrándole el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una enmienda a la Demanda en fecha 9 de junio de 2010. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de junio de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de junio de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de julio de 2010.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de julio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con lo solicitado por las Demandantes y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, particularmente que las partes han mantenido comunicaciones por correo electrónico en idioma español y que el idioma del sitio web al que redirigen los nombres de dominio en disputa es el español, el Experto concluye que el idioma del presente procedimiento será el español.
Por otra parte, el Experto resuelve aceptar la presentación de la Demanda en forma consolidada.
En ese sentido, y de conformidad con los principios de consolidación enumerados por el experto en Fulham Football Club (1987) Limited, Tottenham Hostpur Public Limited, West Ham United Football Club PLC, Manchester United Limited, The Liverpool Football Club And Athletic Grounds Limited v. Domains by Proxy, Inc. / Official Tickets Ltd., Caso OMPI No. D2010-0031, el Experto entiende que existen indicaciones de agravio común contra el Demandado, que no pareciera haber motivos sobre los cuales el Demandado pudiese resultar perjudicado en este caso al admitirse la consolidación, y que su aceptación resultaría eficiente desde el punto de vista procedimental.
Por último, el Experto entiende que tal como lo afirman las Demandantes, Artur Balder es el registrante oculto de los nombres de dominio en disputa y, en consecuencia, tanto él como Troyan Remover serán tratados como el Demandado.
Ello surge del intercambio de correos electrónicos entre las partes mediante los cuales Artur Balder expresamente reconoce que, ante diversas diferencias comerciales que mantendría con las Demandantes y la editorial en la que estos trabajan o trabajaban, ha “decidido crear varias páginas web en las que toda la información derivada de esta situación a lo largo de los años será publicada…” (cfr. correo electrónico del 6 de mayo de 2010 enviado por Artur Balder).
Ello se ve reforzado asimismo, por el hecho de que todos los nombres de dominio en disputa redireccionan a los usuarios al sitio web del Demandado “www.gothland.us”, que se refiere a un mundo de fantasía creado por Artur Balder cuyo personaje principal sería Asmodeo (seudónimo bajo el cual el Demandado firma algunos de sus últimos correos electrónicos a las Demandantes), el que a su vez posee un enlace a otro sitio del Demandado “www.arturbalder.com”. Ambos nombres de dominio, <gothland.us> y <arturbalder.com>, se encuentran registrados a nombre de Troyan Remover, ante el mismo Registrador y con los mismos datos de contacto que todos los nombres de dominio en disputa.
Por último, en su correo electrónico del 1 de abril de 2010, que el Demandado firmó bajo el seudónimo Asmodeo, éste reconoce haber registrado los nombres de dominio <nuriacabuti.com>, <riccardocavallero.com> y <teresapetit.com>, “junto con una buena colección de .net y .org”, como así también que ellos “apuntan a www.gothland.us”.
Las Demandantes alegan ser titulares de las marcas no registradas NURIA CABUTI, TERESA PETIT y RICCARDO CAVALLERO.
Las partes mantuvieron relaciones comerciales con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa.
El Demandado registró los nombres de dominio en disputa <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <teresapetit.com>, y <riccardocavallero.com>, el 21 de marzo de 2010.
Las Demandantes alegan que:
Los nombres de dominio en disputa <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <teresapetit.com>, y <riccardocavallero.com>, son idénticos hasta el punto de crear confusión con marcas no registradas sobre las que las Demandantes tienen derechos y que se corresponden con sus nombres.
El Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Asimismo, alegan que el Demandado no ha efectuado ningún uso legítimo de los nombres de dominio en disputa, que el Demandado nunca ha sido conocido por los nombres de dominio en cuestión, y que éste ha registrado los nombres de dominio en disputa con posterioridad a haber conocido y mantenido una relación profesional con las Demandantes.
Por otra parte, alegan las Demandantes que el Demandado registró y usa los nombres de dominio en disputa <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <teresapetit.com>, y <riccardocavallero.com>, de mala fe, y con la intención de causar daños a las Demandantes.
Por último, las Demandantes alegan que todos los nombres de dominio en disputa redireccionan a los usuarios al sitio web del Demandado “www.gothland.us”, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web.
Por todo lo expuesto, las Demandantes solicitan que los nombres de dominio en disputa sean transferidos.
El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, las Demandantes deberán probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que las demandantes tienen derechos; y
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
Las Demandantes alegaron que sus nombres propios “Nuria Cabuti”, “Teresa Petit” y “Riccardo Cavallero”, respectivamente, son marcas no registradas sobre las que las Demandantes tienen derechos.
Si bien es cierto que las Demandantes no han registrado sus nombres como marca, el Experto encuentra que las Demandantes han probado, a satisfacción del Experto, que son personas de renombre y buena reputación en la industria editorial española, como así también su relación con la conocida editorial Random House Mondadori S.A. (RHM).
Al respecto, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que a fin de demostrar derechos marcarios sobre un nombre que no ha sido registrado como marca, la demandante debe demostrar que dicho nombre ha adquirido distintividad o un significado secundario, o que es asociado con la demandante o con los bienes o servicios que presta. Asimismo, existe consenso en que tales derechos pueden surgir aún en aquellos casos en los que la demandante tiene domicilio en una jurisdicción de derecho civil1.
El experto encuentra que las Demandantes han probado que sus nombres son asociados, dentro del mercado editorial español, con los servicios que éstos prestan y, en consecuencia, constituyen marcas no registradas sobre las que las Demandantes tienen derechos en el sentido de la Política.
En tales circunstancias, el Experto encuentra que los nombres de dominio en disputa <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <teresapetit.com>, y <riccardocavallero.com>, son similares hasta el punto de causar confusión con las marcas de las Demandantes.
Por lo expuesto, el Experto entiende que las Demandantes han acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política.
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la demandante establezca de manera prima facie que la demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el demandado quién carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; Comercio Más S.A. de C.V. v. Master Domain, Caso OMPI No. DEC2007-0001; Publicaciones Semana S.A. v. Hermes Fajardo Morán, Caso OMPI No. DVE2008-0001; y Latinomovil S.A. v. CIVILA.com, Caso OMPI No. D2009-1411, entre otras).
Las Demandantes han alegado que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa y que el Demandado no es ni ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <teresapetit.com>, y <riccardocavallero.com>.
Entiende el Experto que las Demandantes han establecido que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado, quien no respondió a las alegaciones de las Demandantes.
Por otra parte, las Demandantes han probado a satisfacción del Experto que todos los nombres de dominio en disputa redireccionan a los usuarios al sitio Web del Demandado “www.gothland.us”.
Tal uso no puede ser considerado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de las Demandantes. Tampoco puede ser considerado como una oferta de buena fe de productos o servicios.
Tampoco existe ninguna circunstancia que permita sostener que el Demandado es o ha sido conocido por los nombres de dominio en disputa.
Por ello, y ante la ausencia de una explicación plausible del Demandado en cuanto a la elección de los nombres de dominio, el Experto entiende que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que las Demandantes han acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).
Se encuentra probado, a satisfacción del Experto, que las Demandantes y el Demandado mantuvieron relaciones comerciales con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa.
Asimismo, se encuentra probado que las Demandantes se desenvuelven en el mercado literario y editorial español y que el Demandado es un novelista hispano-alemán.
Habida cuenta de ello, y no encontrándose controvertido el conocimiento que el Demandado tenía de las Demandantes antes de registrar sus nombres propios como nombres de dominio, el Experto entiende que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe.
Por otro lado, se encuentra probado, a satisfacción del Experto, que todos los nombres de dominio en disputa redireccionan a los usuario al sitio web del Demandado “www.gothland.us”, el que a su vez, posee un enlace al sitio web del Demandado “www.arturbalder.com”.
En consecuencia, el Experto entiende que al utilizar los nombres de dominio en disputa, el Demandado ha creado la posibilidad de que exista confusión con las marcas de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, lo que constituye un uso de mala fe en los términos del párrafo 4.b).iv) de la Política.
No obsta lo expuesto el hecho de que algunos usuarios de Internet pudieran determinar que el sitio web del Demandado no está afiliado o patrocinado por las Demandantes. Ello por cuanto los usuarios recién habrán notado tal circunstancia una vez que hayan ingresado al sitio del Demandado y en ese entonces ya habrán sido confundidos y desviados. Tal uso no puede ser considerado un uso de buena fe en los términos del párrafo 4.b) de la Política.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que las Demandantes han acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net>, <nuriacabuti.org>, <riccardocavallero.com>, y <teresapetit.com> sean transferidos a las Demandantes de la forma siguiente: <nuriacabuti.com>, <nuriacabuti.net> y <nuriacabuti.org>, a favor de Nuria Cabuti, <riccardocavallero.com>, a favor de Riccardo Cavallero y <teresapetit.com>, a favor de Teresa Petit.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 21 de julio de 2010
1 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions punto 1.7.