La Demandante es Nuria Sarsanedas, con domicilio en Barcelona, España (en adelante, la “Demandante”), representada por si misma.
La Demandada es A. G., España, si bien en la base de datos WhoIs aparece referenciada como Promobiz Tools, S.L. –en el caso del nombre de dominio <promo-business.com>- y como costas nevadas S.A. –en el caso del nombre de dominio <dpromo.info> (en adelante, la “Demandada”).
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <dpromo.info> y <promo-business.com> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
La entidad registradora de los Nombres de Dominio es eNom, Inc. (en adelante, “eNom”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 28 de mayo de 2010. El 28 de mayo de 2010 el Centro envió a eNom por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en cuestión. En la misma fecha eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta indicando que los titulares de los Nombres de Dominio diferían del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda indicándose que dichos nombres de dominio se encontraban registrados a nombre de la propia Demandante.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 3 de junio de 2010 indicando dicha circunstancia, comunicación a la que respondió la Demandante indicando que, a pesar de que efectivamente dicha era la información que constaba en la base de consulta pública de datos, la Demandada era la auténtica titular de los Nombres de Dominio, al contar con las claves de acceso al sistema de gestión de los Nombres de Dominio y que, por tanto, de hecho el control sobre los mismos lo ostenta la Demandada. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda el 7 de junio de 2010 poniendo de relieve las circunstancias anteriormente mencionadas.
El Centro verificó que la Demanda y su posterior enmienda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2010. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de julio de 2010.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de julio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante presentó la Demanda en castellano, sin que la Demandada indicara en modo alguno su oposición al uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.
Habida cuenta de la mencionada falta de oposición de la Demandada y del hecho que ambas partes aparentemente residen en España y que las circunstancias de la presente disputa se han centrado en dicho territorio, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11.a) del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el castellano.
La Demandante es una empresaria que en los últimos años ha impulsado un proyecto de comercio electrónico. Inicialmente dicho proyecto se articuló por medio de una sociedad española denominada Promo Business Solutions, SCP (de la cual la Demandante era socia, junto con otras dos personas) a favor de la cual se registraron los Nombres de Dominio.
Como consecuencia de la aparición de diversas disputas entre los socios de la mencionada sociedad éstos decidieron disolverla y transferir sus activos (incluyendo los Nombres de Dominio) a favor de la Demandante, la cual los adquirió por medio de la sociedad Costas Nevadas, S.A. (sobre la cual la Demandante ostentaba control).
Actualmente la Demandante canaliza parte de sus actividades empresariales por medio de la sociedad Promobiz Tools, S.L.
La Demandante es titular de la solicitud de marca denominativa española PROMO BUSINESS (expediente nº 2.921.078), presentada el 10 de marzo de 2010.
Actualmente dicha solicitud continúa en proceso, si bien el último desarrollo del correspondiente procedimiento ha sido la publicación el 20 de julio de 2010 de su suspenso por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. De conformidad con lo publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial dicho suspenso se deriva de la consideración por parte de la citada Oficina de que la denominación solicitada como marca (PROMO BUSINESS) podría incurrir en las prohibiciones previstas en los artículos 5.1.b) (carecer de carácter distintivo) y 5.1.c) (tener carácter genérico) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
La Demandada parece ser una diseñadora gráfica que presta sus servicios profesionales a través de una sociedad llamada A. P. S.L. y que, de acuerdo con la información incluida en su página web corporativa, se especializa en el diseño y ejecución de proyectos de presencia y posicionamiento corporativo en Internet.
El Experto no ha podido obtener más información sobre la Demandada ni sobre sus actividades ya que no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.
El nombre de dominio <promo-business.com> fue registrado el 20 de agosto de 2004 y el nombre de dominio <dpromo.info> el 21 de marzo de 2005.
Actualmente ambos Nombres de Dominio se hallan desconectados. No obstante, de acuerdo con la información que el Experto ha podido obtener del archivo histórico de contenidos de sitios de Internet Archive.org (disponible en http://www.archive.org), durante un tiempo ambos sitios web ofrecieron los servicios de comercio electrónico de Promo Business Solutions, SCP (la sociedad originariamente titular de los Nombres de Dominio de la que la Demandante era socia).
De conformidad con la documentación aportada en la Demanda, a principios de 2009 la Demandante se puso en contacto con la Demandada para encargarle el desarrollo de diversos aspectos técnicos del proyecto de comercio electrónico que estaba desarrollando.
En el marco del mencionado encargo profesional, la Demandante solicitó a la Demandada gestionar la transferencia de la titularidad de los Nombres de Dominio a favor de sus sociedades Costas Nevadas, S.A. y Promobiz Tools, S.L. para lo cual puso a su disposición las claves de acceso y gestión técnica de los Nombres de Dominio. Dicha transferencia se produjo, manteniéndose a las citadas sociedades como titulares y a la Demandante como contacto administrativo, si bien incluyendo la dirección de correo electrónico de la Demandada como dato de contacto para comunicaciones vinculadas a los Nombres de Dominio.
Tras más de un año sin que el proyecto hubiera sido ejecutado a satisfacción de la Demandante, ésta se planteó suspenderlo y así se lo comunicó a la sociedad de la Demandada. Por su parte, la sociedad de la Demandada comunicó a la Demandante su frustración por el gran desequilibrio entre el esfuerzo originalmente presupuestado para la ejecución de dicho proyecto y el esfuerzo efectivamente incurrido, indicando a la Demandante la necesidad de compensarla con un pago adicional por dicho esfuerzo originalmente no previsto.
Ante esta situación, de acuerdo con la documentación incluida en la Demanda, la Demandante notificó a la sociedad de la Demandada su voluntad de terminar el proyecto y la relación profesional con dicha sociedad, requiriendo para ello a la Demandada a comunicarle los códigos de acceso al sistema de gestión de los Nombres de Dominio para tomar pleno control de los mismos. No obstante, la sociedad de la Demandada se negó a ello a no ser que la Demandante le pagara la cantidad adicional solicitada como consecuencia de los esfuerzos reales derivados de la ejecución del proyecto. Ante dicha respuesta, la Demandante decidió romper la negociación con la Demandada.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que adquirió de la sociedad Promo Business Solutions (de la que era socia) diversos activos entre los que se contaban los Nombres de Dominio que pretendía utilizar como parte de un proyecto de comercio electrónico. De acuerdo con la Demandante, ésta contactó con la Demandada a los efectos de solicitarle que le prestara sus servicios profesionales entre los que se incluyeron la gestión de los Nombres de Dominio. A tal efecto, la Demandante puso a disposición de la Demandada las claves de acceso para la gestión de los Nombres de Dominio. Debido a desavenencias en la ejecución del proyecto contratado, la Demandante decidió dar por terminada su relación con la sociedad con la que colaboraba la Demandada. No obstante, según sostiene la Demandante, la Demandada se ha negado a cederle dichas claves hasta que no pague a su sociedad una cantidad adicional a la originalmente presupuestada por la ejecución del citado proyecto. En este sentido, la Demandante considera que con esta maniobra la Demandada ha secuestrado los Nombres de Dominio con la finalidad de obtener injustamente una contraprestación económica;
- Que a causa de la actuación de la Demandada, la Demandante se vio obligada a presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 10 de marzo de 2010 la solicitud de marca PROMO BUSINESS. En este sentido, considera la Demandante que entre dicha solicitud y los Nombres de Dominio existe una clara similitud denominativa (en el caso de <promo-business.com>) y una identidad aplicativa (en el caso de <dpromo.info>). Concluye este punto la Demandante indicando que el mantenimiento indefinido del secuestro de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada está provocando cada día pérdidas económicas a la Demandante y que ésta está imposibilitada de continuar con su negocio generando de este modo los consiguientes daños y perjuicios que derivan de tan anómala situación;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio ya que la misma, a pesar de no ser la propietaria de los mismos, tiene el control sobre ellos por estar en posesión de las claves así como por tener su dirección de correo electrónico registrada en los datos de contracto, aspectos que le permiten retener los Nombres de Dominio y modificar los datos de registro, lo que la convierte -injustamente- en la titular de hecho sobre los mismos sin tener derecho alguno que le habilite a ello;
- Que los datos registrales de los Nombres de Dominio han sido modificados para su utilización como elemento de presión y, por tanto, de mala fe por parte de la Demandada. Ello, en opinión de la Demandante, constituye un claro ejemplo de mala fe; y
- Que, por todo ello, la Demandante solicita al Experto que dicte una decisión por la que los Nombres de Dominio sean transferidos en su totalidad a la Demandante y que, adicionalmente, se adopten las siguientes medidas por parte de eNom: (i) que se supriman todos los datos de contacto y direcciones de correo electrónico pertenecientes a la Demandada y contenidos en la base de datos WhoIs respecto a los Nombres de Dominio; (ii) que se faciliten a la Demandante todos los códigos y accesos necesarios para que obtenga el control absoluto sobre los Nombres de Dominio; y (iii) que se adopten todas aquellas medidas complementarias necesarias para asegurar que la Demandante tenga el control absoluto sobre los Nombres de Dominio y pueda situarlos en un hosting de su confianza.
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio; y
- Acreditar que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
No obstante, antes de entrar en el análisis de la eventual concurrencia de los mencionados requisitos, el Experto desea poner de relieve el hecho de que, de conformidad con los datos que constan en la base de datos WhoIs, la Demandante es quien consta como titular de los mismos. De este modo, en el caso de que la Demanda fuera finalmente estimada se daría la paradoja de que la Demandante sería condenada a transferir los Nombres de Dominio a sí misma. El Experto toma nota que esta situación desafortunadamente no es nueva bajo la UDRP. Ver FOSS A/S, FOSS NIRSystems INC v. fossnirsystems.com c/o Whois IDentity Shield /Admin, Domain, Caso OMPI No. D2008-1256.
En este sentido, el Experto es consciente de la situación de la Demandante y de la necesidad por su parte de recuperar el control sobre la gestión de los Nombres de Dominio tomando eso en cuenta, el Experto propone en este aspecto, adoptar la posición del experto en el caso FOSS NIRSystems INC., citado supra y proceder en ese mismo sentido.
El Experto considera su deber analizar si en el presente caso concurren las circunstancias requeridas por la Política para considerar que la Demanda está suficientemente fundada y, por tanto, debe ser aceptada.
Para ello, el primer punto a dilucidar es si los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares respecto a una marca sobre la que la Demandante ostente derechos. Y precisamente en este punto es donde se plantea un problema definitivo para la Demandante: ésta no es titular de una marca inscrita, sino de una solicitud cuya concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas está todavía evaluando. De hecho, atendiendo a la situación del expediente, existen dudas significativas respecto a su definitiva concesión. Teniendo en cuenta estas circunstancias, cabe recordar que numerosas decisiones han considerado que una mera solicitud de marca no puede considerarse como una “marca” en el sentido previsto por la Política (ver, por ejemplo, Aspen Grove, Inc. c. Aspen Grove, Caso OMPI No. D2001-0798; Spencer Douglass MGA c. Absolute Bonding Corporation, Caso OMPI No. D2001-0904; LaQuinta Worldwide LLC c. Watch My Domain, Caso OMPI No. D2006-0623; o Jorge Lorenzo Guerrero v. Cent&Ment Comunicació S.L., Caso OMPI No. D2009-0725). De este modo, el Experto debe concluir que la solicitud de marca alegada por la Demandante es insuficiente para considerar el cumplimiento de la primera de las condiciones previstas en el párrafo 4(a) de la Política.
Habiendo constatado lo anterior, cabría alternativamente considerar que las denominaciones “Promo Business” y “Dpromo” pudieran constituir marcas no inscritas, sobre las cuales la Demandante ostentara derechos. Esta posibilidad ha sido reconocida en múltiples decisiones anteriores (ver, por ejemplo, The British Broadcasting Corporation c. Jaime Rentería, Caso OMPI No. D2000-0050; Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany) c. RJG Engineering, Inc., Caso OMPI No. D2001-1401; Galatasaray Spor Kulubu Dernegi, Galatasaray Pazarlama A.S., Galatasaray Sportif sinal Ve Ticari Yatirimlar A.S. c. Maksimum Iletisim A.S., Caso OMPI No. D2002-0726; o Luis Cobos c. West, North (Nick Andel: JNMTOKTCQD), Caso OMPI No. D2004-0182).
Sin embargo, la aplicación de esta posibilidad requeriría de la Demandante haber acreditado que ha hecho un intenso uso de las denominaciones “Promo Business” y “Dpromo” en relación con actividades de carácter comercial, distinguiendo con ellas determinados servicios o productos. En este caso, no obstante no parece que se haya producido dicho uso teniendo en cuenta que el proyecto comercial de la Demandante no ha podido lanzarse y, por tanto, no ha podido comportar un uso con carácter comercial de tales denominaciones. Tampoco la Demandante ha aportado prueba alguna en la Demanda sobre este uso, por lo que debe descartarse que las citadas denominaciones puedan considerarse como marcas no inscritas titularidad de la Demandante.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante no ha probado la concurrencia en este caso del primero de los elementos requeridos por la Política.
Teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior, el Experto no considera necesario entrar en un análisis detallado del cumplimiento o no en este caso de las condiciones; registro y uso del nombre de dominio de mala fe siguientes previstas en el párrafo 4(a) de la Política.
Ello no obstante, el Experto quiere puntualizar que la desestimación de la Demanda en ningún caso deberá entenderse como aprobación de la actuación de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio. No corresponde al Experto decidir sobre la disputa entre las partes, al superar de forma clara el ámbito de la Política y, por tanto, las competencias del propio Experto. Sin embargo, el Experto no desearía que esta decisión pudiera interpretarse como una aprobación de la actuación de la Demandada. Por el contrario, el Experto considera que se dan numerosos indicios de mala fe contractual de la Demandada, si bien el análisis de esta cuestión supera las competencias otorgadas al mismo en virtud de la Política.
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 4 de agosto de 2010