Las Demandantes son Elite Licensing Company SA con domicilio en Friburgo, Suiza y Elite Model Management con domicilio en Paris, Francia, representadas por Cabinet Degret, Francia.
El Demandado es José Manuel Salguero Regise con domicilio en Sevilla, España.
La Demanda tiene por objeto el nombre de dominio <elitesevilla.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de junio de 2011. El 9 de junio de 2011 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 10 de junio de 2011 10dencehispahard, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el día 6 de julio de 2011.
El Centro nombró al señor Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Las Demandantes son Elite Licensing Company SA con domicilio en Friburgo, Suiza y Elite Model Management con domicilio en Paris, Francia. Ambas empresas forman parte del Grupo Elite, fundado en Francia en 1972 y dedicado a administrar una conocida agencia de modelos con 40 oficinas en los cinco continentes.
Son titulares de la marca ELITE registrada entre otros en:
- Francia, registro de marca no. 1662492 ELITE & diseño, registrada el 25 de Septiembre de 1978 en clases 35, 41 y 42;
- Registro internacional No. 442385 ELITE & diseño, registrado el 6 de diciembre de 1978 en clases 35, 41 y 42, con efecto en Benelux, Spain e Italy;
- Francia, registro No. 3489294 ELITE & diseño, registrada el 20 de marzo de 2007 en clases 1 a 45.
Las marcas de las Demandantes han sido reconocidas como notorias en numerosos casos anteriores (ver Elite Model Management Corporation v. Wesley Perkins, Caso OMPI No. D2006-0297 (<elitemodels.com>); Elite Licensing Company S.A., Elite Model Management v. Elite Ltd., Caso OMPI No. DCC2007-0004 (<elitemodel.cc>); Elite Model Management, Elite Licensing Company S.A. v. Mard Peeters, Caso OMPI No. D2007-1179 (<elite-models.org>); Elite Licensing Company S.A., Elite Model Management v. Mathias Baumgartner, Caso OMPI No. D2007-1334 (<elitemodel.org>); Elite Licensing Company S.A., Elite Model Management, Elite Model Management S.A. v. Publicity Works, Caso OMPI No. D2008-1487 (<elitemanagementsouthafrica.com> et al) y Elite Licensing Company SA, and Elite Model Management v. Ruben Arcas Paterna, Caso OMPI No. D2010-0653, (<agencia-elite.com>)).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de mayo de 2010 y se utiliza para ofrecer servicios de acompañantes. El logo de la marca ELITE en el sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa es similar a la marca de las Demandantes.
Las Demandantes sostienen que el nombre de dominio en disputa es similar a la marca ELITE registrada en Francia, España, Italia y otros países. Agregan que el añadido del nombre geográfico “Sevilla” a la marca ELITE en el nombre de dominio litigioso no elimina la similitud existente entre el nombre de dominio y las marcas. Agrega que los internautas confrontados al nombre de dominio en disputa pensarán que este es un sitio del Grupo Elite en esa ciudad, sobre todo porque las Demandantes utilizan otros nombres de dominio con identificadores geográficos (tal el caso de <eliteparis.com>, <elitemodellondon.co.uk>, o <elitemodelsbrasil.com> por citar algunos casos) para promocionar sus actividades.
Las Demandantes sostienen que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Sostienen que el Demandado carece en todo o en parte de derechos sobre la denominación o marca ELITE. Adjunta a tal fin una búsqueda en bases de datos de donde surge que el Demandado no posee ningún derecho de marca sobre el término ”elite”. Asimismo las Demandantes alegan que no han dado licencia ni autorización alguna al Demandado para utilizar el nombre de dominio litigioso.
Alega que el Demandado no hace ni un uso legítimo ni leal o no comercial del nombre de dominio en disputa y el único uso del dominio es para desviar a los internautas con fines lucrativos, creando confusión. En tal sentido alega que el Demandado usa en el sitio un logotipo que es similar o casi idéntico al de la marca de las Demandantes. Asimismo, señala que pretenden aprovecharse del prestigio de la marca para ofrecer un servicio de acompañantes bajo la marca de las Demandantes. Esto constituye un daño a la marca de las Demandantes.
Finalmente alega que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es usado de mala fe. Se sostiene que el Demandado no podía ignorar la ofensa llevada a los derechos del Grupo Elite por la reserva y la utilización del nombre de dominio en relación a servicios de prostitución.
Sostiene que el contenido del nombre de dominio en disputa es idéntico al contenido que se ofrecía bajo el sitio web ” www.agencia-elite.com”, el que fue objeto de una demanda ante el Centro el 26 de abril de 2010 (Elite Licensing Company SA, and Elite Model Management v. Ruben Arcas Paterna, Caso OMPI No. 2010-0653). Por ende entiende que el registro del nombre de dominio no fue fortuito. Señala a tal efecto, que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado menos de una semana después de resuelto el caso antes citado, el contenido y el número de teléfono del sitio web es idéntico al de ese caso, el Demandado es, como en el caso anterior, un individuo de nacionalidad española residiendo en Sevilla, por lo que concluye que debe tratarse de la misma persona o personas relacionadas entre sí. Esto constituye evidencia de mala fe en el registro.
Entiende asimismo que este nuevo registro del nombre de dominio en disputa es una forma de eludir la decisión sobre el caso anterior.
Señala que el Demandado ha intentado atraer de manera intencionada a los internautas hacia un sitio web que pertenecía a el, con fines de lucro, mediante la creación de un riego de confusión con las marcas de las Demandantes. Ello es así pues se alega que el Demandado usa el dominio confundible con la marca y con la tipografía de la marca ELITE en su contenido.
Concluye solicitando la transferencia del nombre de dominio.
El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, las Demandantes deben probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que las Demandantes tienen derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, las Demandantes han hecho una reseña de las marcas de las que son titular tanto en España y otras jurisdicciones, y han alegado la absoluta identidad entre sus marcas ELITE y el nombre de dominio <elitesevilla.com>.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio <elitesevilla.com> y las marcas propiedad de las Demandantes.
La única diferencia existente entre las marcas de las Demandantes y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, característica de un nombre de dominio genérico (gTLD). Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio de primer nivel, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca.
Asimismo el agregado del término geográfico “Sevilla” al nombre de dominio en disputa, lo único que hace es reforzar esa confusión dando la idea de que el nombre de dominio en disputa es una suerte de sucursal en la ciudad de Sevilla de las Demandantes.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a)i) de la Política.
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de las Demandantes con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis, a saber:
No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular. Por el contrario las Demandantes han acompañado los resultados de búsquedas marcarias con el nombre del Demandado sin que surge registro alguno.
El Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio. Por el contrario se ofrecen servicios de acompañantes con la marca ELITE de las Demandantes, lo que ha juicio de las Demandantes afecta la imagen de su marca, sin que el Demandado haya contestado estas afirmaciones.
Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en cuestión.
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
En el presente caso, el probado carácter notorio de la marca ELITE para identificar a la reconocida agencia internacional de modelos. La marca de las Demandantes ha sido reconocida como notoria en numerosas oportunidades conforme los casos citados en la sección 4 de esta decisión.
Esto alcanza para confirmar la tesis de que el registro del nombre de dominio en disputa difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Más bien cabe presumir que con tal registro se pretendía inducir a los usuarios de Internet a la errónea creencia de que se trataba de un nombre de dominio identificativo de las Demandantes, con el consiguiente perjuicio para ellas. De hecho, el contenido del nombre de dominio en disputa usa la marca ELITE con la misma tipografía de la marca de las Demandantes, con lo cual cabe presumir que el Demandado entendía y conocía la existencia de las Demandantes y su notoriedad, al momento de registro del nombre de dominio.
En cuanto al uso de mala fe, se considera que el uso del nombre de dominio en disputa en conexión con servicios de acompañantes indica la intención del Demandado de direccionar usuarios a su sitio y capitalizar el prestigio y notoriedad de la marca ELITE de las Demandantes. Esto califica como un caso de mala fe bajo el párrafo 4.b)iv) de la Política pues intenta atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio creando confusión con la marca de las Demandantes (Cfr. el caso Elite Licensing Company SA, and Elite Model Management v. Ruben Arcas Paterna, Caso OMPI D2010-0653).
Asimismo la falta de respuesta del Demandado a las graves afirmaciones de las Demandantes también es tomado como un indicio de mala fe.
Por ende el Experto entiende que se encuentra presente el requisito del párrafo 4.a)iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <elitesevilla.com> sea transferido a las Demandantes.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: Julio, 27 de 2011