La Demandante es Villarreal C.F., S.A.D., con domicilio en Villarreal, Castellón, España, representada por Elisa Peris - Despacho Profesional S.L.
El Demandado es Private Whois villarrealcf.com / José V. Martínez Sabuco, con domicilio en Nassau
Bahamas y Villarreal, Castellón, España (respectivamente), representado el segundo por Riu-Royo & Asociados, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <villarrealcf.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Internet.bs Corp.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de enero de 2012. El mismo día, el Centro envió a Internet.bs Corp. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de enero de 2012, Internet.bs Corp. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que uno de los Demandados, Private Whois villarrealcf.com, es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 30 de enero de 2012, suministrando el nombre exacto del registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. En la misma notificación, el Centro informó a las partes que la Demanda había sido presentada en castellano mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés, e informándoles del plazo respectivo para presentar argumentos en este sentido.
En fecha 1 de febrero de 2012, la Demandante realizó una enmienda a la Demanda a fin de corregir los datos del registrante del nombre de dominio en disputa tal y como habían sido confirmados por el registrador, así como solicitó que el idioma del procedimiento fuera el castellano. El Demandado no presentó alegación alguna en relación al idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de febrero de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de febrero de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado en castellano ante el Centro el 24 de febrero de 2012.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de marzo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 7 de marzo de 2012, la Demandante aportó un correo electrónico con explicaciones y argumentos adicionales remitidos en respuesta al Escrito de Contestación a la Demanda. El mismo 7 de marzo, el Centro respondió a la Demandante que el Reglamento no preveía más trámite para las Partes que el de la Demanda y su Contestación, a no ser que existiera una notificación de deficiencias formales y/o una solicitud extraordinaria del Experto. Puesto que no responde la Demandante a una notificación de deficiencias por parte del Centro ni ha existido esa solicitud por parte del Experto, el Experto no tendrá en cuenta las alegaciones citadas.
La Demandante es un club de fútbol de notorio conocimiento en España, por jugar en la división de honor, como lo es en Europa por haber disputado la “Champions League” y la “Europa League”. Dispone de 14 marcas, de las cuales una es comunitaria, 4 son internacionales y 10 son españolas. De entre ellas cabe destacar las marcas nacionales españolas número M 2.173.215 en clase 6 de la Clasificación del Niza, la número M 2.173.216, en clase 16 de la Clasificación de Niza, la número M 2.173.217 en clase 18 de la Clasificación de Niza y la número M 2.173.218 en clase 25 de la Clasificación de Niza, las cuatro fueron inscritas en la Oficina de Patentes y Marcas con anterioridad a 1999 y todas ellas contienen la denominación VILLAREAL CF SAD junto al escudo del club.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <villarrealcf.com> el 19 de julio de 1999 y es socio fundador de la asociación Entermet Vila-Real.
La Demandante es el Club de Fútbol Villareal, que afirma tener hasta 14 marcas inscritas de las que dos lo son en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y cuatro de ellas son anteriores a la inscripción del nombre de dominio en disputa <villarrealcf.com>. Explica asimismo la Demandante que la denominación del club viene siendo usada ininterrumpidamente desde su constitución en 1923.
La denominación social de la Demandante es Villareal C.F., SAD, siendo que la que utiliza el Demandado en el nombre de dominio en disputa es idéntica letra por letra, ya que las siglas SAD son las que identifican al tipo de empresa dentro del marco legal español.
La página Web oficial de la Demandante está alojada bajo el nombre de dominio <villarrealcf.es> por lo que es muy fácil que una parte importante de usuarios acaben desviados al sitio Web del Demandado.
El sitio Web del Demandado al momento de presentar la presente Demanda muestra el contenido del sitio Web de la Demandante, por lo que aparece la mención “Villareal CF Web oficial”, cuando según afirma la Demandante, no lo es. De la misma forma, dice la Demandante, que en diciembre de 2011 el sitio Web del la Demandado estaba desviado al club de fútbol del Valencia, club rival del de la Demandante por estar ambos en la misma comunidad autónoma española.
Según la Demandante, el Demandado no tiene interés ni derecho alguno sobre la denominación que contiene el nombre de dominio en disputa, no tiene ni ha tenido autorización ni licencia para usarlo ni se le ha conocido nunca por tal denominación.
De la misma forma, afirma la Demandante que el Demandado ha inscrito el nombre de dominio en disputa con mala fe, pues el Villarreal C.F., SAD es un club de fútbol con casi 100 años de historia, de sobras conocido en España por participar en la primera división de la Liga de Fútbol y también en Europa por haber participado en la “Champions League” y en la “Europa League”. No puede entenderse que el Demandado desconociera el Club, más aun si tenemos en cuenta que está domiciliada en Villareal (o Vila-Real), nombre de la población de la que es originario el club de fútbol objeto de este debate.
La Demandante aporta el testimonio de un experto informático que examinó el sitio Web de el Demandado y dictaminó la existencia de un redireccionamiento hacia el sitio Web del Valencia CF, rival y competidor directo del Demandado. Afirma también la Demandante que el Demandado le pidió dinero para transferir el nombre de dominio en disputa en cuanto el experto informático se puso en contacto con ella. Tras ese contacto, el Demandado modificó el contenido del sitio Web, ocultó sus datos y cambió de registrador.
Uno de los Demandados, José V. Martínez Sabuco, afirma que a mediados del año 1999, ya existía una Asociación Cultural sin ánimo de lucro que se denominaba "Entermet Vila- Real", cuyos fines eran "Promover actividades a favor del mejor conocimiento de las tecnologías telemáticas entre la población de la localidad. Organizar actividades de carácter cultural relativas a las tecnologías telemáticas. Promover turística y comercialmente Vila-Real mediante las nuevas tecnologías telemáticas. Desarrollar todas aquellas propuestas que la asociación considere adecuadas para la consecución de los fines antes expuestos".
En una reunión de la asociación, surgió la iniciativa de dedicar un sitio Web al club que seguían la mayoría de asociados, para lo que el socio fundador, hoy uno de los Demandados, de la asociación registró el nombre de dominio en disputa <villarrealcf.com> con el ánimo de que fuera un centro de debate de los avatares que al Club le sucedían.
Se trata - según el Demandado - de una página de fans y seguidores, que no pretende ser oficial y que en ningún momento se ha utilizado dicho nombre de dominio en disputa para fines lucrativos, comerciales o publicitarios de cualquier clase, ni venta de productos o servicios, relacionados o no con el Villarreal C.F., S.A.D.
Dice el Demandado que no puede haber parecido del nombre de dominio en diputa con ninguna marca de la Demandante, ya que en el momento del registro del nombre de dominio en disputa <villarrealcf.com> (esto es, el 19 de julio de 1999), la denominación del Club no estaba protegida por ninguna marca. Sólo el 16 de julio de 2008 se registra la marca española n° 2.809.377 VILLARREAL C.F.
Sigue el Demandado afirmando que no existe ninguna confusión, ya que el nombre de dominio en disputa de la Demandante mediante el que identifica su sitio Web es <villarrealcf.es> y en el mismo se resalta el carácter oficial de la página, cosa que no ocurre en la página del Demandado bajo el nombre de dominio en disputa <villarrealcf.com>, que es un sitio para aficionados, fans o seguidores que lleva más de diez años conviviendo con la anterior sin problema alguno hasta la fecha.
El Demandado niega que su sitio Web se haya desviado o enlazado con el sitio del Valencia C.F. o del Villareal C.F., desconociendo si así ha sido, los motivos. Actualmente la página está en blanco para evitar problemas.
Afirma el Demandoda tener intereses y derechos legítimos que provienen del tiempo que pacífica e ininterrumpidamente viene utilizando el nombre de dominio en disputa. El Demandado considera que hace un uso legítimo y leal, y no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios de la Demandante con ánimo de lucro.
Según el Demandado, ésta registró del nombre de dominio en disputa bajo el código “.com” pudiéndolo haber hecho también bajo el código “.es” y otros, implica que no limitó injustificadamente las posibilidades del equipo de futbol de crear su página Web oficial en el futuro. Alega también el ejercicio de la libertad de expresión a través de la sana crítica de las actividades deportivas del Club.
Dice el Demandado que no inscribió el nombre de dominio en disputa con mala fe, que lo hizo precisamente con pleno conocimiento de la existencia del Club de fútbol y que no ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de otra manera a la Demandante. El Demandado afirma que ha recibido llamadas telefónicas en tono de amenaza sobre esta controversia, razón por la que ocultó su titularidad en la base de datos pública “WhoIs”.
De conformidad con el artículo 4 de la Política, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La denominación social de la Demandante es Villareal C.F., S.A.D., al menos cuatro de sus marcas protegen tal denominación, y el nombre de dominio en disputa es <villarrealcf.com>. Teniendo en cuenta que, de una parte, las siglas “S.A.D.” responden a la contracción de Sociedad Anónima Deportiva, que es el tipo de organización societaria que conforme al ordenamiento español adopta la Demandante, y que, de otra, el sufijo “.com” es el indicador del gTLD al que el nombre de dominio en disputa pertenece, la denominación que debemos comparar es “villarrealcf”, que a todas luces es idéntica en ambos casos.
En consecuencia, coincidiendo ambas denominaciones letra por letra, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa del Demandado <villarrealcf.com> es idéntico a las marcas de la Demandante hasta el punto de crear confusión por lo que la Demandante cumple con el primero de los requisitos.
El Demandado afirma ostentar derechos e intereses por haber inscrito el nombre de dominio en disputa hace 10 años y haberlo usado pacíficamente hasta hoy, por ser un club de fans que apoya a su club de referencia, que no pretende ser oficial y porque lo que realizan está amparado por el libre ejercicio de la libertad de expresión.
En relación con el primer argumento, es cierto que hace más de 10 años que el Demandado viene haciendo uso del nombre de dominio en disputa sin que aparentemente haya existido una reclamación formal. Pero en este ámbito - y a falta de una prueba que demuestre la existencia de un derecho -, la eventual consolidación de derechos, a criterio de este Experto, dependería precisamente del interés legítimo que el Demandado pudiera demostrar en la utilización del nombre de dominio en disputa, interés que, como se dirá, se muestra más bien escaso.
En este sentido, la existencia del derecho por parte de el Demandado no ha sido probado más que con el argumento de un determinado uso continuado, mientras que la Demandante aporta pruebas contundentes de su derecho sobre la denominación combatida.
De otra parte, las fórmulas utilizadas por el Demandado para tratar de justificar la existencia de un interés legítimo no parecen, siempre a juicio de este Experto, muy sólidas. El sentido común indica a este Experto que una asociación de fans y seguidores de un Club tratarán en pura lógica de agradar al Club que siguen y no de enfrentarse al mismo abiertamente. Además, si lo que pretenden es aglutinar seguidores del club de fútbol que sea, tratarán de indicarlo así en su denominación, utilizando voces que hagan referencia a esa vocación y evitando la confusión, que actualmente es evidente que se produce entre la denominación de la Demandante y la denominación contenida en el nombre de dominio en disputa. También en este sentido, considera el Experto, que en nada ayuda que la Asociación vinculada al nombre de dominio en disputa -siempre según dice el Demandado - tenga un nombre tan distinto del que utiliza en el nombre de dominio combatido, pues parece más lógico que el nombre de dominio en disputa del Demandado contuviera la voz “Entermet”.
Por otra parte, el Demandado no ha explicado la razón de la utilización de las siglas “cf” en el nombre de dominio en disputa, que generalmente indican la existencia de un Club de fútbol, siglas que - según se desprende de la contestación a la Demanda - no tienen relación ni con la repetida asociación ni con el titular del nombre de dominio en disputa. En definitiva, al Demandado no se le ha conocido nunca por esta denominación.
En cuanto a la alegada libertad de expresión, nada impide al Demandado hacer uso de la misma bajo otro nombre de dominio, por lo que desde esta perspectiva es un argumento sin carga argumental. Porque si lo que pretende el Demandado es que la libertad de expresión se proyecte desde el propio nombre de dominio en disputa, entonces, en el presente caso, más que un uso leal de la libertad de expresión podríamos estar ante un abuso de la misma. En este sentido, el Experto reitera nuevamente que, según la información existente en el presente caso, la página Web asociada al nombre de dominio en disputa no parece indicar claramente el pretendido propósito (alegado por el Demandado) de ser una página de seguidores del Villareal C.F., S.A.D. El Experto no ha encontrado en la página Web ninguna mención al supuesto origen de la misma, es decir, un club de fans o seguidores del Club de Fútbol del Villarreal. Todo lo contrario, el uso que se ha venido dando de dicha Web, según la información al alcance de este Experto, podría generar en el usuario confusión en cuanto a su origen y sin lugar a dudas haría pensar, erróneamente, que se trata de una página oficial de dicho Club.
Por todo lo dicho, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por la Política.
Partiendo de la base que la denominación de la Demandante, contenida en el nombre de dominio en disputa, es una marca renombrada, cuyo conocimiento desborda su ámbito objetivo, geográfico y material, por lo general cabría esperar que cualquier utilización que del mismo se hiciese estuviera amparado en una autorización o licencia o bien en alguno de los límites intrínsecos o extrínsecos que en general las diferentes legislaciones sobre marcas establecen para este tipo de situaciones.
De las explicaciones dadas por ambos contendientes no se deduce un uso y registro de buena fe en el sentido apuntado, toda vez que la Demandante no ofreció autorización ni licencia para el uso de su denominación, ni la actuación del Demandado puede ajustarse a una actividad amparada por algún límite, ni siquiera al desconocimiento. Al contrario, el Demandado dice conocer perfectamente a la Demandante, titular de marcas renombradas. Siguiendo reiterada casuística en relación a la Política, el Experto entiende que el Demandado habría procedido de mala fe con el registro del nombre de dominio en disputa, atendiendo al carácter renombrado de las marcas de la Demandante, que se reproducen en aquel. En este sentido, FC Bayern München e.V. v. Miguel Garcia,, Caso OMPI No. D2000-1773; Valencia Club de Fútbol, S.A.D. v. Miguel Garcia,, Caso OMPI No. D2004-0009; Sevilla Fútbol Club Sociedad Deportiva, S.A.D. v. Luis M Rosety Gil, Caso OMPI No. D2005-0679 o Real Madrid Club De Futbol v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2010-0261. Así, este Experto considera que existe mala fe el cuanto al uso y registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado por cuanto que pudiendo éste haber indicado claramente que la página Web asociada al mismo consistía en un club de fans del equipo de fútbol o incluso una página Web no oficial del mismo, hizo todo lo contrario y utilizó la simbología e información del dicho Club haciendo creer al usuario que la página Web asociada al nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante.
Aunque el anterior argumento es suficiente para establecer la mala fe, la Demandante aporta un peritaje según el cual el Demandado habría importado o redireccionado hacia su sitio Web la Web de un equipo de fútbol rival de la Demandante, extremo no desacreditado por el Demandado que no puede sino abundar en la existencia de mala fe.
En cuanto a una posible existencia de publicidad lucrativa en el sitio Web del Demandado es algo que este Experto no puede comprobar ya que al encontrarse desactivada la Web del Demandado no se puede acceder a la misma, apareciendo una página en blanco, extremo que lejos de ayudar a las tesis del Demandado, abona la convicción de este Experto de que existe mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio en disputa. Mala fe a la que también le conduce la ocultación que de su identidad hizo el Demandado cuando fue requerida por la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que la existencia del tercero de los elementos exigidos por la Política también habría sido demostrada por la Demandante.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <villarrealcf.com> sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 20 de marzo de 2012