Le Requérant est SARL MacGeneration de Lyon, France, représentée par le Cabinet Verniau SELARL, France.
Le Défendeur est SARL Netsample de Clapiers, France, représentée par MBA & Associés SELARL d’Avocats, France.
Le litige concerne les noms de domaine <macgeneration.com>, <macgeneration.net> et <macgeneration.org>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est Tucows Inc.
La plainte a été déposée par SARL MacGeneration auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 avril 2012.
Le 18 avril 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Tucows Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 avril 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 20 avril 2012, le Centre a envoyé deux courriers électroniques au Requérant, un avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement Tucows Inc., et l’autre avec une notification des irrégularités de la plainte, et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement en date du 25 avril 2012.
Le 20 avril 2012, le Centre a envoyé aux parties en français et en anglais une notification concernant la langue de la procédure. Le 23 avril 2012, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le 25 avril 2012, le Défendeur a déclaré qu’il était d’accord que le français soit la langue de la procédure. Le 26 avril 2012, le Centre confirmait donc que la langue de la procédure est le français.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 1er mai 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 mai 2012. Le 21 mai 2012, le Défendeur a déposé auprès du Centre une requête de délai complémentaire pour soumettre la réponse. Le Requérant a fait parvenir ses commentaires sur ladite requête le 22 mai 2012. Le Défendeur a répondu en date du 22 mai 2012. Le Centre a communiqué aux parties que la nouvelle date à laquelle une réponse devait être déposée était le 28 mai 2012.
Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 28 mai 2012.
Le 4 juin 2012, le Requérant a transmis au Centre des observations additionnelles.
Le 12 juin 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le 14 juin 2012, le Défendeur a transmis au Centre des observations additionnelles.
Le Requérant est la société MacGeneration, créée en 2005, et spécialisée dans l’édition de sites Internet dédiés à l’actualité des produits informatiques et numériques de la marque APPLE. Elle édite à ce titre le site “MacGeneration” situé à l’adresse “www.macgeneration.com”.
Selon l’information qui apparaît sur les fiches WhoIs, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés:
- <macgeneration.com> créé le 22 avril 1999;
- <macgeneration.net> créé le 24 février 2005 ;
- <macgeneration.org> créé le 6 mai 2005.
Le Requérant est propriétaire de la marque suivante:
La marque française semi-figurative MACGENERATION n° 053356630, déposée le 22 avril 2005 en classes 16, 35, 41 et 42.
Le Défendeur est le gestionnaire des noms de domaine exploités par le Requérant, ainsi que le prestataire d’hébergement du site à l’adresse “www.macgeneration.com”.
Le Défendeur est aussi le contact administratif, technique et de facturation de tous les noms de domaine du Requérant, et notamment des noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Défendeur est associée du Requérant. Les équipes du Défendeur ont travaillé en collaboration avec Monsieur C. Pavillard, associé du Requérant, et participé à l’élaboration technique du site “MacGeneration”.
En 2005, lorsque la société MacGeneration est créée, elle a pour associés principaux Monsieur Laporte (son gérant), Monsieur Pavillard et la société Netsample.
Au moment de la création de la société MacGeneration, la question de la propriété des noms de domaine n’a pas été traitée au sein des statuts fondateurs.
Le 28 juin 2011, la société MacGeneration a résilié la convention de services qui la liait à la société Netsample. Elle a donc demandé le transfert de la gestion de ses noms de domaine par lettre recommandée puis, face au silence de la société Netsample, elle a fait procéder à une sommation interpellative le 18 juillet 2011. La société Netsample a refusé d’accéder à la demande de transfert des contacts administratifs, techniques et de facturation des noms de domaine litigieux se considérant comme leur seul propriétaire.
En effet, dès 2009, les noms de domaine litigieux ont été anonymisés par la société Netsample. Et il s’avère que les noms de domaines litigieux qui appartenaient initialement au Requérant ont été transférés au Défendeur, dans des circonstances et à une date qui restent à déterminer.
Désormais, conformément à la base de données WhoIs, après levée de l’anonymisation, la société Netsample est indiquée comme propriétaire des noms de domaines litigieux.
La société MacGeneration a finalement maintenu l’hébergement de son site sur les serveurs de la société Netsample.
Les parties ont tenté de trouver un accord par le biais d’une procédure de médiation menée par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). Cette procédure s’est finalement soldée par un constat d’échec le 4 avril 2012.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission des noms de domaine litigieux à son profit.
Au préalable, conformément aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, il convient d’indiquer que les observations additionnelles transmises au Centre par le Requérant le 4 juin 2012 et celles transmises par le Défendeur le 14 juin 2012 ne sont pas admises par la Commission administrative, chacune des parties ayant déjà pu répondre dans le strict respect du contradictoire, et rien ne justifiant que ces éléments additionnels n’aient pas été portés à la connaissance de la Commission administrative dans les délais impartis.
Le Requérant soutient qu’il a obtenu le transfert à son profit des noms de domaine litigieux <macgeneration.com> et <macgeneration.net> anciennement détenus par Monsieur C. Pavillard en 2005 et qu’il a fait enregistrer le nom de domaine litigieux <macgeneration.net> le 6 mai 2005. A cette fin, il produit un constat d’huissier dont il ressort qu’en début d’année 2009, les noms de domaine litigieux étaient inscrits, dans les bases de données WhoIs, comme étant la propriété de la société MacGeneration.
Le Requérant soutient que les noms de domaines litigieux reproduisent l’élément verbal de sa marque MACGENERATION, qu’ils constituent donc la reproduction par imitation de cette marque et prêtent à confusion avec elle.
Le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. A cette fin, il explique que le Défendeur est depuis 2003 le prestataire d’hébergement des sites édités par le Requérant, ainsi que le gestionnaire de ses noms de domaine. C’est pourquoi le Défendeur était indiqué en qualité de contact technique et / ou administratif de ces noms de domaine. Il souligne que la qualité d’hébergeur ne conférait à la société Netsample aucun droit de propriété sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime sur ceux-ci dès lors que les relations contractuelles entre les parties avaient cessé.
Par ailleurs, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi: ils ont été détournés afin de nuire aux intérêts du Requérant. En effet, le Requérant considère que le Défendeur a détourné à son profit les noms de domaine litigieux trompant la confiance du Requérant. Il soutient n’avoir jamais envisagé, accepté et encore moins procédé au transfert de la propriété des noms de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur a volé les noms de domaine litigieux, par des procédés frauduleux probablement facilités par le fait qu’elle est en charge de la messagerie électronique du Requérant, et notamment de la messagerie de son gérant.
Enfin, selon le Requérant, le détournement des noms de domaine litigieux n’avait en réalité d’autre objectif que de tenter de maintenir captive le Requérant, dès lors qu’en s’apposant au transfert de ces noms de domaine et en soutenant qu’ils étaient sa propriété, elle conditionnait la continuité de la diffusion du site “MacGeneration” au renouvellement de la convention de fourniture de services d’hébergement et de gestion des noms de domaine. Le Défendeur ferait donc preuve d’une grande mauvaise foi.
En conclusion, le Requérant sollicite, au vu de ce qui précède, le transfert à son profit des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur souligne au préalable le rôle particulièrement actif de la société Netsample (et de son gérant Monsieur Prata Leal) dans l’activité du site dénommé “MacGeneration”. Ce rôle ne se limiterait pas à une activité de simple hébergement mais couvrirait de façon également importante l’élaboration et le codage du site.
Selon le Défendeur, en raison du succès rencontré par le site, du désintérêt progressif de Monsieur Pavillard, des investissements en temps et en argent de Monsieur Prata Leal et du non-paiement des factures de la société Netsample, Monsieur Pavillard aurait transféré la propriété des noms de domaine litigieux au Défendeur.
Le nom de domaine litigieux <macgeneration.com> aurait ainsi été transféré en 2002, ainsi que le nom de domaine litigieux <macgeneration.net>, après avoir été “perdu” puis récupéré grâce à l’intervention du Défendeur. Ce dernier précise qu’il faisait l’avance à Monsieur Pavillard des frais d’entretien et de renouvellement des noms de domaine depuis 2002.
Selon le Défendeur, à la création de la société MacGeneration, la lecture de statuts fondateurs montrent que les noms de domaine litigieux (qui seraient la pleine propriété de la société Netsample depuis 2002) n’ont pas été apportés par cette société au capital du Requérant.
Le Défendeur soutient que les noms de domaine litigieux, antérieurs de plusieurs années à la création de la société MacGeneration, ne sont pas de droit la propriété du Requérant à défaut d’un apport au capital de cette société lors de sa création. Il ajoute que le fait que le Défendeur conserve la propriété des noms de domaine litigieux et ne les apporte pas à la nouvelle société est la contrepartie de ses diligences antérieures pour la conservation, le paiement et le développement du site “MacGeneration” à ses frais avancés et non remboursés.
Il précise que le fait que le Requérant ne soit pas propriétaire des noms de domaine litigieux n’empêche pas qu’elle les utilise avec l’accord du Défendeur qui y a un intérêt direct en tant qu’associé du Requérant.
Le Défendeur souligne enfin que les noms de domaine litigieux sont antérieurs au dépôt de la marque et ne contreviennent donc pas aux droits du Requérant sur ladite marque.
Par ailleurs, le Défendeur souligne l’historique des relations entre les parties et le caractère légitime de ses droits concernant les noms de domaine litigieux. Il ajoute que les droits du Défendeur sur les noms de domaine litigieux ne sont pas clandestins mais connus du Requérant, notamment en raison de sa qualité d’associé. Il précise enfin que les droits du Défendeur sur les noms de domaine litigieux ne portent pas atteinte à leur utilisation paisible par le Requérant puisqu’en sa qualité d’associé, le Défendeur a un intérêt certain à leur exploitation par le Requérant.
Enfin, sur l’exploitation et l’utilisation de mauvaise foi, le Défendeur souligne à nouveau l’historique des relations entre les parties et le caractère légitime de ses droits. Il ajoute qu’en réalité, le Requérant tente d’obtenir par la présente procédure, non pas le traitement d’un comportement de cybersquatting ou un conflit entre un prestataire et son client mais la solution à un différend entre associés d’une même société.
Il refuse donc que le transfert des noms de domaine litigieux soit opéré.
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:
i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
Le Requérant prouve qu’il est propriétaire de la marque suivante:
La marque française semi-figurative MACGENERATION n° 05 3356630, déposée le 22 avril 2005 en classes 16, 35, 41 et 42.
Il existe une parfaite identité entre les noms de domaine litigieux <macgeneration.com>, <macgeneration.net> et <macgeneration.org> et l’élément verbal de la marque semi-figurative du Requérant, ce qui prête à confusion.
En effet, il est constant dans la jurisprudence UDRP que l’insertion des extensions “.com”, “.net” et “.org” n’a pas d’incidence pour déterminer si les noms de domaine litigieux sont ou non susceptibles d’être confondus avec le terme protégé.
Dès lors, il doit être considéré qu’il existe une similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
Il n’est pas démontré que l’expression “macgeneration” corresponde à l’un de des titres de propriété intellectuelle du Défendeur, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale.
De plus, en l’état des circonstances de l’espèce et au vu des pièces au dossier, aucun élément de preuve incontestable ne vient démontrer que le Défendeur aurait été autorisé à transférer la propriété des noms de domaine litigieux à son profit. En effet, les fiches WhoIs datant du début de l’année 2009 qui ont été déposées en preuve par le Requérant démontrent que ce dernier a été longtemps propriétaire des noms de domaine litigieux qui, de surcroît, correspondent à l’expression sous laquelle est exercée son activité. La Commission administrative est donc d’avis que le Défendeur doit démontrer qu’il a reçu l’autorisation expresse d’opérer le transfert de la propriété des noms de domaine litigieux à son profit. En effet, il est légitime que la personne morale qui exploite le site Internet “MacGeneration” et qui était titulaire des noms de domaines litigieux au début de l’année 2009, à savoir le Requérant, conserve la titularité des noms de domaine litigieux correspondants, sauf si elle manifeste expressément une volonté contraire, ce qui n’a pas été prouvé par le Défendeur en l’espèce.
L’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine aux fins d’augmenter son pouvoir de négociation dans le cadre d’une relation contractuelle ne peut conférer à son titulaire un droit ou un intérêt légitime en vertu des Principes directeurs (voir Public Service Electric & Gas Company v. Vanguard Resolutions LLC, Litige OMPI No. D2012-0618). En tout état de cause, il revient aux juridictions nationales compétentes d’apprécier les relations entre les associés de la société MacGeneration et de déterminer si le Défendeur peut être justifié d’obtenir une compensation financière en contrepartie de ses diligences antérieures pour la conservation, le paiement et le développement du site “MacGeneration” à ses frais avancés et non remboursés.
Dès lors, et considérant les circonstances en l’espèce, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur ne saurait prétendre à aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni à aucun intérêt légitime s’y rapportant.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe de l’article 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4(c), est remplie.
Il résulte des circonstances de l’espèce que le Défendeur a profité de sa qualité d’hébergeur et de gestionnaire des noms de domaine litigieux pour transférer la propriété des noms de domaine litigieux à son profit.
Les circonstances entourant la relation contractuelle des parties restent floues et comme il a été mentionné plus auparavant, seul les juridictions nationales compétentes pourront apprécier si le Défendeur peut être justifié d’obtenir une compensation financière en contrepartie de ses diligences antérieures pour la conservation, le paiement et le développement du site “MacGeneration” à ses frais avancés et non remboursés.
Quoiqu’il en soit, en l’état actuel de la procédure, il s’avère que l’enregistrement des noms de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi puisqu’aucun élément probant ne vient démontrer que le Défendeur ait été dûment autorisé à effectuer le transfert de la propriété des noms de domaine litigieux à son profit. Par ailleurs, en procédant à ce transfert, le Défendeur a nuit aux intérêts du Requérant qui exploite le site “MacGeneration” et qui, selon les fiches WhoIs déposées au dossier, était en début d’année 2009 le titulaire des noms de domaine litigieux. Le Défendeur ne pouvait pas ignorer, selon cette Commission administrative, l’existence du Requérant et de ses droits sur les noms de domaine litigieux en sa qualité d’associé de ce dernier.
Quant à l’usage des noms de domaine litigieux, il est également effectué de mauvaise foi puisque le Défendeur n’exploite pas les noms de domaine litigieux pour son propre compte. Bien au contraire, il continue d’héberger le site “MacGeneration” du Requérant. Dès lors, de cette façon, le Défendeur garde un certain contrôle sur le site “MacGeneration”. L’utilisation qui est faite des noms de domaine litigieux est donc elle aussi constitutive de la mauvaise foi du Défendeur.
La Commission administrative est donc d’avis que les noms de domaine litigieux ont donc été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le Défendeur (voir Public Service Electric & Gas Company v. Vanguard Resolutions LLC, Supra).
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4(b), est remplie.
Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative constate que :
Il existe une similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits et;
Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
Le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence le transfert au profit Requérant des noms de domaine litigieux <macgeneration.com>, <macgeneration.net> et <macgeneration.org>. 1
Christophe Caron
Expert Unique
Le 25 juin 2012
1 Le transfert des noms de domaine litigieux est sans préjudice par rapport aux droits qui pourraient être invoqués par des tierces parties relativement à des droits qu’elles pourraient avoir sur les expressions constituant les noms de domaine litigieux.