Die Beschwerdeführerin ist PM-Portal GmbH aus Holzkirchen, Deutschland, vertreten durch Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte, Deutschland.
Der Beschwerdegegner ist Reinhold Burkhardt, aus Starnberg/Rosswag, Deutschland, vertreten durch Klinger & Kollegen Rechts- und Patentanwälte, Deutschland.
Der streitige Domainname <bau-portal.com> (der „Domainname“) ist bei United-domains AG (die „Domainvergabestelle“) registriert.
Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (das „Zentrum“) am 7. Februar 2013 per E-Mail ein. Am 7. Februar 2013 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des Domainnamens an United-domains AG geschickt. Am 8. Februar 2013 übermittelte United-domains AG das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum in dem sie bestätigte dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den Domainnamen ist.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Am 14. Februar 2013 übermittelte das Zentrum das Dokument betreffend die anwendbare Verfahrenssprache in englischer und deutscher Sprache an die Parteien. Am 18. Februar 2013 verlangte die Beschwerdeführerin die Anwendung der englischen Sprache als Verfahrenssprache und übermittelte weitere Unterlagen, um ihren Antrag zu begründen. Am 18. Februar 2013 verlangte der Beschwerdegegner die Anwendung der deutschen Sprache als Verfahrenssprache.
Am 20. und 21. Februar 2013 hat das Zentrum die Unterlagen bekommen, in denen der Beschwerdegegner die Kontaktdaten seiner Rechtsbeistände übermittelte.
Am 21. Februar 2013, informierte das Zentrum die Parteien, dass es angesichts der Umstände des vorliegenden Falles die Beschwerde auf Englisch und die Beschwerdeerwiderung sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch akzeptieren wird.
Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 26. Februar 2013 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 18. März 2013. Am 18. März 2013 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeerwiderung auf Deutsch ein. Am 2. April 2013 reichte die Beschwerdeführerin eine Replik auf die Beschwerdeerwiderung auf Deutsch ein, die der Beschwerdegegner mit einer Duplik am 3. April 2013 erwiderte.
Das Zentrum bestellte Christian Schalk am 27. März 2013 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
Die Beschwerdeführerin beantragt, dass das Verfahren in englischer Sprache geführt wird. Der Beschwerdegegner beantragt hingegen Deutsch als Verfahrenssprache.
Das Panel legt Deutsch als Verfahrenssprache fest. Die Parteien sind beide deutsch mit Wohnsitz in Deutschland. Weiterhin führten die Parteien ihre Korrespondenz vor dem Beginn dieses Verfahrens in deutscher Sprache. Die Replik des Beschwerdeführers wurde ebenfalls auf Deutsch eingereicht. Außerdem sind sie Parteien mehrerer vor deutschen Gerichten anhängiger Verfahren die in der deutschen Sprache geführt werden.
Die Beschwerdeführerin ist eine im Jahre 2003 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die ein Webportal für den An- und Verkauf von Industriemaschinen betreibt. Dieses Webportal verbindet weltweit Kaufinteressenten mit Anbietern solcher Maschinen und ermöglicht den Qualitäts- und Preisvergleich verschiedener Marken und Modelle. Anbieter von Industriemaschinen können zudem Werbebanner auf der Webseite der Beschwerdeführerin schalten.
Das Webportal der Beschwerdeführerin ist mit einer Datenbank unterlegt, die nach Angaben der Beschwerdeführerin über 45.000 Einträge von Industriemaschinen enthält. Unter den langjährigen Partnern der Beschwerdeführerin befinden sich namhafte Hersteller von Industriemaschinen.
Das Webportal war bis Ende Dezember 2012 unter dem streitgegenständlichen Domainnamen aufrufbar. Es enthielt 15 verschiedene Sprachversionen und hatte nach Angaben der Beschwerdeführerin zwischen 500.000 – 600.000 Besuche durch Internetnutzer. Nach eigenen Angaben investierte die Beschwerdeführerin jährlich 60.000 Euro in Werbung in der Suchmaschine Google sowie 6.000 Euro in die Suchmaschinenoptimierung.
Aus den Gründungsunterlagen sowie dem Handelsregisterauszug ergibt sich, dass die GmbH aus zwei Gesellschaftern, Herrn Mannhart (im folgenden Geschäftsführer 1) und Herrn Pfleiderer (im folgenden Geschäftsführer 2) besteht, die beide Geschäftsführer dieser GmbH sind.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der drei folgenden deutschen Wort-Bildmarken, die neben einem graphischen Element das Wort „Bauportal“ enthalten und jeweils für Dienstleistungen in den Klassen 35, 38 und 44 geschützt sind:
- Nr. 30549132 BAUPORTALTHE ORIGINAL, Registrierungsdatum 26.01.2006;
- Nr. 30549133 BAU-PORTALTHE ORIGINAL, Registrierungsdatum 03.04.2006;
- Nr. 30549134 BAU-PORTAL.COM THE ORIGINAL, Registrierungsdatum 03.04.2006
Der Domainname wurde im Jahre 2002 durch den Geschäftsführer 2 in dessen Namen registriert. Der Geschäftsführer 2 registrierte unter anderem für sich noch die folgenden Domainnamen:
- <bau-portal.org> am 30.03.2003
- <bauportal.org> am 30.03.2003
- <bau-portal.net> am 08.05.2011
- <bauportal.net> am 24.08.2011
Nach Recherchen des Panels registrierte der Geschäftsführer 2 am 20. Oktober 2011 zudem den Domainnamen <bauportal.com> im Namen der Beschwerdeführerin („owner-company: pm-portal gmbh“).
Im Juni 2003 schlossen der Geschäftsführer 1 und der Geschäftsführer 2 einen Vertrag zur Gründung einer GmbH. In diesem erteilte der Geschäftsführer 2 der Beschwerdeführerin eine exklusive Lizenz zur Nutzung des Domainnamens.
In Paragraph 1 des Gesellschaftsvertrags heißt es, dass der Geschäftsführer 2 „die Domainnamen einstellt und alleiniger Besitzer an dieser Domain bleibt. Für die Dauer der Gesellschaft werden die Domainnamen der Gesellschaft zur Nutzung überlassen. Bei einer Auseinandersetzung der Gesellschaft oder beim Ausscheiden aus der Gesellschaft, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleiben die Domainnamen im alleinigen Besitz [des Geschäftsführers 2], ohne dass der andere Gesellschafter hierfür eine Wertentschädigung enthält. Es ist ausschließlich von [dem Geschäftsführers 2] zu entscheiden, ob die Domainnamen weiterhin an die Gesellschaft vermietet werden oder nicht.“
Weiter heißt es, [die Beschwerdeführerin] „stellt dem Portal die notwendige Software (...) zur Verfügung und bleibt alleiniger Besitzer dieser Software. Bei einer Auseinandersetzung der Gesellschaft oder beim Ausscheiden aus der Gesellschaft, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleibt die Software im alleinigen Besitz [des Geschäftsführers 1], ohne dass der andere Gesellschafter hierfür eine Wertentschädigung enthält. Es ist ausschließlich von [dem Geschäftsführer 1] zu entscheiden, ob die Software (...) weiterhin an die Gesellschaft vermietet wird oder nicht.“
In Paragraph 18 des Gesellschaftsvertrags heißt es unter anderem:
„[...] Keiner der Gesellschafter darf mittelbar und/oder unmittelbar für eigene oder fremde Rechnung für andere Konkurrenzunternehmen tätig werden oder sich an solchen Unternehmen mittelbar oder unmittelbar beteiligen. Dies gilt für die Zeit des Bestehens der Gesellschaft und für die Dauer von drei Jahren nach Auflösung der Gesellschaft oder bei Ausscheiden eines Gesellschafters für den ausscheidenden Gesellschafter“.
Wie aus den dem Panel vorliegenden Unterlagen hervorgeht, haben die Gesellschafter bereits in der Vergangenheit gegeneinander prozessiert. So erließ das Landgericht München II am 05. April 2012 ein Endurteil, in dem u.a. der Ausschluss des Geschäftsführers 1 aus der GmbH für unwirksam erklärt wurde.
Am 27. Juni 2012 kündigte der Geschäftsführer 2 die Gesellschaft zum Jahresende 2012. Der Geschäftsführer 1 beantragte in der Gesellschafterversammlung vom 31. Oktober 2012, die Gesellschaftsanteile des Geschäftsführers 2 einzuziehen. Nach dem Protokoll der Gesellschaftsversammlung stimmte der Geschäftsführer 1 für diesen Antrag, während der Geschäftsführer 2 nicht abstimmte. Das Protokoll vermerkt hier, dass der Antrag einstimmig angenommen wurde. Ferner beantragte der Geschäftsführer 1 seine vorsorgliche Bestellung als alleiniger Prozessvertreter der Gesellschaft gemäß § 46 deutsches GmbH-Gesetz in allen Rechstreitigkeiten zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer 2. Über die Gültigkeit dieser Abstimmung herrscht Uneinigkeit.
Mit Endurteil vom 13. März 2013 hat das Landgericht München II wegen eines Formverstoßes eine einstweilige Verfügung vom 20..November 2012 aufgehoben, in der dem Geschäftsführer 1 unter anderem aufgegeben wurde, den Geschäftsführer 2 weiterhin als (Mit-)Geschäftsführer zu behandeln. Hiergegen hat der Geschäftsführer 2 vor dem Oberlandesgericht München am 21. März 2013 Berufung eingelegt. Unter anderem wird beantragt, die Abberufung des Geschäftsführers 2 nicht dem Handelsregister zu melden und der Beschwerdeführerin aufzugeben, den Geschäftsführer 2 weiterhin als Geschäftsführer mit allen Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnissen zu behandeln.
Ebenso kam im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Geschäftsführern keine Einigung über die weitere Nutzung des Domainnamens durch die Beschwerdeführerin zustande. Der Geschäftsführer 2 übertrug daraufhin den Domainnamen am 3. Januar 2013 auf den Beschwerdegegner zum Preis von 6.500 Euro.
Das Webportal der Beschwerdeführerin ist seitdem unter dem Domainnamen <machinerypark.com> erreichbar.
Der Beschwerdegegner veröffentlichte am 15. Januar 2013 und am 19. Januar 2013 auf seiner Webseite den folgenden Hinweis auf die Erreichbarkeit der Beschwerdeführerin unter seiner neuen Domain <machinerypark.de>:
„Wollen Sie zum Web-Portal der PM Portal GmbH? Diese bietet ihre Leistungen inzwischen auf „www.machinerypark’’.de an. Bitte ändern Sie Ihre Favoriten und Links entsprechend/Are you looking fort he web portal of PM Portal GmbH? They have moved to „www.machinerypark.com’’. Please update your feeds and links.“
Am 27. Januar 2013 verlinkte der Beschwerdegegner den Domainnamen mit einer Webseite, die die folgenden Mitteilung enthielt:
„Der Count-Down läuft! Bau-Portal ist bald wieder rundum für Sie da! Stärker – besser – professioneller – lassen Sie sich überraschen. Schauen Sie nächste Woche wieder vorbei!
„The Countdown is on!! Bau-Portal will be back very soon. [S]tronger – better – more professional – you will be surprised...Have a look next week!“. Auf der Webseite sind ferner Links enthalten, die auf Angebote für Industriemaschinen hinweisen.
Ein dem Panel vorliegender Ausdruck der Webseite des Beschwerdegegners vom 26. Februar 2013 enthält neben eines „under construction“ – Hinweises u.a. den folgenden Text:
„Bau-Portal.com - Wir sind das Original und bauen für Sie um!“
Zwischen den Parteien ist ferner streitig, ob der Beschwerdegegner auf seiner mit dem Domainnamen verlinkten Webseite in widerrechtlicher Weise eine Datenbank der Beschwerdeführerin verwendet. Diese besteht aus einer langen Liste von Bezeichnungen für Industriemaschinen. Gemäß den dem Panel vorliegenden Unterlagen befinden sich hinter dieser Liste Funktionalitäten, die das Einstellen von Angeboten solcher Maschinen und die Abwicklung deren Verkaufs ermöglichen.
Mit anwaltlichem Abmahnschreiben vom 23. Januar 2013 wurde der Beschwerdegegner auf die Rechte der Beschwerdeführerin an dieser Datenbank hingewiesen und aufgefordert, diese nicht weiter auf seiner mit dem Domainname verlinkten Webseite zu verwenden. Mit Schreiben vom 28. Januar 2013 widersprach der Beschwerdegegner den Behauptungen der Beschwerdeführerin. Daraufhin beantragte die Beschwerdeführerin am 06. Februar 2013 beim Landgericht München I den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Beschwerdegegner wegen Verletzung der Urheberrechte der Beschwerdeführerin an der Datenbank. In dem Beschluss des Landgericht München I vom 11. Februar 2013 wurde dem Beschwerdegegner verboten, einen umfangreichen Datensatz zu vervielfältigen bzw. öffentlich zugänglich zu machen, der eine mehrseitige Auflistung von Industriemaschinen enthielt. Ferner wurde dem Beschwerdeführerin untersagt, unter einer unter dem Domainnamen aufrufbaren Webseite im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu behaupten, das bis zum 31. Dezember 2012 unter dem Domainnamen abrufbare Verkaufsportal der Beschwerdeführerin fortzuführen, wenn dies durch den folgenden Hinweis geschieht: „Der Count-Down läuft! Bau-Portal ist bald wieder rundum für Sie da! Stärker – besser – professioneller – lassen Sie sich überraschen. Schauen Sie nächste Woche wieder vorbei!“
Hiergegen hat der Beschwerdegegner am 21 Februar 2013 Widerspruch eingelegt.
Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass im Rahmen dieses Verfahrens die mangelnde Vertretung der Beschwerdeführerin durch beide Geschäftsführer nicht zum Verlust der materiellrechtlichen Aktivlegitimation führen kann. Sie trägt außerdem vor, dass der Geschäftsführer 1 alleiniger Geschäftsführer der Beschwerdeführerin ist und diese somit die erforderliche Aktivlegitimation besitzt.
Die Beschwerdeführerin macht des weiteren geltend, dass der Domainname identisch oder verwechselbar ähnlich mit Marken der Beschwerdeführerin ist. In diesem Zusammenhang führt die Beschwerdeführerin aus, dass der Domainname identisch mit dem Wortbestandteil der Wort- Bildmarken der Beschwerdeführerin ist. Dieser Wortbestandteil stelle den dominierenden Teil der Marken der Beschwerdeführerin dar. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin unter anderem auf die Entscheidungen Casa Editorial El Tiempo, S.A. v. Montanya Ltd. WIPO Verfahren Nr. D2009-0103; EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, WIPO Verfahren Nr. D2000-0036 sowie Dreamstar Cash S.L.v. Brad Klarkson, WIPO Verfahren Nr. D2007-1943, um ihre Argumente zu untermauern.
Ein weiteres Argument für die Unterscheidungskraft des Wortbestandteils „Bau-Portal“ ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin, dass sie den damit identischen Domainnamen neun Jahre lang für ihre Dienstleistungen verwendet hat und der Verkehr diesen mit der Beschwerdeführerin assoziiert.
Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch legitime Interessen an dem Domainnamen hat. So habe die Beschwerdeführerin dem Beschwerdegegner keine Lizenz an ihren BAU-PORTAL Marken erteilt. Ferner habe sie diesem nicht erlaubt, Domainnamen zu registrieren, die diese Wörter beinhalten. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen verwenden würde, um so genannte bona fide Dienstleistungen anzubieten. Vielmehr habe der Beschwerdegegner in unlauterer Weise eine Kopie der Onlineplattform der Beschwerdeführerin auf seiner Webseite verwendet, die mit dem Domainnamen verlinkt ist. Die Beschwerdeführerin führt hierzu aus, dass die Webseite des Beschwerdegegners, auch wenn sie der Webseite der Beschwerdeführerin zum Verwechseln ähnlich sei, nicht annähernd die gleiche Funktionalität habe. Internetnutzer, die über den Domainnamen auf die Webseite des Beschwerdegegners gelangten, fänden dort nicht die erwarteten Dienstleistungen vor. Nach mehreren Klicks durch verschiedene Seiten gelangten sie am Ende wieder auf die Ausgangswebseite. Da Internetnutzer auf der Webseite des Beschwerdegegners somit weder Produkte erwerben noch relevante Produktinformationen finden können, ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, dass über die Webseite des Beschwerdegegners keine Waren und Dienstleistungen angeboten werden.
Nach Meinung der Beschwerdeführerin werden durch ein solches Verhalten Internetnutzer frustriert, da die Webseite des Beschwerdegegners nicht die von der Beschwerdeführerin gewohnte Funktionalität aufweist und der Beschwerdegegner auch nicht darauf hinweist, dass es sich hierbei nicht mehr um die Webseite des Beschwerdeführerin handelt. Dies wird nach Ansicht der Beschwerdeführerin ihre Reputation erheblich schädigen, da bereits mehrere tausend Internetnutzer auf die Webseite des Beschwerdegegners gelangt seien und deren mangelnde Funktionalität dem Beschwerdeführerin anlasten.
Die Beschwerdeführerin führt ferner aus, dass der Beschwerdegegner möglicherweise mit dem Geschäftsführer 2 in bösem Glauben zusammengewirkt hat. Letzterer habe ihm den Domainnamen verkauft. Die Beschwerdeführerin vermutet in diesem Zusammenhang, dass der Geschäftsführer 2 dadurch sein Wettbewerbsverbot umgehen wollte und der Beschwerdegegner den Domainnamen deshalb gewählt hat, um von der Reputation der Beschwerdeführerin zu profitieren. Hierfür spricht nach Ansicht der Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner Kopien der Suchfunktionen sowie die Datenbank der Beschwerdeführerin verwende. Die Beschwerdeführerin folgert daraus, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen nur deshalb erworben hat, um die von dem Geschäftsführer 2 in unlauterer Weise erworbene Kopie der Datenbank der Beschwerdeführerin und die damit verbundenen Suchfunktionen für seine gewerblichen Zwecke zu verwenden. Ein legitimer nicht-kommerzieller Gebrauch des Domainnamens liege daher nicht vor.
Hinzu kommt nach Ansicht der Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner unter dem Domainnamen nicht bekannt sei.
Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen in bösem Glauben registriert hat und in bösem Glauben benutzt.
Die Beschwerdeführerin trägt außerdem vor, dass ihre BAU-PORTAL Marken seit 2006 registriert sind und ihr Onlineportal bei Käufern und Verkäufern von Industriemaschinen über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt. Der Beschwerdegegner sei mit dem Geschäftsführer 2 verbunden, der im Unfrieden aus der Gesellschaft ausgeschieden sei. Die Beschwerdeführerin behauptet ferner, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen direkt von dem Geschäftsführer 2 erworben- und durch diesen unerlaubten Zugang zu der Klienten- und Verkaufsdatenbank der Beschwerdeführerin erlangt hat. Für diese Annahme spricht nach Ansicht der Beschwerdeführerin, dass der Beschwerdegegner die Gestaltung der Webseite der Beschwerdeführerin übernommen und auf dieser angekündigt hat, in Wettbewerb mit dieser zu treten. Daher kannte der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens. Ein solches Verhalten sei in zahlreichen Entscheidungen als Registrierung eines Domainnamens in bösem Glauben angesehen worden. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin auf Mazda Motor Corporation v. Zone Mp3, WIPO Verfahren Nr. D2007-0730; Alstom v. Yulei, WIPO Verfahren Nr. D2007-0424 sowie Compagnie Gervais Danone v. Above.com, Transure Enterprise Ltd., WIPO Verfahren Nr. D2009-1660.
Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass der Beschwerdegegner sich nicht auf die Rechte des Geschäftsführer 2 als berechtigten Inhabers des Domainnamens berufen kann. Unter Verweis auf Octopustravel Group Limited v. Alexander Rosenblatt aka Yana Belkova, WIPO Verfahren D2011-0417 trägt die Beschwerdeführerin ferner vor, dass die Übertragung des Domainnamens auf eine dritte Person als eine neue Registrierung eines Domainnamens anzusehen ist. Somit habe der Beschwerdegegner den Domainnamen in bösem Glauben registriert, da dieser an eine bekannte Marke der Beschwerdeführerin angelehnt sei und nur deshalb registriert worden sei, um in ungerechtfertigter Weise wirtschaftlichen Nutzen auf dem Rücken der Beschwerdeführerin zu ziehen. Die Beschwerdeführerin zitiert in diesem Zusammenhang F.Hoffmann-La Roche AG v. Contactprivacy.vom / Mike Kazaros, WIPO Verfahren Nr. D2010-2212 sowie America Online Inc. v. Chinese ICQ Network, WIPO Verfahren Nr. D2000-0808.
Hinsichtlich der Benutzung des Domainnamens in bösem Glauben argumentiert die Beschwerdeführerin, dass die Aktivitäten des Beschwerdegegners den unter Paragraphen 4(b)(iii) und 4(b)(iv) der Richtlinie aufgezählten Beispielen für bösgläubige Benutzung entsprechen. Der Beschwerdegegner versuche mit seinem nur eingeschränkt funktionierenden Webauftritt unter Inkaufnahme von Störungen der geschäftlichen Aktivitäten der Beschwerdeführerin und der Verwirrung ihrer Kunden in den Markt der Beschwerdeführerin einzudringen (We Buy Any Car Limited v. Roger Masih, WIPO Verfahren Nr. D2011-0907). Hierfür spreche auch der folgende Hinweis auf der deutsch- und englisch sprachigen Webseite des Beschwerdegegners: „Der Count-Down läuft! Bau-Portal ist bald wieder rundum für Sie da! Stärker - besser - professioneller – lassen Sie sich überraschen...Schauen Sie nächste Woche wieder vorbei! /The Countdown is on!! Bau-Portal will be back very soon. [S]tronger- better- more professional – you will surprised....Have a long next week!“. Damit erwecke der Beschwerdegegner bei Internetnutzern den unzutreffenden Eindruck, dass seine Webseite in legitimer Weise Dienstleistungen der Beschwerdeführerin anbiete.
Der Beschwerdegegner ist der Auffassung, dass der Geschäftsführer 1 laut Gesellschaftsvertrag der Beschwerdeführerin diese nicht alleine vertreten kann. Laut Satzung der Beschwerdeführerin könne diese nur durch beide Geschäftsführer vertreten werden. Solange der Beschwerdeführerin, wie in diesem Fall, nur durch einen Geschäftsführer vertreten werde, sei dieser nicht aktivlegitimiert.
Ferner trifft es nach Ansicht des Beschwerdegegners nicht zu, dass die Beschwerdeführerin eines der erfolgreichsten Online Portale seiner Branche betreibt und eine langjährige Reputation genießt. Ein Vergleich mit Konkurrenzplattformen zeige, dass seine Wettbewerber wesentlich mehr Angebote aufweisen.
Ferner seien die mittels eidesstattlicher Versicherung getätigten Behauptungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der getätigten finanziellen Investitionen nicht hinreichend belegt.
Der Beschwerdegegner bestreitet ferner, dass die Marken der Beschwerdeführerin bereits in 2003 benutzt wurden. Diese seien erst im Jahre 2005 angemeldet worden. Nicht zutreffend sei ferner, dass er die Webseite der Beschwerdeführerin übernommen habe. Dessen Konkurrenten würden ihre angebotenen Industriemaschinen in gleicher Weise katalogisieren.
Ferner habe der Beschwerdegegner bereits am 15. Januar 2013 und am 19. Januar 2013 folgenden Hinweis auf seiner Webseite angebracht, um sich von der Beschwerdeführerin abzugrenzen:
„Wollen Sie zum Web-Portal der PM Portal GmbH? Diese bietet ihre Leistungen inzwischen auf „www.machinerypark.de’’ an. Bitte ändern Sie Ihre Favoriten und Links entsprechend/Are you looking for the web portal of PM Portal GmbH? They have moved to „www.machinerypark.com’’. Please update your feeds and links.“
Ebenso bestreitet der Beschwerdegegner jegliches kollusives Zusammenwirken mit dem Geschäftsführer 2 und führt weiter aus, dass die Beschwerdeführerin dies nur deshalb in dem vorliegenden Verfahren vorbringe, um den Erwerb des Domainnamen in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen.
Darüber trägt der Beschwerdegegner vor, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beschwerdeführerin und dem Domainnamen besteht. Die Begriffe „Bauportal“ und „Bau-Portal“ seien als Marke per se nicht schutzfähig. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Zurückweisung der Markenanmeldung für den Begriff „Hausportal“ durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) im Jahre 2005 sowie darauf, dass die Markenanmeldungen für „Bauportal24“ und „Bauportal“ in 2000 zurückgenommen wurden ohne dass es zu einer Eintragung kam. Daher habe alleine die Hinzufügung von Bildelementen zum schutzunfähigen Begriff „Bau-portal“ bzw. “Bauportal“ den Marken der Beschwerdeführerin zur Eintragung verholfen. Aus der Übereinstimmung von Marken allein in einem per se nicht schutzfähigen Markenbestandteil könne nach deutscher Rechtslage keine Verwechslungslage hergeleitet werden, da die an sich gegebene Schutzunfähigkeit eines Markenelementes ansonsten umgangen werden würde und somit Markenelemente als Abwehrrechte instrumentalisiert würden, die an sich vom Markenschutz ausgeschlossen seien.
Der Beschwerdegegner bestreitet in diesem Zusammenhang ferner, dass die Marken der Beschwerdeführerin in irgendeiner Weise Bekanntheit und somit Verkehrsgeltung erlangt haben. Für deren Nachweis erforderliche Verkehrsbefragungen oder Stellungnahmen von Industrie- und Handelskammern habe die Beschwerdeführerin nicht vorgelegt.
Der Beschwerdegegner trägt ferner vor, dass er den Domainnamen rechtmäßig am 03. Januar 2013 von dem Geschäftsführer 2 der Beschwerdeführerin erworben hat und ein legitimes Interesse an diesem besitzt. Der Domainname habe dem Geschäftsführer 2 nach seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft zugestanden. Das in dem zwischen den beiden Gesellschaftern im Gesellschaftsvertrag vereinbarte Wettbewerbsverbot betreffe nur den Geschäftsführer 2, nicht jedoch den Beschwerdegegner. Dieses könne somit keine Beschränkung in Bezug auf die Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner begründen.
Darüber hinaus habe der Beschwerdegegner, trotz Nichtbestehens einer Rechtspflicht, am 15. Januar 2013 und am 19. Januar 2013 auf seiner Webseite einen Hinweis auf die Erreichbarkeit der Beschwerdeführerin unter seiner neuen Domain „machinerypark.de“ geschaltet. Der Hinweis, dass er ein Bauportal betreiben wolle, habe er am 21. Januar 2013 auf seiner Webseite angebracht. Der Beschwerdegegner behauptet ferner, dass die auf seiner Webseite verwendeten Kategoriebegriffe auch von Wettbewerbern der Beschwerdeführerin verwendet werden. Er führt weiter aus, dass er auf seiner Webseite unter den dort verwendeten Suchbegriffen auch Kommissionsware hätte vertreiben können und eben keine Kontaktbörse für Verkäufer und Kaufinteressenten aufbauen können. Dennoch wurde er von der Beschwerdeführerin wegen der vom Beschwerdegegner verwendeten Kategoriebegriffe abgemahnt und ihm per einstweiliger Verfügung die Benutzung der Seite untersagt. Dadurch sei dem Beschwerdegegner eine bona fide Benutzung des Domainnamens unmöglich gemacht worden.
Ebenso sei es für den Beschwerdegegner unverständlich, dass die Beschwerdeführerin ihm mangelnde Funktionalität der Webseite vorwirft und daraus einen negativen Einfluss auf den Ruf der Beschwerdeführerin herleitet. Schließlich sei die Webseite noch im Aufbau gewesen und die verwendeten Kategoriebegriffe noch gar nicht durch Angebote hinterlegt worden.
Der Beschwerdegegner macht außerdem geltend, dass der Beschwerdegegner eine generische Domain erworben hat, die er für ein Bauportal nutzen will, auf das diese „sprechende“ Domain hinweist. Demgegenüber habe die Beschwerdeführerin in 2005 Marken angemeldet, die auf einem generischen Begriff basieren, die aus Rechtsgründen nicht als Kennzeichenrechte eingewendet werden können. Der Domainname stimme mit den generischen Elementen der Marken der Beschwerdeführerin überein. Die Beschwerdeführerin versuche ferner, die angebliche Reputation ihres Bauportals alleine ihren Marken zuzurechnen. Tatsache sei jedoch, dass diese auch auf der Benutzung des Domainnamens beruhe, welcher der Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt gehörte und dessen Nutzung Jahre vor Anmeldung der Marken begann. Auch habe der Gesellschaftsvertrag vorgesehen, dass der Beschwerdeführerin der Domainname nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehe. Die Beschwerdeführerin sei somit sehenden Auges das sich nun realisierte Risiko eingegangen, den Domainnamen zu verlieren.
Der Beschwerdegegner ist daher der Ansicht, dass der Beschwerdeführerin ihrerseits böswilliges Verhalten vorzuwerfen sei, da diese mit der Domainübertragung auf sich versucht, eine Lage rückgängig zu machen, die sie selbst verursacht hat.
Der Beschwerdegegner trägt ferner vor, dass der Domainname weder bösgläubig registriert noch in bösem Glauben benutzt wird.
In diesem Zusammenhang bestreitet der Beschwerdegegner die Verkehrsbekanntheit des Webportals der Beschwerdeführerin sowie jegliches kollusives Zusammenwirken des Beschwerdegegners mit dem Geschäftsführer 2. Die rechtliche Wertung einer angeblichen Urheberrechtsverletzung obliege dem Landgericht München I und könne nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sein.
Der Beschwerdegegner ist ferner der Ansicht, dass er dem Wettbewerbsverbot des Geschäftsführers 2 nicht unterliegt. Daher sei der Erwerb des Domainnamens völlig legitim. Eine daraus entstehende Kollision mit den Marken der Beschwerdeführerin sei somit der Risikosphäre der Beschwerdeführerin zuzurechnen.
Die von Beschwerdeführerin vorgebrachte Entscheidungen Octopus Group Limited v. Alexander Rosblatt aka Yana Belkova, WIPO Verfahren D2011-0417 und HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager sind nach Ansicht des Beschwerdegegners mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Der ursprüngliche Domaininhaber, der Geschäftsführer 2, habe den Domainnamen nicht nur zeitlich vor den Marken der Beschwerdeführerin in gutem Glauben angemeldet sondern bereits in Benutzung genommen, bevor die Beschwerdeführerin die Marken anmeldete. Hinzu käme außerdem, dass der Domainname der Beschwerdeführerin nur zur zeitlich begrenzten Nutzung überlassen worden sei. Die Markenrechte der Beschwerdeführerin würden zudem auf dem Domainnamen basieren aus dem diese hergeleitet wurden. Die Lage sei, so der Beschwerdegegner, mit einer zeitlich begrenzten Einräumung einer Lizenz zugunsten der Beschwerdeführerin vergleichbar. Daher könne sich diese nach Ablauf dieser Lizenz weder gegenüber dem ursprünglichen Lizenzgeber noch gegenüber dessen Rechtsnachfolger auf bessere, kraft Registrierung oder Benutzung erworbene Markenrechte berufen. Das daraus resultierende Risiko sei die Beschwerdeführerin bewusst eingegangen. Deshalb, so der Beschwerdegegner weiter, stehe der Beschwerdegegner nicht mit einem Erwerber einer Domain gleich, der diese vom vormaligen Inhaber mit dem Ziel erwarb, um den Ruf eines fremden Markeninhabers auszunutzen und sich nur formal auf die Gutgläubigkeit des früheren Inhabers zum Zeitpunkt der Registrierung beruft.
Der Beschwerdegegner trägt ferner vor, dass die Beschwerdeführerin sich auf eine Rechtsposition beruft, die ihr nie zustand. Ihr sei bekannt gewesen, dass die Reputation des von ihr betriebenen Geschäfts auch auf den Domainnamen zurückzuführen sei und dass sie diesen als Folge des Ausscheidens des Geschäftsführer 2 aus der Gesellschaft verlieren konnte. Daher sei das Vorgehen der Beschwerdeführerin rechtsmissbräuchlich, so dass der Beschwerdegegner den Einwand des „Reverse Domain Name Hijaking“ erhebt.
Hinsichtlich des Umstandes, dass der Beschwerdegegner weniger für den Erwerb des Domainnamens gezahlt hat, als zwischen der Beschwerdeführerin und dem Geschäftsführer 2 diskutiert wurde, ist nach Ansicht des Beschwerdegegners dem Umstand jahrlanger gerichtlicher Auseinandersetzungen zwischen den Gesellschaftern zurückzuführen und könne nicht als Indiz für seine Bösgläubigkeit herangezogen werden.
Der Beschwerdegegner weist ferner den Vorwurf der Beschwerdeführerin zurück, in dessen Nachfolge eintreten zu wollen und zu versuchen, Internetnutzer Glauben zu machen, er biete Dienstleistungen der Beschwerdeführerin an. Mindestens am 15. und 19. Januar 2013 habe er durch Hinweise auf seiner Webseite auf die neue Seite der Beschwerdeführerin hingewiesen und Kunden gebeten, ihre Kontaktdaten zu ändern.
Der Beschwerdegegner ist auch der Ansicht, dass, wenn ihm eine Verantwortung an der eingetretenen Kollisionslage zugesprochen werden kann, dies nicht dazu führen kann, von ihm die Übertragung des rechtmäßig erworbenen Domainnamens zu verlangen und damit der Beschwerdeführerin Besitz über etwas zu verschaffen, was ihr während der gesamten Dauer seiner geschäftlichen Tätigkeit nie zustand und ihr erst recht nach Ausscheiden ihres Geschäftsführers 2 nicht gehören konnte. Daher sei in Anlehnung an die von der deutschen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze allenfalls ein aufklärender Hinweis auf die Beschwerdeführerin zuzumuten, der bereits erfolgt sei.
Im Übrigen verweist der Beschwerdegegner auf die bereits vor dem Landgericht München I anhängigen Verfahren. Insbesondere die Bewertungen des Gerichts über die Behauptungen der Beschwerdeführerin, wonach der Beschwerdegegner und der Geschäftsführer 2 kollusiv zusammengewirkt hätten sowie hinsichtlich des Vorliegens einer Urheberrechtsverletzung durch die angebliche Verwendung der Datenbank der Beschwerdeführerin seien für das vorliegende Verfahren relevant. Sollte das Gericht diese in tatsächlicher und/oder rechtlicher Hinsicht als unbegründet betrachten, sei auch der Vorwurf eines böswilligen Handelns des Beschwerdegegners haltlos.
Gemäß Paragraph 15(a) der Verfahrensordnung hat das Panel über die Beschwerde auf Basis der dem Panel vorliegenden Erklärungen und Dokumente, gemäß der Richtlinie sowie den Regeln und Rechtsgrundsätzen, die das Panel in diesem Fall für anwendbar hält, zu entscheiden.
Das Panel entscheidet, dass neben dem Beschwerdeschriftsatz und der Beschwerdeerwiderung auch die Replik der Beschwerdeführerin und die Duplik des Beschwerdegegners zum Gegenstand des Verfahrens gemacht werden.
Das UDRP Verfahren ist ein summarisches Verfahren, in dem durch das Panel innerhalb eines genau bestimmten Zeitraumes zu entscheiden ist, ob die in Paragraph 4(a) der Richtlinie erwähnten Voraussetzungen im konkreten Fall vorliegen. Daher sehen die Verfahrensregeln vor, dass die Parteien jeweils nur einen Schriftsatz (Beschwerde und Beschwerdeerwiderung) einreichen können, in dem alle für das Verfahren relevanten Fakten und Argumente vorzutragen sind. Die Zulassung der Replik auf die Beschwerdeerwiderung und die Duplik darauf liegt im Ermessen des Panels. In diesem Fall werden die Replik sowie die Duplik, die Bestandteil der dem Panel übermittelten Verfahrensakte sind, zugelassen.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners ist das Verfahren zulässig. Das Panel hat in diesem Fall zu entscheiden, ob die in Paragraph 4(a) der Richtlinie genannten Voraussetzungen vorliegen. Der summarische Charakter des vorliegenden Verfahrens erlaubt es dem Panel nicht, eingehend Sachverhalte zu prüfen, die nach den Vorschriften nationalen Rechts, wie dem deutschen Gesellschaftsrecht und der deutschen Zivilprozessordnung zu entscheiden sind. Die Entscheidung der Frage, ob der Geschäftsführer 2 noch Geschäftsführer der Beschwerdeführerin ist, kann somit vom Panel nicht entschieden werden, da diese in die Zuständigkeit des Landgericht München I fällt.
Entscheidend für dieses Verfahren ist somit, ob die in Paragraph 4(a) der Richtlinie erwähnten Voraussetzungen vorliegen.
Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die die Beschwerdeführerin nachweisen muss um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf die Beschwerdeführerin zu übertragen ist:
(1) dass der Domainname mit einer Marke, aus der die Beschwerdeführerin Rechte herleitet, identisch oder verwechselbar ähnlich ist; und
(2) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an diesem Domainnamen hat; und
(3) dass dieser Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin von drei deutschen Wort-Bildmarken, die neben einem viereckigen Logo mit abgerundeten Ecken und den Wörtern THE ORIGINAL die Bezeichnungen „Bauportal“, „Bau-portal“ und „Bau-portal.com“ enthalten. Es besteht somit keine Identität zwischen dem Domainnamen und den Marken der Beschwerdeführerin, da Domainnamen keine graphischen Elemente enthalten können (vgl. Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, WIPO Verfahren Nr. D2000-0699).
Der Beschwerdegegner trägt vor, dass aus der Bezeichnung „Bauportal“ keine Markenrechte hergeleitet werden können, da diese für sich alleine nicht schutzfähig ist. Er verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf eine zurückgewiesene Markenanmeldung eines Dritten für HAUSBAUPORTAL aus dem Jahre 2005 und auf die in den Jahren 2002 bzw. in 2000 zurückgenommenen Anmeldungen von Dritten für die Wortmarken „Bauportal24“ und BAUPORTAL. Während erstere zurückgewiesen wurde, weil sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hausbauten zum Gegenstand hatte, können hinsichtlich der Gründe der Rücknahme der beiden anderen Markenanmeldungen allenfalls Vermutungen angestellt werden.
Gemäß Paragraph 8 Abs. 2 Nr. 1 des deutschen Markengesetz sind nur solche Marken von der Eintragung auszuschließen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Dabei wird in der deutschen Rechtsprechung von einem großzügigen Maßstab ausgegangen. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft zu überwinden (vgl. z.B. BGH MarkenR 2006, 274 – Porsche Boxter; vgl. für die Literatur u. a. v. Gamm in Büscher/Schiwy/Dittmer, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und Medienrecht, 2. Auflage, § 8 Randnummer 13 ff.). Hinsichtlich Wortmarken ist es ausreichend, dass der Marke kein für die beanspruchten Waren / Dienstleistungen im Vordergrund stehender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (ständige Rechtsprechung des BGH MarkenR 2003, 338 f. – Bar jeder Vernunft). Eine Recherche in der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamts (im folgenden „DPMA“) hat eine Reihe von zurückgewiesenen Markenanmeldungen hervorgebracht, die den Begriff „Portal“ enthalten. Eingetragen wurde jedoch im Jahre 2000 die Wortmarke „Küchen Portal“ unter anderem für Koch-, und Kühlgeräte sowie Werbung. Beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt wurden eine Reihe von Wortmarken mit dem Bestandteil „Portal“ eingetragen, wie z.B. „T-Portal“, „PORTAL.TV“ „IPORTAL“ oder „GLOBAL CREDIT PORTAL“. Die vom Beschwerdegegner angeführte Wortmarke „Hausbauportal“ wurde für „Werbung, Immobilienwesen, Bauwesen und technologische Dienstleistungen“ (Klassen 35, 36, 37 und 42) angemeldet. Die fehlende Unterscheidungskraft dieser Marke drängt sich folglich auf. Dies wäre vermutlich auch dann der Fall, wenn unter der Marke der Beschwerdeführerin ausschließlich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hoch- und Tiefbauarbeiten erbracht würden. Hinsichtlich der Marken der Beschwerdeführerin liegt der Fall anders, da deren Schutzbereich in mehreren Klassen eine Vielzahl von Dienstleistungen umfasst, die nicht zwingend auf Dienstleistungen im Bausektor beschränkt sind. Die Bezeichnung „Bauportal“ wird obendrein für ein Onlineportal verwendet, über das eine große Bandbreite von Industriemaschinen gehandelt werden. Ob eine Wortmarkenanmeldung für die Bezeichnung „Bauportal“ mit dem Warenverzeichnis der bereits eingetragenen Marken der Beschwerdeführerin derzeit durch das DPMA zurückgewiesen würde, müsste vor dem Hintergrund der seitdem ergangenen Rechtsprechung zum Thema Unterscheidungskraft von Marken beurteilt werden. Die Abgrenzung zwischen einerseits eintragungsfähigen, weil allenfalls „sprechenden“ Marken und andererseits schutzunfähigen, weil nur als Sach- oder Werbeaussagen zu verstehende Marken ist angesichts einer höchst differenzierenden Spruchpraxis der Gerichte sehr schwierig und eine einheitliche und klar vorhersehbare Linie nicht erkennbar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 8, Randnummer 143). Eine eingehende Untersuchung der Unterscheidungskraft des Wortbestandteils „Bauportal“ der Wort-Bildmarke der Beschwerdeführerin kann daher von dem Panel in dem vorliegenden summarischen Verfahren nicht vorgenommen werden.
In einigen UDRP Verfahren haben die Panels das Vorliegen der ersten Voraussetzung wegen des beschreibenden Charakters der Marke verneint. Diese betreffen jedoch jeweils sehr spezielle Einzelfälle. In Fine Tubes Limited v. Tobias Kirch, J. & J. Ethen, Ethen Rohre GmbH, WIPO Verfahren D2012-2211, wurde das Vorliegen der ersten Voraussetzung wegen des in der Tat sehr stark beschreibenden Charakters der Wort-Bildmarke verneint (FINETUBES zu Deutsch „qualitativ hochwertige Rohre“, eingetragen gerade für solche Rohre). Zudem war die reine Wortmarkenanmeldung des dortigen Beschwerdeführers in diesem Verfahren zurückgewiesen- und stattdessen nur eine Wort-Bildmarke zur Eintragung zugelassen worden. Diese Konstellation ist in dem vorliegenden Fall nicht gegeben. Die vor 13 Jahren zurückgenommene Wortmarkenanmeldung BAUPORTAL hatte ein anderes Warenverzeichnis und die Beschwerdeführerin war auch nicht die Anmelderin dieser Marke. Ferner müsste eine erneute Markenanmeldung für die Bezeichnung „Bauportal“ mit dem Warenverzeichnis der bereits eingetragenen Marken der Beschwerdeführerin vor dem Hintergrund der seitdem ergangenen Rechtsprechung zum Thema Unterscheidungskraft beurteilt werden, was, wie bereits ausgeführt, über den Umfang eines summarischen Verfahren hinausgehen würde. Extrem stark beschreibend war die Wort-/Bildmarke auch in der Entscheidungen Meat and Livestock Commission v. David Pearce aka OTC / The Recipe for BSE, WIPO Case No. D2003-0645 (Wort-Bildmarke “British Meat”) und Minibar North America Inc. v. Ian Musk & GEMS Global Electronic Minibar Systems AS, WIPO Case No. D2005-0035 wo die dem Verfahren zugrundeliegende US- Wort-Bildmarke mit einen Schutzausschluss (Disclaimer) hinsichtlich der Bezeichnung „Minibar Systems“ versehen war, die mit dem Domainnamen identisch war (so auch im Fall Ideation Unlimited, Inc. v. Dan Myers, WIPO Case No. D2008-1441 für die Marke PRESCRIPTIONCOSMETICS). Andere Entscheidungen hatten Marken zum Gegenstand, die in den USA nur im sogenannten „Supplemental Register“ eingetragen wurden. Dorthin kommen nur stark beschreibende Marken, die sich ihre Unterscheidungskraft und damit Markenfähigkeit erst durch intensive Benutzung im geschäftlichen Verkehr „verdienen“ müssen. Eine solche Eintragung auf Bewährung kennt das europäische Markenrecht nicht. All die beschriebenen Konstellationen, in den die Panels das Vorliegen der ersten Voraussetzung wegen des beschreibenden Charakters der Marke verneint haben, sind somit mit dem hier vorliegenden Verfahren nicht vergleichbar.
In der überwiegenden Zahl der Entscheidungen wird die Ansicht vertreten, dass es für das Vorliegen der ersten Voraussetzung entscheidend ist, dass die Beschwerdeführerin Markenrechte an dem Domainnamen nachweisen kann. Eine entsprechende Markeneintragung wird als ausreichend angesehen. Auf die Stärke (der Unterscheidungskraft) der Marke kommt es nicht an (vgl. unter anderem Drugstore.com v. Nurhul Chee/ Robert Murry, WIPO Verfahren Nr. D2008-0230; FHG Holdings Pty Ltd d/b/a Click Business Cards v. DOMIBOT, WIPO E Verfahren Nr. D2006-0669; eMedicine.com, Inc. v. Noble Scientific, WIPO Verfahren Nr. D2001-0146 jeweils mit weiteren Nachweisen). Dem schliesst sich das Panel im vorliegenden Fall an.
In den Markeneintragungen der Beschwerdeführerin, stellt die Bezeichnung „Bauportal“ gegenüber den anderen Markenelementen den unterscheidungskräftigsten Bestandteil der Wort-/Bildmarken der Beschwerdeführerin dar, den der Verkehr zudem am ehesten wahrnimmt und im Gedächtnis behält (so im Ergebnis auch Which? Limited v. Whichcar.com c/o Whois Identity Shield / Vertical Axis, Inc, WIPO Case No. D2008-1637; EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, WIPO Case No. D2000-0036).
Hinsichtlich des Zusatzes „.com” gilt nach ständiger Entscheidungspraxis, dass dieser als so genannter Top-Level Domain nur eine technisch-funktionale Bedeutung- und deshalb bei der vergleichenden Gegenüberstellung außer Betracht zu bleiben hat (siehe u.a. Deutsche Post AG v. MailMij LLC, WIPO Verfahren Nr. D2003-0128; Freistaat Bayern v. Tobias Binderberger, WIPO Verfahren Nr. D2004-0368; DePfa Deutsche Pfandbriefbank AG v. Michael Wilhelm, WIPO Verfahren Nr. D2002-0401; Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, WIPO Verfahren Nr. D2000-0477). Würde man die Top Level Domain in die Gegenüberstellung der Marken der Beschwerdeführerin und des Domainnamens mit einbeziehen, käme man angesichts der Wort-/Bildmarke BAU-PORTAL.COM der Beschwerdeführerin zu dem Ergebnis, dass ein sehr hoher Grad von Ähnlichkeit zwischen den Marken der Beschwerdeführerin und dem Domainnamen besteht. Aus den genannten Gründen besteht somit Verwechslungsgefahr zwischen der Marke der Beschwerdeführerin und dem streitgegenständlichen Domainnamen.
Die Gewährung eines Übertragungsanspruches oder Löschungsanspruches setzt gemäß Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie voraus, dass sich der Beschwerdegegner nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen berufen kann. In Paragraph 4(c) zählt die Richtlinie beispielhaft und nicht abschließend drei Umstände auf, die als Nachweis eines eigenen Rechts oder berechtigten Interesses genügen. Danach soll ein Recht oder berechtigtes Interesse im Sinne des Paragraphen 4(a)(ii) der Richtlinie insbesondere dann vorliegen, wenn unter Würdigung aller vorgetragenen Beweismittel festgestellt wird, dass der Beschwerdegegner:
(a) den streitgegenständlichen Domainnamen oder einen diesen entsprechenden Namen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung nachweislich vorbereitet hat, oder
(b) allgemein (als Einzelperson, Unternehmen oder andere Organisation) unter dem Domainnamen bekannt ist, selbst wenn sie eine Marke nicht erworben hat, oder
(c) den Domainnamen in berechtigter nicht gewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwerben oder die fragliche Marke zu verunglimpfen, verwendet.
Nach Ansicht des Panels hat der Beschwerdegegner aus den folgenden Erwägungen kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen dargetan:
Der Beschwerdegegner ist weder unter dem Domainnamen bekannt, noch hat die Beschwerdeführerin ihm eine Lizenz zu dessen Nutzung erteilt. Letzteres konnte die Beschwerdeführerin deshalb nicht, da sie nicht Inhaberin des Domainnamens war. Vielmehr gehörte der Domainname dem Geschäftsführer 2, der diesen auf den Beschwerdegegner übertragen konnte, ohne dadurch gegen den Gesellschaftsvertrag zu verstoßen. Das sieht auch die Beschwerdeführerin so, die unter Ziffer 24 der Beschwerdeschrift ausführt, dass es zum vorliegenden Verfahren gar nicht gekommen wäre, wenn der Domainname entweder gar nicht oder in anderer Weise als geschehen verwendet worden wäre. Hätte der Beschwerdegegner die Domain zunächst unbenutzt gelassen oder für das Angebot von Waren und Dienstleistungen verwendet, die einen ausreichenden Abstand zu denen der Beschwerdegegnerin aufgewiesen hätten, dann hätte dem Beschwerdegegner ein Recht bzw. ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen nicht ohne weiteres abgesprochen werden können.
Der Beschwerdegegner hat jedoch den Domainnamen mit einem Onlineportal verlinkt, das große Ähnlichkeit mit dem der Beschwerdeführerin aufweist. Zwar weist er am 15. Januar 2013 und am 19. Januar.2013 noch darauf hin, dass das Onlineportal der Beschwerdeführerin nun mit einem anderen Domainnamen verlinkt ist. Weniger Tage später, am 28. Januar 2013 schreibt er auf seiner Webseite: „Der Count-Down läuft! Bau-Portal ist bald wieder rundum für Sie da! Stärker - besser - professioneller – lassen Sie sich überraschen...Schauen Sie nächste Woche wieder vorbei!/ The Countdow is on! Bau-Portal will be back very soon. [S]tronger – better – more professional – you will be surprised. Have a look next week!“, und am 26. Februar 2013 steht auf seiner Webseite: „Bau-Portal.com [-] Wir sind das Original und bauen für Sie um!“ Für das Panel besteht kein Zweifel, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen bewusst erworben hat, um sich in offensichtlicher Weise an das bisher unter dem Domainnamen bekannte Onlineportal anzulehnen, um bei Internetnutzern den Eindruck hervorzurufen, dass es sich um das Portal der Beschwerdeführerin handelt, das nun umgebaut wird. Das Portal der Beschwerdeführerin war mindestens 8 Jahre unter dem Domainnamen aufrufbar. Internetnutzer hatten sich somit an die Bezeichnung „bau-portal“ gewöhnt. Unter diesen Umständen ist es alles andere als ausreichend, den Hinweis auf den geänderten Domainnamen zum Aufrufen des Portals der Beschwerdeführerin nur für wenige Tage zu schalten und sodann ohne Hinweis auf die Beschwerdeführerin als frühere Nutzerin des Domainnamens mitzuteilen, dass das „Bau-Portal“ in naher Zukunft wieder erreichbar ist. Selbst Internetnutzer, die sich über das gewöhnliche Maß hinaus mit dem Internet und seinen Möglichkeiten auseinandersetzen, würden in einem solchen Fall davon ausgehen, dass es sich hier nur um das Portal der Beschwerdeführerin oder eines mit ihr verbundenen Unternehmen handeln kann. Um diesem vorzubeugen, hätte der Beschwerdegegner den Hinweis auf den neuen Domainnamen der Beschwerdeführerin über einen Zeitraum von mindestens mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten auf seiner Webseite veröffentlichen müssen und dies zudem in einer Weise, dass es für jedem Internetnutzer offensichtlich ist, dass er sich nun nicht mehr im Onlineportal der Beschwerdeführerin befindet. Das vom Beschwerdegegner gezeigte Verhalten kann somit kein gutgläubiges Angebot von Waren und Dienstleistungen im Sinne der Richtlinie darstellen (vgl. z.B. Octopustravel Group Limited v. Alexander Rosenblatt aka Yana Belkova, WIPO Verfahren Nr. D2011-0417; Serta, Inc. v. Maximum Investment Corporation, WIPO Verfahren Nr. D2000-0123). Auch nach deutschem Recht stellt das Vorgehen des Beschwerdegegners einen rechtsverletzenden Eingriff in die Markenrechte der Beschwerdeführerin dar. Es ist ferner dazu geeignet, in unlauterer Weise Kunden der Beschwerdeführerin abzuwerben und diese unwissentlich auf das Portal des Beschwerdegegners zu leiten. Ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen im Sinne der Richtlinie liegt somit nicht vor (s. auch Octopustravel Group Limited v. Alexander Rosenblatt aka Yana Belkova, WIPO Verfahren Nr. D2011-0417; Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset, WIPO Verfahren Nr. D2002-1058)
Die Gewährung eines Übertragungsanspruches oder Löschungsanspruches setzt gemäß Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie außerdem voraus, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen bösgläubig registriert hat oder verwendet.
Nach einer nicht abschließenden Aufzählung ist gemäß Paragraph 4(b) der Richtlinie Bösgläubigkeit insbesondere dann anzunehmen, wenn
(a) gemäß Paragraph 4(b)(i) der Richtlinie, Umstände darauf hinweisen, dass der Domainname in der Absicht registriert wurden, diesen an den Markeninhaber oder einen Wettbewerber des Kennzeicheninhabers zu verkaufen, zu lizenzieren oder auf sonstige Weise zu veräußern, um damit Gewinne zu erzielen, die über die mit dem Domainnamen zusammenhängenden Kosten hinausgehen;
(b) gemäß Paragraph 4(b)(ii) der Richtlinie die Registrierung des Domainnamen mit dem Ziel erfolgte, den Markeninhaber daran zu hindern, den Domainnamen zu registrieren, die der Marke des Zeicheninhabers entsprechen, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt;
(c) gemäß Paragraph 4(b)(iii) der Richtlinie, die Registrierung des Domainnamen in erster Linie in der Absicht der Behinderung eines Wettbewerbers erfolgte;
(d) gemäß Paragraph 4(b)(iv) der Richtlinie, die Registrierung des Domainnamen in der Gewinnerzielungsabsicht erfolgte, um Internetnutzer auf die eigene Webseite oder zu einer sonstigen Onlinepräsenz zu leiten, indem eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich Herkunft, Zugehörigkeit, Inhaberschaft der Webseite oder der Onlinepräsenz oder der Produkte oder Dienstleistungen der Webseite oder Onlinepräsenz begründet wird.
Das Panel ist der Ansicht, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen in bösem Glauben registriert hat.
Der Beschwerdegegner erwarb den Domainnamen vom Geschäftsführer 2 am 03. Januar 2013. Es gilt als gefestigte Entscheidungspraxis, dass die Übertragung eines Domainnamen auf eine dritte Person wie eine neue Registrierung dieses Domainnamen zu behandeln ist (s. z.B. Octopustravel Group Limited v. Alexander Rosenblatt aka Yana Belkova, WIPO Verfahren Nr. D2011-0417; PAA Laboraties GmbH v. Printing Arts America, WIPO Verfahren Nr. D2004-0338; Ideenhaus Kommunikationsagentur GmbH v. Ideenhaus GmbH, WIPO Entscheidung Nr. D2004-0016; Société Air France v. Vladimir Federov, WIPO Verfahren D2003-0639). Die Marken der Beschwerdeführerin wurden im Jahre 2005 und somit fast acht Jahre zuvor angemeldet. Sie wurden seitdem auch im geschäftlichen Verkehr benutzt, z.B. auf der Webseite der Beschwerdeführerin oder in Zeitungsanzeigen. Dem Beschwerdegegner muss die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt des Erwerbs bekannt gewesen sein. Ansonsten hätte er nicht schon wenige Tage nach Erwerb des Domainnamen und dessen Verlinkung auf eine andere Webseite dort einen Hinweis veröffentlicht, dass die bisher unter dem Domainnamen aufrufbare Webseite nun mit einem anderen Domainnamen verbunden ist. Hierfür sprechen auch die kurze Zeit später eingestellten Ankündigungen, dass ein neues und besseres „Bauportal“ dort entstehen wird. Dies impliziert, dass es bereits zuvor ein Onlineportal unter dieser Bezeichnung gab, das die gleichen Dienstleistungen anbot. Deshalb ist für das Panel als Grund für den Erwerb des Domainnamens nur vorstellbar, dass der Beschwerdegegner bisherige Kunden der Beschwerdeführerin auf sein Onlineportal zu leiten, in dem er den noch wenige Tage zuvor mit dem Onlineportal der Beschwerdeführerin verbundenen Domainnamen mit seiner Webseite verlinkte. Ein solches Verhalten ist als bösgläubige Registrierung im Sinne der Richtlinie anzusehen.
Das Panel ist ferner der Ansicht, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen auch in bösem Glauben benutzt hat.
Der Beschwerdegegner hat den Domainnamen mit einem Onlineportal verbunden, das Dienstleistungen anbot, die mit denen, die die Beschwerdeführerin kurz zuvor noch unter diesem Domainnamen vertrieben hat, identisch waren. Inwieweit der Beschwerdegegner dadurch in Urheberrechte der Beschwerdeführerin eingegriffen hat, kann hier dahinstehen. Gleiches gilt für das Argument, dass der Beschwerdegegner sich noch im Aufbau seines Portals befand. Mit den auf seiner Webseite veröffentlichen Hinweisen hat der Beschwerdegegner über das Stadium von Vorbereitungshandlungen hinaus alles erforderliche getan, um die oben beschriebene Verwechslungsgefahr bei Internetnutzern herbeizuführen. Ferner hat der Beschwerdegegner durch die Gestaltung seiner Webseite unmissverständlich deutlich gemacht, dass er in Wettbewerb zur Beschwerdeführerin treten wollte. Dies ist aus den auf der mit dem Domainnamen verlinkten Webseite klar ersichtlich. Das Panel ist daher überzeugt, dass ein wesentlicher Grund für die Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner dem Ziel diente, bei Internetnutzern und potentiellen Kunden der Beschwerdeführerin eine Verwechslung hinsichtlich der Inhaberschaft des unter dem Domainnamen aufrufbaren Onlineportals hervorzurufen, um diese für sich zu gewinnen. Dies stellt eine bösgläubige Nutzung des Domainnamen im Sinne der Richtlinie dar.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners erfüllt die Einleitung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens nicht die Voraussetzungen der Übertragung des Domainnamens mit unlauteren Mitteln (so genanntes „reverse domain name hijaking“) im Sinne von Paragraph 15(e) der Richtlinie. Ein solches läge vor, wenn die Beschwerdeführerin das vorliegende Verfahren angestrengt hätte, um in Kenntnis der Rechte des Beschwerdeführers an dem Domainnamen versucht hätte, dessen Übertragung auf sich zu erreichen. In der WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP-Questions (WIPO Overview 2.0) werden als Fallbeispiele angeführt, dass ein Beschwerdeverfahren trotz eindeutiger Entscheidungen in vorangegangenen Beschwerdeverfahren oder durch nationale Gerichte oder diesen vergleichbaren Spruchkörpern angestrengt wird, um das beabsichtigte Resultat zu erreichen, der Beschwerdegegner völlig unbegründet mit Abmahnungen und Gerichtsverfahren überzogen wurde bzw. die Beschwerdeführerin bei Einleitung des Beschwerdeverfahrens wusste bzw. hätte wissen müssen, dass der Beschwerdegegner in lauterer Weise Waren bzw. Dienstleistungen unter dem Domainnamen anbot (s. z.B. M. Corentin Benoit Thiercelin v. CyberDeal, Inc., WIPO Verfahren Nr. D2010-0941; Ville de Paris v. Salient Properties LLC, W IPO Entscheidung Nr. D2009-1279, carsales.com.au Limited v. Alton L. Flanders, WIPO Verfahren Nr. D2004-0047. Hätte der Beschwerdegegner den Domainnamen gar nicht oder für das Angebot von Waren- und Dienstleistungen verwendet, die einen ausreichenden Abstand zu denen der Beschwerdeführerin aufgewiesen und somit keine Wettbewerbssituation hervorgerufen, hätten im Einzelfall die Voraussetzungen für den Vorwurf des Übertragungsbestrebens mit unlauteren Mitteln erfüllt sein können. Dieser Vorwurf wurde jedoch in den Fällen zurückgewiesen, in denen die Beschwerde alle drei Voraussetzungen der Richtlinie erfüllte. So ist es auch im vorliegenden Fall.
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäß Paragrafen 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <bau-portal.com> auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.
Christian Schalk
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 26. April 2013