Die Beschwerdeführerin ist International Business Machines Corporation aus Armonk, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), intern vertreten durch Denis Döhler, IBM Deutschland Management & Business Support GmbH, Ehningen, Deutschland.
Die Beschwerdegegnerin ist White Label Energy GmbH, Laatzen, Deutschland, intern vertreten durch Patrick Gruhn.
Der streitige Domainname <openpower.org> (der „Domainname“) ist bei Vautron Rechenzentrum AG, (die „Domainvergabestelle“) registriert.
Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem „Zentrum“) am 20. März 2013 per E-Mail ein. Am 20. März 2013 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle geschickt. Am 21. März 2013 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum und bestätigte, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson für den Domainnamen ist.
Am 25. März 2013 übermittelte das Zentrum den Parteien eine Mitteilung zur Verfahrenssprache, wonach die Sprache der Registrierungsvereinbarung entsprechend dem Prüfungsergebnis der Domainvergabestelle Deutsch sei, wohingegen die Beschwerde auf Englisch eingereicht worden sei. Die Beschwerdeführerin wurde gebeten, (1) einen ausreichenden Nachweis einer Vereinbarung zwischen den Parteien einzureichen, dass das Verfahren auf Englisch durchgeführt werden soll, (2) die Beschwerde auf Deutsch übersetzt einzureichen, oder (3) einen Antrag zu stellen, dass die Verfahrenssprache Englisch sein soll. Die Beschwerdeführerin bestätigte am gleichen Tag , dass sie auf der Verfahrenssprache Englisch beharre.
Am 2. April 2013 bat das Zentrum die Beschwerdeführerin um eine Erklärung, ob andere gerichtliche Verfahren hinsichtlich des streitigen Domainnamens anhängig seien oder gewesen sind. Die Beschwerdeführerin reichte am selben Tag eine Erklärung zur Beschwerde ein.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäss Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 3. April 2013 eingeleitet. Gemäss Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 23. April 2013. Am 3. April 2013 reichte die Beschwerdegegnerin in deutscher Sprache eine Beschwerdeerwiderung ein und beantragte Deutsch als Verfahrenssprache. Zudem bestritt die Beschwerdegegnerin die Zuständigkeit eines WIPO-Beschwerdepanels zur Beurteilung der Streitigkeit.
Am 23. April 2013 reichte die Beschwerdeführerin einen weiteren Schriftsatz in englischer Sprache ein.
Am 25. April 2013 bestätigte das Zentrum den Erhalt der Beschwerdeerwiderung (vom 3. April 2013) und informierte die Parteien über den Beginn der Bestellung des Beschwerdepanels. DasZentrum bestellte Tobias Zuberbühler am 10. Mai 2013 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
Am 15. Mai 2013 reichte die Beschwerdegegnerin ihrerseits eine Ergänzung zur Beschwerdeerwiderung in deutscher Sprache ein. Entgegen ihrer Auffassung in der Beschwerdeerwiderung vom 3. April 2013 anerkannte die Beschwerdegegnerin die Zuständigkeit der WIPO unter der Prämisse, dass die Anrufung staatlicher Gerichte in keiner Weise beschränkt werde.
Die Beschwerdeführerin ist IBM, ein weltweit bekanntes IT-Unternehmen. Sie ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke OPENPOWER (Nr. 3947504) mit Eintragungsdatum 21. November 2005.
Der streitige Domainname wurde am 19. August 2010 registriert. Die entsprechende Website enthält allein den folgenden Hinweis: „Es werden Updates installiert, bitte kommen Sie etwas später wieder."
Zusammengefasst macht die Beschwerdeführerin folgendes geltend:
Der streitige Domainname ist identisch mit der Marke OPENPOWER der Beschwerdeführerin.
Die Beschwerdegegnerin hat weder Rechte noch ein schutzwürdiges Interesse am streitigen Domainnamen. Die Beschwerdegegnerin verfügt weder über Lizenzrechte, vertragliche Rechte noch sonstige Rechte zur Benutzung der Marke der Beschwerdeführerin und ist auch keine autorisierte Verkäuferin für Produkte der Beschwerdeführerin.
Aufgrund seines OMG-Zertifikats für „Business Process Modelling" (BPM) muss man davon ausgehen, dass der Eigentümer der Beschwerdegegnerin die Marke der Beschwerdeführerin kannte, als er den streitigen Domainnamen registrierte. Dies stellt eine bösgläubige Registrierung gemäss UDRP dar. Zudem wird das passive Halten eines Domainnamens als bösgläubige Registrierung und Benutzung eines Domainnamens qualifiziert.
Die Beschwerdegegnerin hat zusammengefasst folgendes erwidert:
Es wird bestritten, dass die Beschwerdeführerin die Marke OPENPOWER überhaupt in den angemeldeten Klassen benutzt und überhaupt noch über einen Schutz in diesen Bereichen verfügt.
Die Beschwerdegegnerin ist gemäss ihrem Handelsregisterauszug u.a. in folgenden Bereichen tätig: „Handel mit Energie samt Energiedienstnebenleistungen und zwar vor allem die Belieferung von Erdgas und Strom sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Energieversorgungsunternehmen, insbesondere in den Bereichen Zählerdatenmanagement, strom- und Gas-Portfoliomanagement, Energiedatenmanagement, Abrechnung, Tätigkeit als Messstellenbetreiber und Forderungsmanagement sowie die Erbringung von Dienstleistungen in dem Bereich der Datenverarbeitung.“
Auf die Qualifikation des Geschäftsführers, insbesondere auf die BPM-Zertifizierung, kommt es nicht an, es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Business Process Management eine betriebswirtschaftliche Disziplin ist und nur die Umsetzung mit BPM-Systemen eine IT-Nähe aufweist. Jedenfalls ist die Beschwerdegegnerin in keinem IT-Umfeld tätig.
Die Beschwerdegegnerin nutzt den streitigen Domainnamen seit der Registrierung für E-Mail Kommunikation sowie für Anwendungen für ihre Kunden über Subdomains des registrierten Domainnamens. Die Kunden der Beschwerdegegnerin können über diese Adressen auf die bei der Beschwerdegegnerin gespeicherten und verwalteten Daten zugreifen.
Die Beschwerdegegnerin hat als Dienstleisterin im Bereich der Energieversorgungsunternehmen (EVU) zudem ein berechtigtes Interesse an der Nutzung des Domainnamens <openpower.org>, da sie sich insbesondere auf Stadtwerke und als Genossenschaften organisierte (d.h. am Gemeinwohl orientierte) EVUs spezialisiert hat. Mit der zusammengesetzten Bezeichnung „open“ (für Zugang von aussen auf die Daten des EVUs) und „power“ (für den Kernbereich von Energieversorgungsunternehmen) hat der streitige Domainname genau diesen Aussagegehalt und die Erwartung der Verkehrskreise erfüllt.
Weiter handelt die Beschwerdegegnerin auch keinesfalls bösgläubig; sie handelt weder mit Domains noch hat sie den streitigen Domainnamen jemals zum Verkauf angeboten. Von der Marke der Beschwerdeführerin hatte die Beschwerdegegnerin keine Kenntnis.
Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass in Deutschland die Wortmarke OPENPOWER ohne Widerspruch der Beschwerdeführerin eingetragen wurde.
Gemäss Paragraf 4(a) der Richtlinie müssen die Beschwerdeführer folgendes beweisen:
(i) dass der Domainname der Beschwerdegegnerin identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist mit einer geschützten Marke der Beschwerdeführer;
(ii) dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder berechtigten Interessen in Bezug auf den Domainnamen hat;
(iii) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und genutzt wird.
Da die Beschwerdegegnerin eine nicht ausschliessliche Zuständigkeit der WIPO anerkennt (s. Ziff. 3 oben) und dieses Verfahren die parallele Zuständigkeit nationaler Gerichte nicht berührt, ist das Beschwerdepanel für die Beurteilung der vorliegenden Streitfrage zuständig. Im Übrigen hat sich die Beschwerdegegnerin mit der Registrierung des streitigen Domainnamens dem vorliegenden UDRP-Verfahren unterworfen und damit auch der Zuständigkeit dieses WIPO-Beschwerdepanels (vgl. Ziff. 4.1 der Registrierungsvereinbarung, Annex B zur Beschwerde).
Grundsätzlich ist die Verfahrenssprache diejenige der Registrierungsvereinbarung (Paragraf 11(a) der Verfahrensordnung), welche im vorliegenden Fall in deutscher Sprache abgeschlossen wurde. Art. 11(a) der Verfahrensordnung gewährt dem Beschwerdepanel jedoch die Möglichkeit, eine andere Verfahrenssprache festzulegen, unter Berücksichtigung der Umstände des Verfahrens.
Vorliegend beantragt die Beschwerdeführerin, das Verfahren auf Englisch durchzuführen (d.h. die Entscheidung auf Englisch zu erlassen), weil der Vertreter der Beschwerdegegnerin angeblich gut Englisch verstehe und der Beschwerdeführerin konzernintern wegen einer möglichen Übersetzung ins Englische Aufwand entstünde. Hierzu ist festzuhalten, dass der interne Vertreter der Beschwerdeführerin für dieses Verfahren in Deutschland ansässig und mit aller Wahrscheinlichkeit deutscher Muttersprache ist. Vor diesem Hintergrund sind nach Ansicht des Beschwerdepanels keine zwingenden Gründe ersichtlich, die Entscheidung auf Englisch zu verfassen. Die konzerninterne Kommunikation bei der Beschwerdeführerin sollte keine Schwierigkeiten bereiten.
Das Beschwerdepanel beschliesst, die ergänzenden Schriftsätze beider Parteien in diesem Verfahren zuzulassen.
Die Identität des streitigen Domainnamens mit der Marke OPENPOWER der Beschwerdeführerin ist offensichtlich, da beide Kennzeichen exakt denselben Wortlaut haben. Damit erfüllt die Beschwerdeführerin Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie.
Die Marke der Beschwerdeführerin ist aus den beiden beschreibenden Begriffen „open“ und „power“ zusammengesetzt und verfügt daher über eine schwache Kennzeichenkraft. Auch die Kombination beider Bestandteile kann nicht als originelle Schöpfung qualifiziert werden. Es erstaunt daher nicht, dass z.B. die Registrierung der von der Beschwerdegegnerin erwähnten Wortmarke OPENPOWER (Nr. 30651419) am 1. November 2006 durch eine Drittpartei angemeldet und ohne Widerspruch am 3. April 2007 eingetragen wurde. Die entsprechende IR-Marke (923560) ist u.a. für das Gebiet der USA registriert, wo sich der Hauptsitz der Beschwerdeführerin befindet.
Zu beachten ist ferner, dass „Open Power“ von der Beschwerdeführerin dazu benutzt wurde, zwei Modelle eine Server-Reihe zu vermarkten (IBM eServer OpenPower 710/720). Wie die Beschwerdeführerin jedoch auf ihrer eigenen Website mitteilt, wurden die entsprechenden Produkte per 31. Mai 2006 vom Markt genommen (vgl. http://www-03.ibm.com/systems/power/hardware/openpower/710). Dass im Jahre 2013 noch irgendein Bedarf nach Servicedienstleistungen oder ähnliches für diese Produkte besteht, darf bezweifelt werden. Man kann somit (wie von der Beschwerdegegnerin behauptet) davon ausgehen, dass das Kennzeichen der Beschwerdeführerin zurzeit garnicht markenmässig benutzt wird.
Dementsprechend ist es plausibel, dass die Beschwerdegegnerin wie behauptet bei Registrierung des streitigen Domainnamens im Jahre 2010 keine Kenntnis von der Marke der Beschwerdeführerin hatte. Ferner ist glaubwürdig, dass die Beschwerdegegnerin den streitigen Domainnamen <openpower.org> im Zusammenhang mit Service-Dienstleistungen für öffentliche Energieversorgungsunternehmen einsetzt. Darauf weist schon die Firmenbezeichnung „White Label Energy GmbH“ hin. Dass die Beschwerdegegnerin zum Beweis die Einvernahme ihres Geschäftsführers sowie von Vertretern ihrer Kunden angeboten hat, darf ihr nicht zum Nachteil gereichen. Die Beschwerdegegnerin ist offensichtlich nicht vertraut mit UDRP-Verfahren und konnte somit nicht erahnen, dass im Rahmen solcher Verfahren keine Zeugen einvernommen werden können.
Auch wenn schliesslich der streitige Domainname zu einer Website führt mit dem alleinigen Hinweis „Es werden Updates installiert, bitte kommen Sie etwas später wieder“, ist nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin den streitigen Domainnamen (wie behauptet) für die E-Mail Kommunikation mit ihren Kunden sowie für Anwendungen via Subdomains benutzt.
Vor diesem Hintergrund hat die Beschwerdegegnerin nach Ansicht des Beschwerdepanels ein legitimes Interesse an der Benutzung des streitigen Domainnamens. Jedenfalls kann das Beschwerdepanel kein höher zu wertendes Interesse der Beschwerdeführerin am streitigen (aus beschreibenden Begriffen zusammengesetzten) Domainnamen erkennen. Die Beschwerdeführerin hat damit Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie nicht erfüllt.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass aus den gleichen oben geschilderten Gründen keine bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens gemäss Paragraf 4(a)(iii) vorliegt.
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Tobias Zuberbühler
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 11. Juni 2013