Le Requérant est Sanofi, Paris, France, représenté par SELARL Marchais, France.
Le Défendeur est Poussières d’Étoiles, Courtaboeuf, France, représenté à l’interne.
Le litige concerne le nom de domaine <oenobio.net>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.
Une plainte a été déposée par SANOFI auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 10 avril 2013.
En date du 10 avril 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 avril 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 avril 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 mai 2013. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 6 mai 2013.
En date du 30 mai 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant est la société Sanofi, multinationale française du domaine pharmaceutique. En 1989, est créé un complément de beauté solaire dénommé "Oenobiol" par les laboratoires Oenobiol. La marque OENOBIOL est rachetée en 2008 par la société SANOFI.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes:
- Marque française OENOBIOL n° 1 464 375 déposée le 10 mai 1988 en classes 3 et 5;
- Marque française OENOBIOL n° 96 656 137 déposée le 18 décembre 1996 en classes 3, 5 et 29;
- Marque internationale OENOBIOL n° 715 328 déposée le 10 mars 1999 en classes 3, 5 et 29;
- Marque française OENOBIOL n° 10 3 765 897 déposée le 13 septembre 2010 en classes 30 et 32;
- Marque communautaire OENOBIOL n° 009 371 345 déposée le 13 septembre 2010 en classes 5, 29, 30 et 32.
Le Requérant est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine ayant pour radical "oenobiol".
Le Défendeur est la société Poussières D’Étoiles, agence de communication multimédia créée en 2003.
Le 6 septembre 2012, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <oenobio.net>.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.
Le Requérant soutient en tout premier lieu que le produit "Oenobiol" est le premier produit du marché des compléments beauté solaire en France en 2012, qu’il est vendu dans de nombreux pays et que la marque OENOBIOL est notoirement connue en France. Afin de prouver la notoriété de la marque, il communique différents éléments (extraits du site Wikipédia, extraits de pages Internet, le montant des investissements publicitaires, ou encore un Institut de sondage IPSOS qui retient que 51% des français connaissent la marque OENOBIOL).
Ensuite, le Requérant précise qu’il est titulaire des marques suivantes:
- Marque française OENOBIOL n° 1 464 375 déposée le 10 mai 1988 en classes 3 et 5;
- Marque française OENOBIOL n° 96 656 137 déposée le 18 décembre 1996 en classes 3, 5 et 29;
- Marque internationale OENOBIOL n° 715 328 déposée le 10 mars 1999 en classes 3, 5 et 29;
- Marque française OENOBIOL n° 10 3 765 897 déposée le 13 septembre 2010 en classes 30 et 32;
- Marque communautaire OENOBIOL n° 009 371 345 déposée le 13 septembre 2010 en classes 5, 29, 30 et 32.
Il est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant le radical "oenobiol". Il précise que la plupart desdits noms de domaine sont enregistrés et exploités dans le cadre de son activité.
Le Requérant effectue ensuite une comparaison de ses marques et du nom de domaine litigieux pour relever que:
- le nom de domaine litigieux <oenobio.net> imite les marques et noms de domaine comprenant OENOBIOL qui, en tant que tel, n’ont pas de signification particulière;
- la seule différence entre les signes consiste en l’omission délibérée de la lettre " l";
- sur le plan visuel et typographique, cette omission doit être considérée comme insignifiante, ce qui serait "symptomatique" d’une pratique de "typosquatting";
- le Défendeur chercherait à tirer profit de la notoriété des marques du Requérant.
Le Requérant considère que l’omission de la lettre "l" à la fin du mot "oenobiol" est insuffisante pour empêcher tout risque de confusion entre les marques et noms de domaine du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Ensuite, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car selon lui:
- la dénomination "Poussières d’Etoiles" du Défendeur ne recèle aucune ressemblance avec "oenobio" ou "oenobiol";
- le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques ou enregistrer le nom de domaine litigieux;
- le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine avec une offre de bonne foi de produits ou de services car celui-ci n’est pas exploité. Il souligne que le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive d’installation d’une application Web open source appelée "PrestaShop" permettant de créer une boutique en ligne.
Il en conclut que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux avec le dessein de détourner les consommateurs à des fins lucratives.
Enfin, il soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Selon le Requérant, l’enregistrement ne saurait être anodin, puisque le Défendeur avait nécessairement connaissance des atteintes portées aux droits antérieurs, et notamment aux marques notoires et particulièrement distinctives OENOBIOL. L’utilisation de mauvaise foi serait quant à elle caractérisée dès lors que le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif, ce qui pourrait causer un préjudice important à l’image de la marque OENOBIOL puisque les internautes pourraient être amenés à croire que le Requérant n’est pas présent sur Internet ou qu’il n’opère plus sur Internet.
Le Requérant sollicite donc, au vu de ce qui précède, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
Le Défendeur précise être une agence de communication multimédia créée le 17 décembre 2003 et qu’une société tiers, la société Organic and Co., l’a, selon lui, chargé:
- de déposer la marque OENOBIO.FR,
- de réserver les noms de domaine <oenobio.fr> en date du 6 septembre 2012, <oenobio.net> le même jour, <oenobio.eu> en date du 28 janvier 2013,
- de créer le site Internet de la marque OENOBIO.FR,
- de l’ensemble de la stratégie de communication et de la charte de la marque OENOBIO.FR.
Il ajoute que "la suite logique des relations d’affaires entre POUSSIÈRES D’ÉTOILES, revendeur de noms de domaine, et ORGANIC AND CO" commandait le transfert progressif des trois noms de domaines au profit d’Organic and Co. Il souligne que la société Sanofi a, dans un premier temps, tenté d’obtenir auprès d’Organic and Co. la radiation du nom de domaine <oenobio.fr> ainsi que le retrait de la marque OENOBIO.FR.
Le Défendeur soutient à titre liminaire que Sanofi n’a pas déposé le nom de domaine <oenobiol> en tant que marque, alors que le nom de domaine <oenobio> serait déposé à titre de marque OENOBIOL.FR, de sorte que Sanofi ne pourrait se prévaloir du droit des marques au titre de la protection des noms de domaine qu’elle a déposés.
Le Défendeur considère que si le signe "Oenobiol" n’a aucune signification particulière, tel ne serait pas le cas du signe "Oenobio.fr" qui illustre, quelle que soit la langue, une activité en rapport avec la "science œnologique limitée aux produits biologiques et à leur vente exclusivement sur le web au départ de la France, d’où la nécessité d’intégrer à la marque le suffixe.fr". En revanche, selon lui, la marque OENOBIOL et les noms de domaine contenant l’expression "oenobiol" seraient fortement déceptifs.
Puis, le Défendeur soutient que la différence entre les noms de domaine du Défendeur et du Requérant, ainsi que "les marques qui y sont attachées", dépasserait largement la perception visuelle et auditive. Phonétiquement, OENOBIO.FR n’aurait rien à voir avec OENOBIOL. Selon le Défendeur, le terme "oenobiol" n’a aucun sens pour le public français et encore moins pour le public international. En revanche, le terme "oenobio.fr" aurait un sens bien précis et participe d’une charte de communication attachée à la marque OENOBIO.FR, de sorte qu’il ne peut s’agir de "typosquatting" tel que mentionné par le Requérant. Il ajoute que la typographie du logo OENOBIO.FR n’a rien à voir avec celle de la marque OENOBIOL.
Le Défendeur soutient par ailleurs qu’il est inexact de prétendre que le risque de confusion allégué serait aggravé par la notoriété des marques et autre signes distinctifs du Requérant puisque toutes les décisions citées par le Requérant en ce sens ont trait à des dossiers où il sera observé que le défendeur n’a pas répondu à la plainte, que ces décisions sont inexploitables en l’état, comme étant communiquées en anglais alors que la langue choisie se trouve être le français, et que le fait de savoir que Sanofi est propriétaire de la marque OENOBIOL "n’apporte rien en terme de notoriété si ce n’est la conscience de l’impérialisme de ce groupe et de sa puissance de nuisance à l’égard d’acteurs économiques modestes qui n’ont aucune vocation à concurrencer le Requérant". Il ajoute que la notoriété de la marque OENOBIOL ne peut en aucun cas profiter à la marque OENOBIO.FR qui n’a aucun lien avec l’activité du Requérant, mais surtout ne souhaite pas être associée à l’activité du Requérant. Il conclut à l’absence de risque de confusion.
Le Défendeur rappelle ensuite que Poussières d’Étoiles n’avait pas vocation à rester propriétaire du nom de domaine litigieux qu’elle s’apprêtait à transférer à son client, la société Organic and Co., propriétaire de la marque OENOBIO.FR et du nom de domaine <oenobio.fr>, de sorte qu’il convient d’apprécier plutôt la ressemblance entre la dénomination ORGANIC AND CO et la marque OENOBIO.FR. La ressemblance serait alors évidente selon le Défendeur.
Le Défendeur considère utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou avoir "fait des préparatifs sérieux à cet effet". Le nom de domaine litigieux dirigerait vers une page "PrestaShop" du site en construction et non pas sur une page inactive telle que décrite par le Requérant. À ce titre, le Défendeur communique en Annexes des pages issues de son adresse de démonstration qui seraient les pages du futur site en construction.
Enfin, le Défendeur soutient qu’il n’a pas abusé de son droit d’enregistrer un nom de domaine ayant limité les extensions au strict nécessaire à l’exploitation de la marque OENOBIO.FR. Il observe à ce titre avoir engagé d’importants frais en rapport direct avec le nom de domaine litigieux puisqu’il aurait développé un site web attaché à ce nom de domaine, ainsi que toute une charte graphique autour de la marque OENOBIO.FR. Il ajoute qu’aucun "cybersquatting" n’a été mis en évidence. Il souligne enfin que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé de mauvaise foi puisqu’il ne pointe pas sur un site inactif, mais permet à l’internaute averti d’accéder à une page d’attente qui témoigne du développement en cours d’un site marchand réalisé sur PrestaShop.
Il en conclut que la plainte doit être rejetée.
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
Le Requérant prouve qu’il est propriétaire des marques suivantes:
- Marque française OENOBIOL n° 1 464 375 déposée le 10 mai 1988 en classes 3 et 5;
- Marque française OENOBIOL n° 96 656 137 déposée le 18 décembre 1996 en classes 3, 5 et 29;
- Marque internationale OENOBIOL n° 715 328 déposée le 10 mars 1999 en classes 3, 5 et 29;
- Marque française OENOBIOL n° 10 3 765 897 déposée le 13 septembre 2010 en classes 30 et 32;
- Marque communautaire OENOBIOL n° 009 371 345 déposée le 13 septembre 2010 en classes 5, 29, 30 et 32.
Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <oenobio.net > et les marques OENOBIOL du Requérant. En effet, la Commission administrative considère que l’inclusion de la lettre "l" ne saurait conférer une distinctivité au nom de domaine litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant. L’internaute d’attention moyenne aura nécessairement le sentiment d’accéder au site officiel du Requérant.
Le caractère particulièrement distinctif et la renommée des marques OENOBIOL ne font qu’accentuer ce risque de confusion.
Il sera précisé que les développements du Défendeur relatifs à la marque OENOBIOL.FR, déposée par un tiers, la société Organic and Co., sont inopérants, d’autant que la marque OENOBIOL.FR est postérieure aux marques du Requérant. En outre, l’argumentation du Requérant relative à la déceptivité des marques du Requérant et celle relative aux différences visuelles qui existent entre le logo OENOBIOL.FR et les marques du Requérant, sont tout aussi inopérantes. En effet, la Commission administrative doit uniquement décider si le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
Enfin, il est constant que l’utilisation du suffixe ".net" n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits dont disposent le Requérant.
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques OENOBIOL sur lesquelles le Requérant a des droits.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
La Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et sur le terme "oenobio" puisque ces derniers ne correspondent pas à l’un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale. Le Défendeur n’est donc pas du tout connu sous le nom de domaine litigieux. Il n’a jamais, y compris avant le litige, utilisé ce nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi ou de services puisque le nom de domaine litigieux pointe vers un site "PrestaShop" proposant l’installation de boutiques en ligne, ce qui n’a aucun lien avec le Défendeur.
Il sera précisé à ce titre que l’argumentation du Défendeur consistant à évoquer, sans d’ailleurs les prouver de façon irréfutable, ses liens avec une société tiers, Organic and Co., propriétaire de la marque OENOBIO.FR, pour le compte de laquelle il aurait enregistré le nom de domaine litigieux, sont inopérants, dès lors que l’appréciation de la condition de l’intérêt légitime du Défendeur, s’apprécie au regard du seul détenteur du nom de domaine, et non d’un tiers, sauf à engendrer des abus. Les éventuels transferts hypothétiques du nom de domaine litigieux à une autre entité qui auraient pu être opérés dans le futur ne peuvent être pris en considération. Il convient aussi de rappeler que les parties ont la possibilité de saisir les juridictions judiciaires nationales, seules compétentes, si elles souhaitent débattre de ces questions.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe de l’article 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (c) est remplie.
Compte tenu de la notoriété du signe "Oenobiol", protégé par de multiples marques et ayant fait l’objet de l’enregistrement de plusieurs noms de domaine exploités sur Internet, le choix du nom de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard, étant précisé que tant le terme "Oenobio" que le terme "Oenobiol" n’ont aucune signification dans le langage courant. Pour la Commission administrative, le Défendeur ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
En effet, le Défendeur avait nécessairement conscience des atteintes qu’il portait aux droits antérieurs du Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux. À ce titre, il est légitimement attendu d’une agence de communication multimédia, qui est un professionnel averti, qu’elle fasse preuve d’une vigilante accrue lorsqu’elle enregistre un nom de domaine, afin que cet enregistrement ne viole pas les droits des tiers et n’expose pas son client à d’éventuelles actions émanant de tiers dont les droits auraient été violés.
Quant à l’usage du nom de domaine litigieux, il est également effectué de mauvaise foi puisque le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux qui pointe au contraire vers une page sur laquelle une société tierce propose la création de boutiques en ligne. En outre, rien n’indique qu’un site serait en construction à cette adresse.
Pa ailleurs, l’enregistrement par le Défendeur d’un nom de domaine qui ne se différencie des marques notoires du Requérant que par une seule lettre est caractéristique d’une pratique de "typosquatting". Le Défendeur profite ainsi des éventuelles omissions des internautes pour les attirer par erreur vers un site, en l’espèce exploité par un tiers, qui y propose ses services de création de boutique en ligne.
Le Défendeur a donc enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (b), est remplie.
Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que:
Le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits;
Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
Le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence, le transfert au profit du Requérant du nom de domaine litigieux <oenobio.net>.
Christophe Caron
Expert Unique
Le 7 juin 2013