La Demandante es Sociedad Anónima Damm, con domicilio en Barcelona, España, representada por González-Bueno & Asociados, España (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es Jorge Pinto, Corporación Alimentaria SA, con domicilio Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <estrellamadrid.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1&1 Internet AG ( en adelante, “1&1”).
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 10 de junio de 2014. El 10 de junio de 2014, el Centro envió a 1&1, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 11 de junio de 2014, 1&1 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de julio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de julio de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de julio de 2014.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de agosto de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Debido a circunstancias excepcionales, el Experto consideró necesario ampliar el plazo para emitir su decisión.
La Demandante presentó la Demanda en español.
El 16 de junio de 2014, el Centro notificó a las Partes que la Demanda se ha presentado en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro del Nombre de Dominio objeto de la disputa es el inglés. El Centro solicitó asimismo a la Demandante que proporcionara (1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español; o (2) remitir la Demanda traducida al inglés; o (3) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento.
En la misma fecha, la Demandante solicitó que el procedimiento se tramite en español. El Demandado no ha presentado objeción alguna al uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.
Habida cuenta del hecho que ambas partes son residentes en España y que los derechos alegados se encuentran protegidos bajo derecho español, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el español.
La Demandante es una sociedad española que ha desarrollado durante décadas las actividades de producción y distribución de cerveza, principalmente en el territorio español. A tal efecto, la Demandante es titular de diversas marcas basadas en la combinación entre los términos “estrella” y “damm”, entre las que cabe destacar las siguientes:
- Marca española denominativa no. 71543 ESTRELLA DORADA, solicitada el 1 de diciembre de 1928 para la clase 32 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española denominativa no. 825050 ESTRELLA DAMM, solicitada el 9 de agosto de 1976 para la la clase 32 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria denominativa no. 004040622 ESTRELLA DAMM, solicitada el 22 de septiembre de 2004 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor Internacional.
- Marca comunitaria mixta no. 001439207 DAMM ESTRELLA DAMM, solicitada el 24 de diciembre de 1999 para las clases 31, 32 y 33 del Nomenclátor Internacional.
Tal y como se ha indicado anteriormente, la Demandante es titular de un número significativo de otras marcas parcialmente basadas en la denominación “estrella”. De hecho, la Demandante ha aportado una serie de resoluciones adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en las que se considera a las marcas ESTRELLA DAMM de la Demandante como notorias en el sector de la fabricación y distribución de cerveza en España (e incluso como renombradas, según la postura adoptada en alguna de dichas resoluciones como, por ejemplo, la resolución de denegación de la solicitud de marca no. 2995509 OFERTA ESTRELLA de 31 de enero de 2012).
En un sentido parecido, la Demandante ha aportado una serie de materiales que acreditan tanto el uso reiterado de sus marcas ESTRELLA DAMM como la amplitud de dicho uso en numerosas campañas publicitarias y de distribución realizadas en España, como su general reconocimiento como marcas notorias en España.
El Demandado no ha contestado a la Demanda. Ello no obstante, el Experto ha podido constatar los siguientes extremos:
- Al consultar el sitio Web conectado al Nombre de Dominio, parecería que el Demandado es un profesional del sector de la hostelería y, más en particular, de la fabricación y distribución de cerveza. En este sentido, de acuerdo con la información incluida en el mencionado sitio Web, se ofrece la posibilidad a los propietarios de establecimientos de restauración de actuar como distribuidores franquiciados de una supuesta cerveza llamada “Estrella de Madrid”. Ello no obstante, el Experto no ha podido constatar la efectiva fabricación y distribución de dicha cerveza en el mercado ni la existencia real de dicho sistema de franquicias al que hace referencia el mencionado sitio Web.
- El Demandado ha sido hasta hace pocos meses administrador único de la sociedad española Unión Alimentaria Food España SL, sociedad de la que era socia única la solicitante de la marca española CERVEZA ESTRELLA DE MADRID, a la que se hará referencia en el punto siguiente, y que actualmente se encuentra en liquidación (de acuerdo con la información obtenida del Registro Mercantil español).
- De acuerdo con la información incluida en la decisión Sociedad Anónima Damm c. Corporación Alimentaria SA / Jorge Pinto, Caso OMPI No. DES2014-0021, el Demandado solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID (expediente No. 3078330), siendo dicha marca inicialmente concedida, sin perjuicio de la oposición que había planteado la Demandante en el marco del correspondiente proceso administrativo de evaluación de la solicitud. De hecho, la concesión inicial de tal marca fue recurrida posteriormente mediante Recurso de Alzada por la Demandante y otra entidad, revocando como consecuencia de dicho recurso la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión inicial. De acuerdo con lo mencionado en la citada decisión, la resolución relativa al Recurso de Alzada ha sido recurrida por vía Contencioso-Administrativa ante los Tribunales españoles, estando pendiente de decisión el correspondiente procedimiento en el momento en que se emite esta decisión.
El Demandado registró el Nombre de Dominio el 27 de noviembre de 2013.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el Nombre de Dominio se encuentre conectado a un sitio Web en el que se detalla información sobre diversos aspectos de una supuesta cerveza llamada “Estrella de Madrid”.
De este modo, se hace referencia a los diversos tipos de cerveza ofrecidas bajo dicha denominación (“reserva” y “clásica”), los sistemas de distribución de la cerveza (haciéndose referencia a un supuesto sistema de franquicia para establecimientos de hostelería), el apoyo técnico que se prestaría a los distribuidores de la cerveza, el diseño de los productos asociados a la distribución de la cerveza, anuncios a los medios de comunicación referidos a la cerveza y los datos de contacto de los responsables del sitio Web.
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas basadas en la denominación “Estrella Damm” de las que es titular. En este sentido, la Demandante mantiene que dichas marcas han obtenido una indudable notoriedad en el sector de la cerveza en España, vinculándose de forma indudable a la propia Demandante. Teniendo en cuenta estos elementos, la Demandante considera que el existe un riesgo significativo de que el Nombre de Dominio pueda confundirse con las marcas de las que aquélla es titular. Dicho riesgo, en opinión de la Demandante, se ve acentuado por el hecho de la inclusión de un logo por parte del Demandado en el sitio Web conectado al Nombre de Dominio muy similar a algunas de las marcas de las que la Demandante es titular.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio, ya que no cuenta con ningún registro de marca que proteja el uso de la denominación “Estrella de Madrid” en modo alguno. Por el contrario, la Demandante considera que el Demandado no ha participado de forma legítima en la creación del nombre “ESTRELLA MADRID”, ya que se trataría de una copia de una creación propia de la Demandante, no del Demandado.
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe, dado que, además de no contar con derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ignoró el requerimiento que la Demandante le remitió, poniéndole de relieve la infracción de sus derechos que el registro y uso del Nombre de Nominio suponía. Asimismo, la Demandante considera que esa mala fe se ve acentuada por el hecho que el Demandado vio como una marca basada en aquellas que son titularidad de la Demandante fue revocada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En un sentido parecido, la Demandante indica que es imposible considerar que el Demandado actuara de buena fe respecto al registro del Nombre de Dominio, atendiendo al carácter notorio de las marcas de las que aquélla es titular.
- Que el Demandado ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe al pretenderse aprovechar de la notoriedad y prestigio de las marcas de las que la Demandante es titular.
- Que, atendiendo a todo lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación, y no obstante el hecho que el Demandado no haya contestado a la Demanda, se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
El primero de los elementos establecidos por la Política requiere analizar si el Nombre de Dominio puede ser considerado como idéntico o confusamente similar respecto a las marcas ESTRELLA DAMM de las que la Demandante es titular.
A fin de realizar la correspondiente comparación entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio, cabe poner de relieve dos elementos que tienen importancia:
(i) Por un lado, a la hora de proceder a la citada comparación no debe tenerse en cuenta el contenido del sitio Web asociado al Nombre de Dominio (y, en particular, del logo “Estrella de Madrid” que el Demandado utiliza en dicho sitio Web y que - en opinión del Experto - es similar a las marcas mixtas titularidad de la Demandante). Por el contrario, la comparación debe restringirse exclusivamente a las marcas alegadas por la Demandante y el Nombre de Dominio por sí mismo.
(ii) Por otro lado, cabe recordar que la Demandante ha acreditado el carácter notorio (si no renombrado) de las marcas ESTRELLA DAMM de las que es titular. Este elemento tiene una especial importancia en este caso, atendiendo al hecho que el Demandado aparentemente reside y desarrolla sus actividades profesionales en España (centrándose dichas actividades - al menos en apariencia - en la producción y distribución de cerveza).
Dicho lo anterior, cabe pasar a realizar una comparación entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio. La primera conclusión que puede extraerse de ello es que las mencionadas marcas no son idénticas al Nombre de Dominio. En efecto, aquél se basa en una combinación entre los términos “estrella” y “madrid”, mientras que las marcas en cuestión se basan en la denominación “Estrella Damm”.
Atendiendo a lo anterior, el análisis que debe realizarse debería dirigirse a responder a la cuestión sobre si las diferencias existentes entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio son lo suficientemente significativas como para descartar sin lugar a dudas un riesgo de confusión entre ellos. En este sentido, el Experto considera que las mencionadas diferencias no son lo suficientemente relevantes como para descartar de forma clara ese riesgo de confusión. A fin de llegar de esta conclusión, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:
- Tal y como se ha indicado anteriormente, las marcas de la Demandante gozan de notoriedad en España. Uno de los elementos distintivos de las mismas es el término “estrella”. Si bien el Experto no considera que la Demandante pueda alegar de forma automática un derecho exclusivo de uso de dicho término en el mercado, sí que debe igualmente reconocer que esa notoriedad podría inducir en un número significativo de casos a confusión respecto a la vinculación de la Demandante con el Nombre de Dominio (particularmente entre los usuarios españoles de Internet a los que, en principio, parece que se querría dirigir de forma principal el Demandado en el desarrollo de las actividades supuestamente vinculadas al Nombre de Dominio).
- La impresión descrita en el punto anterior se ve acentuada por el hecho que la segunda palabra de la que se compone el Nombre de Dominio (“Madrid”) es un término geográfico. En este sentido, tampoco parece que el uso de dicho término permita diferenciar de forma absolutamente indubitada el Nombre de Dominio con las marcas de la Demandante, desapareciendo como consecuencia del uso de dicho término geográfico el riesgo de confusión.
Por último, la diferencia consistente en la inclusión del dominio genérico de nivel superior “.com” en el Nombre de Dominio tampoco debe considerarse relevante, dado que se debe a las propias limitaciones técnicas que actualmente se derivan del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v Party Night Inc., Caso OMPI No. D2003-0172 o Agustín Mateo García v. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom), Caso OMPI No. D2006-0767).
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política.
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. En concreto tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad de la Demandante con ánimo de lucro.
A pesar del hecho que el Demandado no ha contestado a la Demanda en el presente caso, se dan dos circunstancias que podrían dar lugar a considerar la concurrencia de un grado suficiente de legitimidad por parte del Demandado respecto del Nombre de Dominio. Dichas circunstancias serían las siguientes; (i) por un lado, la supuesta existencia de una posible oferta comercial desarrollada por el Demandado asociada a la denominación “Estrella de Madrid”, en el contexto de la cual se daría el registro y uso del Nombre de Dominio; y (ii) por otro lado, las expectativas que el Demandado tiene de consolidar sus derechos marcarios sobre la denominación “Cerveza Estrella de Madrid” como consecuencia del procedimiento Contencioso-Administrativo que ha impulsado y que podría resultar en la revocación de la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la solicitud de marca respecto de la mencionada denominación.
Por lo que respecta a la primera de las circunstancias indicadas, parecería que Demandado habría registrado el Nombre de Dominio al efecto de utilizarlo en el marco de la explotación de unas actividades comerciales consistentes en la fabricación y distribución de cerveza bajo la denominación “Cerveza Estrella de Madrid”. Así parece desprenderse del contenido del sitio Web conectado al Nombre de Dominio.
Ello no obstante, el Experto no ha podido constatar que, más allá de los contenidos incluidos en dicho sitio Web, el Demandado, en efecto haya desarrollado la mencionada actividad. Cabe recordar que el Demandado no ha respondido a la Demanda ni ha aportado pruebas de la realidad del citado proyecto. Tampoco el Experto ha podido obtener evidencias de la efectiva preparación y lanzamiento de dicha actividad tras realizar diversas búsquedas a través de Internet.
A tal respecto, cabe recordar que numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han consolidado dos elementos de importancia a los efectos del presente procedimiento:
- Por una parte, en relación con la concurrencia del segundo de los elementos previstos en la Política, se invierte el principio general de carga de la prueba sobre la Demandante, de modo que - atendiendo a las dificultades propias de probar circunstancias que muchas veces solamente podrá conocer de forma plena la parte demandada - la parte demandante debe acreditar la concurrencia prima facie de circunstancias que permitan considerar que existen indicios de ausencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio objeto de la disputa por parte del demandado. En este contexto, es precisamente la parte demandada la que tiene una obligación última de acreditar la efectiva concurrencia de derechos o intereses legítimos para considerarse que no concurre el segundo de los elementos previstos en la Política. En este sentido, ver por ejemplo, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. Wachem d.o.o., Caso OMPI No. D2004-0110; Accor v. Eren Atesmen, Caso OMPI No. D2009-0701.
- Por otra parte, la mera la existencia de un sitio Web, sin acreditarse que el mismo respalda un proyecto comercial real, no puede considerarse como una prueba “per se” de la efectiva existencia de dicho proyecto. Para que ello fuera posible, el Demandado debería aportar otras pruebas que confirmaran la efectiva existencia de tal proyecto y de su efectiva implementación. En este sentido, ver por ejemplo Informaciones Canarias, S.A. (Inforcasa) v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780; o Pepperdine University v. BDC Partners, Inc, Caso OMPI No. D2006-1003.
Atendiendo a lo anterior, y considerando el hecho que el Demandado no ha contestado a la Demanda, el Experto no ha podido comprobar la efectiva existencia de un proyecto comercial del Demandado dirigido a la efectiva fabricación y distribución de cerveza. En este sentido, en opinión del Experto la mera existencia de un sitio Web con información sobre dicho proyecto (a pesar de su detalle), sin complementarse con otras pruebas aportadas por el Demandado respecto a la efectiva existencia de dicho proyecto, es insuficiente para considerar automáticamente la efectiva existencia y ejecución del mismo.
Ante estas circunstancias, adquiere especial relevancia la solicitud de marca que el Demandado realizó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto de la supuesta marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID. Aparte del mencionado sitio Web, dicha solicitud (y las posteriores acciones desarrolladas por el Demandado en su defensa) constituyen un segundo - y quizás más relevante - elemento a considerar respecto de la efectiva existencia de un proyecto de oferta de buena fe de productos bajo la correspondiente denominación “Cerveza Estrella De Madrid”.
A este respecto, el Experto no alberga duda alguna (como no podría ser de otro modo) sobre la efectiva existencia de la solicitud de la citada marca por parte del Demandado ni sobre el procedimiento judicial actualmente en marcha impugnando su posterior revocación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ello no obstante, el Experto sí que alberga dudas respecto a que dicha solicitud y posterior recurso Contencioso-Administrativo puedan constituir elementos suficientes para considerar que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
A fin de llegar a esta conclusión, debe partirse de la base que, desde un punto de vista estrictamente legal, el Demandado actualmente no cuenta con un derecho efectivamente invocable respecto de la supuesta marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID. Tras la revocación del registro marcario original, y salvo que el procedimiento judicial actualmente en curso llegue a una conclusión contraria a la finalmente adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Demandado no ostenta un derecho sobre dicha supuesta marca (susceptible igualmente de ser utilizado para defender su titularidad sobre el Nombre de Dominio).
Cabe recordar que uno de los elementos clave para que la Oficina Española de Patentes y Marcas revocara la marca originalmente concedida al Demandado fue el carácter notorio de las marcas de la Demandante y el riesgo de confusión con tales marcas. Ello fue particularmente relevante habida cuenta del hecho que los productos a los que la marca impugnada eran los mismos que los ofrecidos por la Demandante a través de sus marcas ESTRELLA DAMM.
De este modo, la conclusión a la que llega el Experto es que en este caso no existe un derecho marcario inscrito que proteja, entre otros ámbitos, el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado. Dicha circunstancia puede cambiar en caso de que los tribunales españoles terminen anulando la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de revocar la marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID originalmente concedida. No obstante, en el momento de emitirse la presente decisión no existe tal derecho y las expectativas que el Demandado pueda tener en el marco del citado procedimiento son insuficientes, en opinión del Experto, para considerarlas como un derecho legítimo en el sentido previsto por la Política.
En este contexto, el Experto tiene igualmente dificultades para considerar que la oferta de productos que el Demandado aparentemente pretende desarrollar por medio del Nombre de Dominio pueda considerarse como una “oferta de buena fe” en el sentido previsto en la Sección 4(c) de la Política (particularmente teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas de la Demandante así como el hecho de que los productos que el Demandado pretendería promocionar a través del Nombre de Dominio son idénticos a los que la Demandante comercializa bajo sus marcas ESTRELLA DAMM).
De nuevo, la falta de personación del Demandado y la aportación de argumentos en defensa de sus derechos sobre el Nombre de Dominio impiden al Experto llegar a una conclusión distinta a la expuesta hasta el momento.
Así, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por la Política.
De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el Experto considera que, en el contexto en el que se emite esta decisión, el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. En este sentido cabe recordar que según lo indicado en el sitio Web asociado con el Nombre de Dominio el Demandado parece desarrollar sus actividades profesionales en el sector de la fabricación y distribución de cerveza en España, sector en el que las marcas de la Demandante han consolidado un status de notoriedad que parece difícil que el Demandado pudiera ignorar.
Atendiendo a lo anterior, parece difícil imaginar que el Demandado no fuera conocedor de los derechos de la Demandante y del riesgo que el registro del Nombre Dominio supusiera una infracción de tales derechos. De hecho, este riesgo se incrementó atendiendo tanto al envío de un requerimiento por la Demandante -poniendo expresamente de relieve la violación de sus derechos que suponía el registro del Nombre de Dominio - como a la revocación de la marca CERVEZA ESTRELLA DE MADRID.
Atendiendo a lo descrito con anterioridad, y considerando que a la fecha de registrar el Nombre de Dominio la Demandante ya se había opuesto a la solicitud de marca del Demandado y ya había recurrido su concesión mediante Recurso de Alzada, el Experto considera que es más probable que el Demandado registró el Nombre de Dominio para aprovecharse de la fama de la Demandante y, por consiguiente, de mala fe. A tal efecto, debe recordarse una vez más que la ausencia de personación del Demandado en el presente procedimiento han limitado significativamente las posibilidades interpretativas del Experto.
Por lo que respecta al uso del Nombre de Dominio por el Demandado, atendiendo a lo indicado anteriormente, es difícil imaginar cualquier uso que pudiera hacer el Demandado del Nombre de Dominio que no constituyera un uso de mala fe en el sentido previsto por la Política.
Esta sospecha se ve confirmada si se tiene en cuenta que la Demandada ha utilizado el Nombre de Dominio en una herramienta de promoción de una cerveza que no tan sólo competiría con los productos ofrecidos por la Demandante, sino que no contaría con una cobertura marcaria que permitiera descartar la infracción de los derechos de la Demandante.
Numerosas decisiones referidas a supuestos parecidos al que es objeto de este procedimiento (ver, por ejemplo Colegio Oficial de registradores de la Propiedad y Mercantiles de España v. Mariscal y Rivaya, Caso OMPI No. D2001-0571; Accor v. Accor Tours, Caso OMPI No. D2004-1001) han considerado este tipo de actuación como un supuesto de mala fe, conclusión que debe aplicar igualmente en este caso.
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos previstos por la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <estrellamadrid.com> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 2 de octubre de 2014
El Experto ha sido informado de lo siguiente:
El Demandado presentó un Escrito de Contestación en fecha 15 de julio de 2014, dentro del plazo reglamentario. Sin embargo, por circunstancias ajenas al Demandado y de forma accidental, el mismo no fue comunicado al Experto en el momento oportuno. Posteriormente, y tras la notificación de la Decisión a las Partes, el Demandado comunicó al Centro este hecho y reenvió al Centro y, al Demandante, copia de dicha documentación.
El Centro confirmó la correcta recepción del Escrito de Contestación dentro del plazo previsto por el Reglamento e inmediatamente dio traslado del mismo al Experto para su conocimiento y valoración.
El Experto, habiendo leído y analizado detenidamente el Escrito de Contestación, estima que las determinaciones enunciadas en la Decisión no deben ser alteradas en vista que:
El Demandado no posee en la actualidad marca válida a los efectos de la Política ya que la marca inicialmente concedida ha sido revocada.
A la fecha del registro el Nombre de Dominio, la Demandante ya se había opuesto a la solicitud de marca del Demandado y ya había recurrido su concesión mediante Recurso de Alzada, de modo que el Demandado era consciente al momento del registro del Nombre de Dominio del riesgo de pérdida de derechos sobre la denominación en la que se basa el Nombre de Dominio (riesgo que terminó materializándose con la estimación del recurso planteado contra el registro de la correspondiente marca por parte del Demandado).
En vista de lo anterior, el Experto entiende que el Demandado no cuenta con derechos ni intereses legítimos en relación al Nombre de Dominio y que el Demandado registró y utilizó el Nombre de Dominio de mala fe.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 21 de noviembre de 2014