Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Futbol Club Barcelona c. B.P
Caso No. D2014-1189
1. Las Partes
La Demandante es Futbol Club Barcelona con domicilio en Barcelona, España, representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es B.P con domicilio en Pontevedra, España, representado por IURISMATICA ABOGADOS, S.L.P.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <fcbarcelona.net>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de julio de 2014. El 8 de julio de 2014 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de julio de 2014 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2014.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de agosto de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante Futbol Club Barcelona se funda en 1899 y desde entonces viene desarrollando actividades en diversas disciplinas deportivas. Por razón de sus éxitos deportivos la Demandante es uno de los clubes más laureados de Europa.
La Demandante es titular de las siguientes marcas:
Marca española número 2.792.072 "FC BARCELONA" registrada en clases 9, 16, 21 24, 25, 28, 35 y 41.
Marca española número 2.556.936 "FC BARCELONA", registrada en clases 16, 35, 36, 41 y 45.
Marca española numero 2.871.059 "FC BARCELONA" registrada en clase 38.
Marca comunitaria número 2.803.039 "FC BARCELONA" registrada en clases 3, 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 38 y 41.
La marca FC Barcelona goza del valor de marca notoria.
El nombre de dominio en disputa <fcbarcelona.net> se registró con fecha de 5 de enero de 2007.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante aporta justificante de sus marcas así como elementos e informaciones que avalan su titularidad, uso y gran difusión. Consecuentemente, alega que existe una identidad total entre el nombre de dominio en disputa <fcbarcelona.net> y los derechos marcarios de su propiedad FC BARCELONA.
En cuanto al segundo de los requisitos, mantiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al dominio <fcbarcelona.net> por cuanto no es titular de marca alguna que pueda justificar el registro ni tampoco consta actividad legítima bajo el término FC BARCELONA. De hecho, alega que la única actividad real ha consistido en un intento de cesión del nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de determinadas compensaciones con evidente valor económico.
Que durante las negociaciones que se mantuvieron con el Demandado, se alegó la existencia de un proyecto para gestionar un club de fans mediante la utilización del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, dicho proyecto no ha estado operativo en los últimos tres años cuanto menos.
Continúa alegando que nunca ha autorizado al Demandado a utilizar la marca FC BARCELONA ni es licenciatario de la Demandante. Concluye que el Demandado nunca ha sido conocido bajo la denominación "fcbarcelona" ni tampoco es autónoma su actividad, sino que pretende valerse del prestigio de las marcas de la Demandante.
Y, finalmente y por lo que se refiere al registro y uso de mala fe, entiende la Demandante que habida cuenta del valor de las marcas de la Demandante, el Demandado conocía o debía conocerlas al momento de la solicitud del nombre de dominio en disputa. De hecho, aporta documental por la que el Demandado, al poco tiempo de adquisición del nombre de dominio en disputa en 2007 ofrece la venta del mismo a la Demandante. En el mismo sentido, la Demandante aporta diversas comunicaciones del año 2012 que continúan con esa intención de transferencia del nombre de dominio en disputa. Que la intención de transferencia por parte del Demandado consistía en una propuesta alternativa: por una parte, una camiseta firmada por la primera plantilla todos los años y dos entradas juntas para ver tres partidos al año (en los que el Demandado elegiría los partidos); o bien, una camiseta firmada por la primera plantilla y 3.900 euros.
La Demandante considera que la oferta realizada por el Demandado es abusiva. Así, rechazó la oferta por entender que el valor de mercado al que han llegado a alcanzar las camisetas del FC Barcelona firmadas por su primera plantilla (hasta 200.000 euros en una subasta benéfica en China) y el estudio pormenorizado que presenta en su escrito de Demanda sobre los posibles costos de las entradas según sea un partido u otro, hacían que la oferta no fuese asumible por su excesiva petición económica.
Concluye la Demandante con la consideración de uso pasivo del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, anticipándose la Demandante que de darse el supuesto de que el Demandado comenzara a utilizar el nombre de dominio en disputa, se trataría de una tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio web con un propósito comercial además de imposibilitar el registro del nombre de dominio en disputa al titular de las marcas.
B. Demandado
El Demandado reconoce el prestigio, notoriedad e historia de la Demandante y de sus marcas. Reconoce su conocimiento previo y se declara seguidor de fútbol y fan de la primera plantilla de la Demandante. Circunstancia ésta que determina no sólo su interés legítimo sino también su buena fe en todo momento. A este respecto declara que en todo momento se ha puesto de manifiesto la circunstancia de no ser web oficial de la Demandante.
Además, considera legítima la titularidad del nombre de dominio en disputa por razón de ser una web que promociona el conocimiento de la historia del club, generar un punto de encuentro en un entorno donde por su independecia se prima la libertad de expresión de los aficionados y, siempre sin ánimo de lucro. Así durante siete años ha sido un foro para los amantes del fútbol donde poder expresarse libremente en un lugar no oficial, un espacio donde divulgar noticias y finalmente un sitio donde se ha podido, a modo de "trivial pursuit" jugar a preguntas y respuestas sobre la historia del Club. En relación a ello, advierte y destaca el Demandado que nunca ha existido interés comercial. Que esta falta de recursos ha impedido su gestión profesional y sólo su esfuerzo personal como amateur ha permitido el desarrollo de las aplicaciones web quien desinteresadamente ha tenido que dedicar su tiempo y esfuerzo en la gestión.
Por cuanto antecede, insiste el Demandado en contar con derechos e intereses legítimos en cumplimiento de la Política, pues realiza un uso leal, no comercial y sin ánimo de menoscabar el buen nombre de la Demandante así como sin intención de confundir a los seguidores de Internet.
Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, el Demandado mantiene que el nombre de dominio en disputa se registró estando libre y disponible tras considerarse el desistimiento del anterior titular y hoy Demandante. Advierte que tras la decisión FC Barcelona c. GRN Serveis Telemàtics, S.L., Caso OMPI No. D2006-0183, en la que se acordaba la transferencia del dominio <fcbarcelona.net>, entre otros, a la Demandante, por las razones que fuesen y que el Demandado desconoce, el nombre de dominio en disputa quedó libre. Que por razón del desistimiento de la Demandante, el nombre de dominio en disputa quedó disponible y por tanto procedió a su registro. Por ello, considera que actuó de buena fe al momento de registro y, con causa legítima como se ha comprobado en el punto anterior.
En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, considera el Demandado que ha sido una pauta de su actuación el no confundir ni llevar a error a los usuarios de Internet sobre la procedencia de la web, procurando su utilización para difundir los valores y la historia del club y siempre sin ningún tipo de ánimo de lucro.
Niega el Demandado que haya existido intención de venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante ni al público en general. Resalta que en 2012 fue la Demandante quien se puso en contacto con el Demandado a fin de procurar una solución al conflicto. Por tanto, y a la vista de los intereses legítimos del Demandado, no cabe calificar el uso como de mala fe por el mero hecho de que el Demandante se haya puesto en contacto a fin de intentar solucionar el conflicto mediante un acuerdo económico.
Por lo demás, el Demandado rechaza las valoraciones realizadas de contrario sobre los posibles precios de las entradas solicitadas como parte del acuerdo al no encontrarse apoyadas en informe pericial.
6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión,
a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; (ii) que la
demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, y (iii)
que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante demuestra ser titular de diversas marcas FC BARCELONA, FCBARCELONA y FUNDACIO FC BARCELONA inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas así como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. De las mismas se demuestra un uso intenso lo que abocó a su carácter notorio. De esta manera, del examen coamparativo entre la marca FC BARCELONA y FCBARCELONA y el nombre de dominio en disputa <fcbarcelona.net> es evidente su identidad.
Por tanto, este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo de los requisitos, la Demandante fundamente su alegación en base a la inexistencia de supuesto de hecho que avale derechos o intereses legítimos en los términos del párrafo 4(c) de la Política. De los mismos destaca la imposibilidad de admitir supuestos preparativos sobre un club de fans del FC Barcelona, así como la propia inactividad del nombre de dominio en disputa que no despliega web alguna.
Sin embargo, el Demandado defiende su interés legítimo en base a las declaraciones que la propia web "www.fcbarcelona.net" a la que dirige el nombre de dominio en disputa hacía sobre el carácter no oficial de la misma, para lo que aporta capturas de pantalla cronológicas de dicha web. El Demandado insiste en su voluntad de promover el conocimiento de la historia del club a fin de generar un punto de encuentro entre aficionados sin ánimo de lucro. Alega el Demandado que durante siete años ha sido un foro para los amantes del fútbol donde poder expresarse libremente en un lugar no oficial, un espacio donde divulgar noticias y finalmente un sitio donde se ha podido, a modo de "trivial pursuit" jugar a preguntas y respuestas sobre la historia del Club. En relación a ello, advierte y destaca el Demandado que nunca ha existido interés comercial. Que esta falta de recursos ha impedido su gestión profesional y sólo su esfuerzo personal como amateur ha permitido el desarrollo de las aplicaciones web quien desinteresadamente ha tenido que dedicar su tiempo y esfuerzo en la gestión. Para ello, el Demandado aporta sendos documentos con el cuadro de clasificaciones por una parte y un presupuesto de 2010 para la configuración y diseño de la web por otra parte.
Este Experto parte de la situación de inactividad actual de la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa que aporta la Demandante. Comprobado dicho documental por este Experto, queda claro su uso pasivo al intentar acceder al sitio web. Es mas, este Experto ha realizado una búsqueda a través del sitio web "www.archives.org" para averiguar el uso que se haya podido efectuar recientemente. Lamentablemente, no pueden reproducirse los pantallazos de la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa de los últimos años por la existencia de una programación vinculada al sitio web (robot.txt) que lo impide. Esta inactividad impide al Experto comprobar y valorar la prueba documental sobre el uso alegado por el Demandado. Frente a ello, sólo quedan los documentos aportados por el Demandado de fecha incierta en cuanto al aviso de tratarse de una web no oficial así como el inaceptable presupuesto presentado de fecha de marzo de 2010 con un IVA del 21% (cuando este tipo impositivo entra en vigor en España dos años y medio más tarde, es decir, en septiembre de 2012). Tomando en consideración todo lo anterior, este Experto considera que no existe prueba suficiente en este caso para determinar que el Demandado posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. ,Sirve también mencionar que las conclusiones del Experto en cuanto al registro y uso de mala fe del nombre de dominio por parte del Demandado (ver discusión mas abajo) también sirven para confirmar la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio.
El Experto considera importante aclarar que aún en el supuesto de haberse comprobado el uso del nombre de dominio en los términos alegados por el Demandado (incluido el aviso de tratarse de una web no oficial ) y dejando un lado las conclusiones del Experto en cuanto a la mala fe del Demandado, considera que tal uso no le confiere al Demandado un derecho o interés legitimo en virtud de la Política ya que en el presente caso el nombre de dominio es idéntico a la marca notoria FC BARCELONA de la Demandante, lo que a primera vista necesariamente hace suponer a los usuarios Internet la posible existencia de algún tipo asociación entre la Demandante y el Demandando cuando en realidad la Demandante nunca autorizó al Demandado hacer uso de sus derechos marcarios en Internet (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI, 2.0"), párrafo 2.5 ("View 2")). Para el Experto, el hecho que exista tal riesgo de confusión no permite conferirle al Demandado un derecho o un interés legitimo en el nombre de dominio en disputa.
Por cuanto antecede y haciendo una valoración del conjunto de los documentos aportados por las partes, este, por lo que la Demandante ha probado el segundo requisito del parágrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Existen pruebas suficientes para calificar la marca FC BARCELONA como notoria. En este sentido, la decisión Fútbol Club Barcelona c. GRN Serveis Telemàtics, S.L., Caso OMPI No. D2006-0183 declara: "[…] hay que admitir que a la vista de la notoriedad del Fútbol Club Barcelona en España (y en el resto del mundo), parece lógico suponer que el registrante de los nombres de dominio conocía la existencia de la Demandante […]". Asímismo lo declara el Demandado cuando se reconoce seguidor de fútbol y fan de la primera plantilla del FC Barcelona, por lo que sólo cuando entendió que la parte Demandante había según el renunciado al nombre de dominio en disputa, procedió a su registro. Sin embargo, el Experto considera que la renuncia a los derechos debe normalmente ser clara, precisa y determinante. En opinión del Experto, nada de ello parece deducirse de los actos de la Demandante.
También queda probado a criterio de este Experto, por las propias manifestaciones del Demandado (carta de contestación al abogado de la Demandante de 5 de mayo de 2014) que, en 2007, es decir, al poco tiempo del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado pretendió la transferencia del nombre de dominio en disputa a cambio de determinados productos relacionados con la Demandante. Es más, posteriormente y durante el año 2012, el Demandado continúa con esta intención de transferencia del nombre de dominio en disputa con unas ofertas que quedan reflejadas en antecedentes y que evidencian que tanto el registro como su posterior uso se realizaron de mala fe.
Por tanto, existen circunstancias que indican que el objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al Demandante titular de la marca de productos o de servicios. El aviso al que se refiere el Demandado de tratarse de una portal no oficial no altera las conclusiones del Experto en cuanto a la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio (ver Sinopsis elaborada por la OMPI, 2.0, párrafo 3.5.
Por tanto, este Experto considera que queda superado y probado el tercero de los requisitos del párrafo 4 de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <fcbarcelona.net> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 22 de agosto de 2014