La Demandante es Société Gunnebo France con domicilio en Velizy-Villacoublay, Francia, representada por Paquet I Avocats, Francia.
El Demandado es Jose Juan Lopez Campos, con domicilio en Parets del Valles, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <fichet-barcelona.com>.
El Registro del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.
La Demanda se presentó en francés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de mayo de 2015. El 7 de mayo de 2015 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de mayo de 2015, 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De acuerdo con la información recibido por el Registro, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de la disputa es el castellano. Por consiguiente, la Demandante deberá proporcionar al menos una de las siguientes opciones: 1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el francés; o 2) remitir la demanda traducida al castellano; o; 3) presentar una solicitud para que el francés sea el idioma del procedimiento. La Demandante presento una solicitud para que el francés fuera el idioma del procedimiento, a la cual el Demandado no contestó.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda tanto en francés como en castellano al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de mayo de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de junio de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de junio de 2015.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de junio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto decidió que el idioma del procedimiento sea el castellano. Ver sección 6.A. infra.
La Demandante es propietaria de las siguientes marcas:
- Marca internacional FICHET, Reg. No. 254458, designando España, registrada el 9 de abril de 1962, cubriendo cajas fuertes, cerraduras, etc. y otros productos de clases internacionales 6 y 20.
- Marca francesa FICHET, Reg. No. 1418899, registrada el 9 de abril de 1987, cubriendo cajas fuertes, cerraduras de seguridad, etc. y otros productos de clases internacionales 6, 9, y 20, y servicios de clases internacionales 37, 38, 42 y 45.
- Marca internacional FICHET-BAUCHE, Reg. No. 396194, registrada el 8 de enero de 1973, designando España, cubriendo cajas fuertes, etc. cerraduras de seguridad, etc. y otros productos de clases 6, 9, 16 y 20, y servicios de clases 37 y 42.
- Marca francesa FICHET-BAUCHE, Reg. No. 1214417, registrada el 1 de octubre de 1982, cubriendo cajas fuertes, cerraduras de seguridad, etc. y otros productos de clases internacionales 6, 9 y 20.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de junio de 2011.
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca sobre la que la Demandante tiene derechos. El nombre de domino en disputa incluye la denominación "Fichet" a la que solamente se adjunta el identificador geográfico "Barcelona", no siendo este identificador el elemento dominante y distintivo. En circunstancias similares existen numerosas decisiones anteriores en procedimientos bajo el ámbito de la Política en los que se ha decidido la cancelación o la transferencia del nombre de dominio.
El Demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Ver las alegaciones específicas en la sección 6.D. infra.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. No puede negarse que la marca FICHET goza de una fuerte notoriedad en su campo de actividad, sobre todo en Europa. Su primer registro data de 1962, mientras que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa en 2011, de modo que no podía ignorar la existencia de la marca FICHET al registrarlo, por lo que el registro fue de mala fe. Asimismo, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ofrece en venta y colocación las cerraduras y cajas fuertes FICHET. El Demandado menciona, además, la Sociedad Assa Abloy, socio comercial de la Demandante, animador de la red Point Fort Fichet que comercializa sobre todo las cerraduras FICHET, pero también las cerraduras FICHET-BAUCHE, marca que también es propiedad de la Demandante, de tal modo resulta claro que el Demandado manifiestamente tenía conocimiento de la marca FICHET al registrar el nombre de dominio en disputa. La utilización en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa de denominaciones "Fichet Barcelona", "24 hrs Fichet", "Servicio Técnico Fichet", "Fichet Tel", o "Seguridad técnica Fichet" hace creer que el Demandado sería el propietario de la marca FICHET o, por lo menos, que se trata de un revendedor/prestatario "oficial" de la marca FICHET, o incluso un afiliado, lo que no es el caso. De tal modo se revela la mala fe.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe.
La Demanda se presentó en francés, por lo que el Centro, notando que el idioma del acuerdo de registro es el castellano, requirió a las Partes que se pronunciaran sobre el idioma del procedimiento. Al respecto, la Demandante sostuvo en la Demanda enmendada que la Demandante es una sociedad francesa con sede social en Francia. Agregó que traducir la voluminosa evidencia acompañada representaría una desventaja injusta en término de tiempo y costos para la Demandante y sería contrario a la equidad y la justicia. Señaló la Demandante la pasividad y desinterés del Demandado, que no se ha tomado el trabajo de oponerse a que la lengua del procedimiento sea el francés, aunque se le dio la oportunidad de hacerlo, y destacó que en tales circunstancias la jurisprudencia de los expertos apoya la posición de la Demandante.
El Demandado no se pronunció sobre el requerimiento del Centro respecto al idioma del procedimiento, ni sobre el hecho que la Demanda se presentó en francés.
Por no haber un acuerdo entre las Partes respecto del idioma del procedimiento, el Experto decide conforme al párrafo 11.a) del Reglamento que el idioma del procedimiento sea el del acuerdo de registro, es decir el castellano, en el que se dicta la presente Decisión. Considerando que en las circunstancias del presente caso resultan atendibles los argumentos de la Demandante en cuanto los costos excesivos de una traducción, el Experto decide de acuerdo a los párrafos 10.a) y 11.b) del Reglamento no requerir una traducción de la Demanda ni de la evidencia documental.
Mediante copias de las respectivas impresiones de la base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en francés Institut National de la Propriété Industrielle o por sus siglas en francés INPI) la Demandante ha probado que tiene derechos sobre las marcas FICHET y FICHET-BAUCHE. Ver sección 4 supra.
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa consiste en la marca FICHET, elemento dominante al que se ha agregado un guión y el término geográfico "Barcelona", además del dominio de nivel superior genérico ".com". Existe consenso en que el agregado en un nombre de dominio de términos geográficos a una marca no sirve para distinguirlo de la marca. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme ("Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0"), párrafo 1.91 . También hay consenso que el agregado o supresión de guiones, y la adición del dominio del nivel superior no son factores distintivos. Ver por ejemplo AutoNation, Inc. v. Paul Schaefer, Caso OMPI No. D2001-0289; Texas Instruments Incorporated v. DM, Caso OMPI No. D2000-1448; y DKV Deutsche Krankenversicherung AG v. Sol And Sun Golden S.L., Caso OMPI No. D2002-0183.
El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión a la marca FICHET de la Demandante.
La Demandante sostiene que el Demandado no dispone de ninguna autorización de la Demandante ni de algún derecho sobre el nombre de dominio en disputa para utilizar la marca FICHET en el campo de los productos o servicios de seguridad y más particularmente en el campo de la fabricación o comercialización de cerraduras y cajas fuertes. La Demandante agrega que es una compañía de renombre internacional especializada en material de seguridad y particularmente en el campo de la cerrajería bajo la marca FICHET, utilizada desde el siglo XIX, y cuya primera variante se registró en 1962. Sus productos y servicios distinguidos por la marca FICHET son muy exitosos comercialmente y se venden en muchos países europeos, inclusive España. Dice además la Demandante que la notoriedad de esta marca no puede ser contestada ni pudo haber sido ignorada seriamente por el Demandado, el que deliberadamente intenta desviar, y desvía, con ánimo de lucro, a los consumidores, creando confusión con dicha marca.
El Experto considera que estas alegaciones, consideradas en conjunto con la prueba disponible en el expediente son suficientes para constituir una presunción o caso prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Experto observa que el Demandado bajo el nombre de dominio en disputa opera un sitio web en cuya página principal, bajo el título "Cerrajería Team Master Key – Fichet Barcelona," se ofrecen "cerrajeros fichet", "Asistencia Técnica Reparación Fichet", "Cerrajeros Fichet", sin aclarar cuál es la relación del autor de la oferta con el titular de la marca FICHET.
En cualquier caso, el Experto considera que el Demandado prácticamente se asimila al titular de la marca en el título de la página web. El Experto nota que en la página existe un enlace, titulado "Aviso Legal" con un tipo de letra pequeño, y que, una vez que se ingresa en el mismo, aparece un texto según el cual la página web es propiedad de "Cerrajería Master Key" (en adelante "CMK") y que todos los derechos de su contenido, de las imágenes, textos y diseño son propiedad de CMK, "exceptuando los nombres de las marcas, que pertenecen a sus legítimos propietarios legales y se mencionan sólo como ilustración". Más adelante dice: "Esta página web no pertenece a ningún servicio técnico oficial de ninguna marca ni pretende, en ningún momento, suplantar a ninguna entidad." "CMK es una empresa independiente especializada en la reparación". "Se debe considerar el uso de dichas marcas como publicidad comparativa en los términos establecidos en la directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y su Consejo, de fecha 12/12/06."
El Experto nota que el pequeño tamaño del tipo de letra utilizado en el texto y la poca importancia relativa dentro del diseño de la página, no contribuyen para disipar la confusión inicial que se produce desde que el usuario de Internet ingresa a la página web inicial, donde "Fichet Barcelona" forma parte del título junto con "Cerrajería Team Master Key". En opinión del Experto, de tal modo en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa no se revela "en forma precisa y prominente" la relación (o falta de ella) del Demandado con la Demandante, con lo que no se cumple con los estándares fijados en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, y que se reflejan en la opinión de consenso recogida en la Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0, párrafo 2.3. Por ello, el Experto no considera que el Demandado esté utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios de acuerdo al párrafo 4(c)(i) de la Política.
Por otra parte, el Experto observa que el nombre de la persona física que figura como titular del nombre de dominio en disputa no guarda el menor parecido con dicho nombre de dominio, por lo que no resulta aplicable el párrafo 4(c)(ii) de la Política. Por lo dicho arriba, en opinión del Experto tampoco es aplicable el párrafo 4(c)(iii), ya que la confusión inicial antes referida, por producirse con una finalidad comercial, hacen descartar el uso leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.
Por su parte, el Demandado, quien no contestó a la Demanda, tampoco proporcionó algún elemento que lo favorezca en cuanto a la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Por todo lo cual, el Experto determina que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
De lo expuesto en el apartado relativo a los derechos e intereses legítimos, sección 6.D. supra, surge que el Demandado, un negocio de cerrajería ubicado en la provincia de Barcelona, necesariamente conocía los productos de seguridad y cerraduras protegidos por la marca FICHET de la Demandante, y que lo tuvo en mira al registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que en las circunstancias del caso, el Experto considera que el registro fue de mala fe.
Según también se ha visto en la sección 6.C. supra, está acreditado que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, intentó de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, que presumiblemente buscan a la empresa Demandante en Barcelona, a su sitio web "www.fichetbarcelona.com" donde se ofrecen servicios de cerrajería, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca FICHET de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de productos o servicio de cerrajería que figuran en dicho sitio web, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política. Como se ha dicho más arriba, en opinión del Experto el "disclaimer" que figura ingresando al vínculo "Aviso Legal" del sitio "www.fichet-barcelona.com" es insuficiente y no alcanza a disipar la impresión de confusión inicial ya producida en los usuarios de Internet, que ingresaron presumiblemente buscando la marca y productos de la Demandante, usuarios que pueden confundir los servicios que se ofrecen en el sitio web mencionado con los productos y servicios cubiertos por la marca FICHET, lo que presumiblemente causa un perjuicio a la Demandante.
En consecuencia, el Experto considera probado el tercer requisito de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el registro del nombre de dominio en disputa <fichet-barcelona.com> sea cancelado.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 30 de junio de 2015
1 WIPO Overview, paragraph 1.9 "Is a domain name consisting of a trademark and a generic, descriptive or geographical term confusingly similar to a complainant's trademark? […] The addition of merely generic, descriptive, or geographical wording to a trademark in a domain name would normally be insufficient in itself to avoid a finding of confusing similarity under the first element of the UDRP. Panels have usually found the incorporated trademark to constitute the dominant or principal component of the domain name.").