La Demandante es Bonatti S.p.A., con domicilio en Parma, Italia, representada por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México.
El Demandado es Jesus Paura, con domicilio en Ciudad de México, México.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupobonatti.com>.
El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet SE.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de junio de 2017. El 3 de julio de 2017 el Centro envió a 1&1 Internet SE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de julio de 2017, 1&1 Internet SE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta revelando el nombre y los datos de contacto del registrante del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren de aquellos señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 10 de julio de 2017, proporcionando la información revelada por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, el Centro envió una notificación en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente. El 14 de julio de 2017, la Demandante presentó una Demanda enmendada, subsanando las deficiencias señaladas por el Centro.
El Centro verificó que la Demanda, tal como fue enmendada, cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
En observancia con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de julio de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de agosto de 2017.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de agosto de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro en términos del párrafo 7 del Reglamento.
El procedimiento se tramita en español habida cuenta de que el contrato de registro del nombre de dominio en disputa está redactado en español, según informa el Registrador.
La Demandante es una sociedad mercantil italiana que presta servicios integrales a la industria petrolera y gasífera en 19 países, incluido México, donde obtuvo su primer contrato en 20121 .
La Demandante tiene registrada en México la marca BONATTI con respecto a servicios comprendidos en las clases 37, 42 y 35 del nomenclador internacional. Los primeros dos registros (Nos. 1485833 y 1485834 fueron concedidos el 6 de octubre de 2014, y el tercero (No. 1712202) el 16 de enero de 2017.
Asimismo, la Demandante es titular del registro de marca internacional No. 1191015 (“BONATTI y Diseño”) otorgado el 12 de septiembre de 2013, el cual se basa en el registro de marca italiano (No. 1314752) concedido el 6 de julio de 2010.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 17 de noviembre de 2016. El sitio Web que aloja al nombre de dominio en disputa ofrece en venta al público en general vehículos y maquinaria por cuenta de la Demandante, cuya marca y logotipo figuran de manera prominente en la página de inicio.
Las alegaciones de la Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. El nombre de dominio en disputa se confunde con la marca registrada de la Demandante a nivel gráfico y fonético;
ii. Cualquier usuario al buscar la marca BONATTI en Internet es remitido al sitio Web del Demandado, lo que demuestra un riesgo de asociación, y por tanto, de semejanza en grado de confusión; iii. De una apreciación global del nombre de dominio en disputa y su contenido, atendiendo al valor distintivo de los términos, y evaluando el riesgo de asociación entre los signos en conflicto, es dable concluir que entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante existe semejanza en grado de confusión;
iii. El Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa puesto que la marca BONATTI que se reproduce en el sitio Web del Demandado, es propiedad exclusiva de la Demandante, siendo esta la única que cuenta con derechos legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión;
iv. El Demandado no es conocido corrientemente con el nombre de dominio en disputa, toda vez que el sitio Web respectivo alude directamente a la Demandante;
v. El Demandado se conduce con mala fe al utilizar la marca BONATTI sin autorización de la Demandante, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, haciéndoles creer que el sitio Web oferta servicios de la Demandante, lo cual es falso;
vi. El nombre de dominio en disputa se ha registrado a fin de impedir que la Demandante refleje su marca BONATTI en el nombre de dominio en disputa.
El Demandado no contestó la Demanda.
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
De acuerdo con la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar al cabo una comparación visual y/o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Normalmente, la comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa.
De suerte que al confrontar la marca BONATTI con “grupobonatti” se observa que el nombre de dominio en disputa transcribe íntegramente la marca registrada de la Demandante.
Asimismo, al Experto le resulta inmediatamente reconocible la marca BONATTI de la Demandante dentro del nombre de dominio en disputa, lo que es suficiente para tener por acreditada la similitud en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con respecto a la marca de la Demandante.
La inclusión de un término genérico como “grupo” no descarta la posibilidad de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es similar, hasta el punto de causar confusión, con la marca de la Demandante.
De esta manera se tiene por superado el umbral previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
De acuerdo con la opinión consensuada de los Expertos, incumbe a la Demandante acreditar prima facie que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones de la Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan. Ver Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo, Caso OMPI No. D2017-0667 (la demandante requiere alegar que prima facie el demandado no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
La Demandante alega que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en vista de que la marca BONATTI que se reproduce en el sitio Web del Demandado, es propiedad exclusiva de la Demandante, siendo esta la única que cuenta con derechos legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.
Alega también la Demandante que el Demandado no es conocido corrientemente con el nombre de dominio en disputa, toda vez que el sitio Web respectivo alude directamente a la Demandante.
Estas manifestaciones resultan creíbles y suficientes al Experto para tener por satisfecha la carga probatoria mínima que tiene la Demandante con respecto a este requisito.
En vista de que el Demandado no refuta las alegaciones que en su contra formula la Demandante,el Experto infiere que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa).
Al margen de lo anterior, el Experto advierte que el Demandado se hace pasar por la Demandante al utilizar en el sitio Web ligado al nombre de dominio en disputa la marca y el logotipo BONATTI con que la Demandante identifica y distingue los servicios que presta a nivel internacional a las industrias del petróleo y el gas.
Este uso engañoso del nombre de dominio en disputa mediante el que se suplanta la identidad de la Demandante no puede conferir derechos o intereses legítimos al amparo de la Política.
En otras palabras, para este Experto, las circunstancias en que se registró y se ha venido usando el nombre de dominio en disputa cancelan la posibilidad de reconocer derechos o intereses legítimos en favor del Demandado. Ver sección 2.15 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que explica la relación entre los requisitos segundo y tercero del párrafo 4(a) de la Política.
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone a la Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) el demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) el demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
De entrada, el Experto advierte que la marca BONATTI es ampliamente reconocida en el sector terciario (servicios) de la industria petrolera y del gas, la cual opera a escala global.
Aunado a lo anterior, el Demandado se ostenta en el sitio Web ligado al nombre de dominio en disputa como la Demandante, para ofrecer en venta en México vehículos y maquinaria que pertenecen supuestamente a la Demandante, con el evidente propósito de defraudar a los consumidores que efectúen depósitos para apartar o adquirir dichos bienes, atraídos por los precios ofertados y el prestigio de la Demandante. Ver Comisión Federal de Electricidad v. Juan Martinez, Caso OMPI No. D2016-1374 (condenando el mismo modus operandi de utilizar la marca reconocida del demandante para defraudar a los consumidores mexicanos mediante la puesta en venta de lotes de autos usados supuestamente pertenecientes al demandante).
Para suplantar la identidad de la Demandante, el Demandado se vale de la marca BONATTI, cuyo logotipo figura prominentemente en la página de inicio del sitio Web del Demandado, así como de imágenes y textos que refieren proyectos y actividades de la Demandante en México.
La conducta del Demandado se ajusta plenamente a la causal de mala fe prevista en el párrafo 4(b)(iv) de la Política al crear la falsa apariencia de que el sitio Web que aloja al nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante.
Atento a todo lo cual, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, y se ha venido utilizando de mala fe.
En consecuencia se tiene por cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <grupobonatti.com> sea transferido a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 30 de agosto de 2017
1 Fuente: “www.bonattinternational.com/company/about-us”