La Demandante es Google LLC, con domicilio en Mountain View, California, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Francisco Javier Romualdo Grau, Recovery inside, con domicilio en Alicante, España.
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <adwordspain.com>.
El registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting S.L.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de octubre de 2017. El 26 de octubre de 2017 el Centro envió a Dinahosting S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de octubre de 2017 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de diciembre de 2017.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de diciembre de 2017. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es es una empresa multinacional estadounidense. El nombre y la compañía Google fueron creados en 1997. Desde entonces, el motor de búsqueda de Google se ha convertido en uno de los servicios de búsqueda de Internet más reconocidos del mundo. El sitio web principal de Google se encuentra en “www.google.com”.
Google ofrece una amplia gama de productos y servicios relacionados con Internet, como servicios en la nube, una plataforma de redes sociales, servicios de traducción, servicios de cartografía, software de navegador de Internet y servicios de publicidad on line, tales como su servicio Adwords.
La Demandante posee 248 registros de marca ADWORDS en todo el mundo, el más antiguo de los cuales fue registrado el 17 de septiembre de 2003, y todos son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Asimismo la Demandante posee en la actualidad 565 nombres de dominio que consisten en o contienen su marca ADWORDS. Muchos de ellos son anteriores al nombre de dominio objeto de la presente Demanda.
El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha 28 de septiembre de 2016. El nombre de dominio es utilizado para ofrecer servicios de posicionamiento de páginas web en España, en parte relacionados con el sistema de publicidad de Google Adwords.
Respecto a la marca y el nombre de dominio en disputa la Demandante sostiene que:
- el nombre de dominio en disputa es confundible con la marca ADWORDS; y
- la adición de una ubicación geográfica, “Spain”, es decir, “España” en inglés, no le confiere fuerza distintiva al nombre de dominio en disputa.
Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos la Demandante afirma que:
- El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- El carácter notorio del signo ADWORDS de la Demandante constituye una circunstancia inequívoca de ausencia de legitimidad del Demandado en el registro del nombre de dominio en disputa;
- El Demandado no ha probado la existencia de ningún derecho o interés legítimo, a parte de la falsa alegación de ser un “Google Partner”, en sus contestaciones a los requerimientos enviados por la Demandante con antelación a la presentación de la demanda;
- No consta que el Demandado tenga inscrito a su nombre ningún derecho de marca sobre el signo “adwords” o “adwordspain”;
- La Demandante aporta resultados de búsquedas por titulares en la que no constan registros de marcas a nombre de Romulado Grau ni de Recovery Inside;
- No consta que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa; y
- La Demandante no ha otorgado al Demandado ninguna licencia ni autorización para el uso ni registro de su marca.
Respecto a la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa la Demandante sostiene lo siguiente:
- el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo de mala fe;
- la evidencia apoya abrumadoramente la conclusión de que el Demandado registró, utilizó y aún utiliza el nombre de dominio en disputa de forma oportunista y de mala fe;
- Las pruebas aportadas por la Demandante en relación al uso del nombre de dominio en disputa, anterior y posterior a su requerimiento, así como las respuestas recibidas del Demandado a dicho requerimiento previo a la presentación de esta demanda, demuestran claramente que, en el presente caso, el registro del nombre de dominio en disputa no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa del Demandado de registrar un nombre de dominio claramente asociado a las marcas ADWORDS de la Demandante;
- Para llegar a la mencionada conclusión, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: (i) el Demandado reside en España, país donde, como consecuencia de su presencia y prestación de servicios, las marcas ADWORDS de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad; (ii) en base a la notoriedad y reputación internacional de la marca ADWORDS de la Demandante, es imposible que el Demandado pudiera registrar el nombre de dominio en disputa sin lesionar los derechos de la Demandante, especialmente cuando la actividad del demandado se solapa con la que desarrolla la Demandante bajo su marca ADWORDS, esto es la provisión de servicios de publicidad y posicionamiento web; (iii) dado que el Demandado incorporó la marca notoria ADWORDS de la Demandante en su totalidad en el nombre de dominio en disputa y usó el mismo, así como otras marcas de la Demandante, en su web para comercializar servicios de posicionamiento web y publicidad, no hay duda de que tenía conocimiento real de la Demandante y sus servicios ADWORDS y que registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, para atraer a los usuarios de Internet a su web creando un claro riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o asociación del sitio web del Demandado y del servicio ofertado en ese sitio web. Por ende, dadas las circunstancias del caso, el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe; y
- el Demandado está implicado en el registro de un nuevo nombre de dominio igualmente conflictivo, <adwordspain.es>, registrado el 1 de septiembre de 2017. La relación del Demandado con este nuevo nombre de dominio que incorpora “adwords” viene probada por el hecho de que el Demandado Francisco Javier Romualdo Grau figura como contacto administrativo y técnico del mismo.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular en Estados Unidos y en la Unión Europea y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, similitud confusa entre sus marcas ADWORDS y el nombre de dominio en disputa <adwordspain.com>.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos. El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <adwordspain.com> y la marca ADWORDS de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere al agregado del término geográfico “Spain” y al dominio de nivel superior “.com”, característica funcional de un nombre de dominio.
El Experto opina que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca del Demandante. La adición del término “spain”, no alcanza para impedir la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante (ver en igual sentido MoneyGram Payment Systems Inc. v. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506; y St. Ives Laboratories, Inc. v. Mundiformacion, S.L. (SROW-469194), Caso OMPI No. D2009-1518).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a)i) de la Política.
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
El Demandado no ha contestado a la Demanda. En relación a este segundo requisito debe entenderse como suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Esto fue realizado por la Demandante. Por tanto, habiendo probado prima facie por la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, le corresponde al Demandado aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y éste por no haber comparecido ha impedido una posible valoración de sus alegaciones; silencio que permite dar por bueno cuanto alegado por la Demandante (ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 2.1).
Por lo demás, ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.
- El Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio, ni tampoco un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para ofrecer servicios conexos a la plataforma Adwords usando la marca de la Demandante en forma no autorizada.
- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa. En efecto, más allá que el Demandado no ha contestado la demanda y por ende no ha formulado una defensa sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, de la prueba existente y del registro WhoIs surge que el nombre de dominio en disputa fue registrado a nombre de “Francisco Javier Romualdo Grau, Recovery Inside” y que éste no utiliza a título de identificación la marca de la Demandante.
Por ende el Experto encuentra que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que el Demandado conocía la existencia de la Demandante y de su marca:
(a) La marca ADWORDS es ampliamente conocida en numerosos países del mundo sobre todo en el mercado de servicios de publicidad online como el que opera el Demandado.
(b) El registro de la marca ADWORDS precede en varios años al registro del nombre de dominio en disputa y surge del contenido del nombre de dominio en disputa que el Demandado conocía la existencia de la marca de la Demandante por ofrecer servicios justamente relacionados con el sistema de publicidad ADWORDS.
En cuanto a la mala fe en el uso, el Experto entiende que del contenido del nombre de dominio en disputa surge que el Demandado ofrece y cobra servicios por brindar asesoramiento sobre el uso del sistema de publicidad de Adwords mediante el nombre de dominio en disputa. De hecho, según alega la Demandante y no ha sido negado por el Demandado, éste se ha hecho pasar falsamente por un “Google Partner” induciendo falsamente al consumidor a creer que es un afiliado de o está relacionado con la Demandante, cuando no existe tal relación. Todo ello, permite inferir a este Experto que esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el párrafo 4.b)iv) de la Política: “El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <adwordspain>, sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 1 de enero de 2018