La Demandante es Alain Afflelou Franchiseur, Francia, representada por Novagraaf France, Francia.
El Demandado es Jesus Denis, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <afflelou.store> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es 10dencehispahard, S.L.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de octubre de 2019. El 9 de octubre de 2019 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de octubre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 17 de octubre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda.
El Centro envió una comunicación a las partes el 17 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español.
La Demandante presentó una Demanda enmendada traducida al español el 18 de octubre de 2019. El Demandado no presentó ninguna manifestación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de octubre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de noviembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de noviembre de 2019.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de noviembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es Alain Afflelou Franchiseur, una empresa francesa que ofrece productos y servicios ópticos.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:
|
Marca |
Número de Registro |
Fecha de registro |
Clases |
Jurisdicción |
|
AFFLELOU |
4267761 |
19 de agosto de 2016 |
3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 44 |
Francia |
|
AFFLELOU |
1305969 |
26 de abril de 2016 |
3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38, 44 |
Letonia, Luxemburgo, Lituania, Viet nam, Croacia, Rumania, Argelia, Hungría, Madagascar, Malí, Alemania, Mónaco, Marruecos, Dinamarca, Irlanda, Austria, México, Israel, Italia, Mauritania, Malta, Portugal, Unión Europea, España, Países Bajos, Estonia, Níger, Togo, Chad, Gabón, Reino Unido, Túnez, Burkina Faso, Bangladés, Francia, Bélgica, Benín, Organización Africana de la Propiedad Intelectual, Finlandia, República Checa, Chipre, Suecia, Cuba, Comoras, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Polonia, Congo, Suiza, Grecia, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Guinea, Colombia, Camerún, República Popular China |
La Demandante es titular del nombre de dominio <afflelou.com> registrado el 13 de septiembre de 1999.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 29 de mayo de 2019. El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega publicidad del tipo de pago por clic, (o por sus siglas en inglés “pay-per-click”) misma que es generada automáticamente de forma aleatoria, ya que cambia su presentación y contenido con cada acceso al dicho sitio web.
La Demandante alega en la Demanda lo siguiente:
Que la Demandante es titular de varios derechos de propiedad intelectual sobre la marca AFFLELOU, tales como el nombre comercial ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, registros de la marca AFFLELOU, y el nombre de dominio <afflelou.com>.
Que la empresa AFFLELOU fue fundada en 1972 y que ésta se ha convertido en uno de los principales franquiciantes de productos y servicios ópticos en Europa; que el grupo de empresas de la Demandante se encuentra bien establecido en su sector de actividad en Francia, España y en todo el mundo.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegra e idénticamente el nombre comercial, el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y que la extensión conformada por el término “tienda” (store) no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión con los derechos anteriores de la Demandante.
Que el uso de la extensión “.store” es perjudicial para la Demandante ya que ésta opera la marca AFFLELOU para llevar a cabo una actividad comercial, como la venta de sus productos en tiendas físicas y en línea.
Que existe un riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca AFFLELOU, y que los usuarios de Internet podrían creer que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es un sitio de ventas en línea de la Demandante, lo cual puede hacer caer en un error o confusión a los usuarios.
Que, debido a la reproducción completa del nombre comercial, las marcas y el nombre de dominio de la Demandante, en el nombre de dominio en disputa, los usuarios de Internet podrían pensar que dicho nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante o que se ha registrado en nombre o por cuenta suya.
Que el riesgo de confusión es inevitable y que éste se refuerza por la notoriedad de que disfruta la Demandante en Francia, en relación con los productos y servicios ópticos que ofrece.
Que el Demandado no posee ningún derecho sobre la marca AFFLELOU.
Que el nombre de dominio en disputa se registró sin el conocimiento de la Demandante y que éste no está siendo utilizado por el Demandado.
Que el Demandado no tiene ningún interés legítimo para detentar el nombre de dominio en disputa.
Que el 11 de junio de 2019, la Demandante envió una carta de cese y desistimiento al Demandado a través del formulario en línea (“whoiscontactsprotection.com”), para informarle que la Demandante tiene varios títulos relacionados con su propiedad intelectual, los cuales giran en torno al nombre y marca AFFLELOU, y para solicitarle la transferencia del nombre del dominio en disputa. La Demandante no recibió respuesta a su carta.
Que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web de estacionamiento (parking page) y a un servidor de correo electrónico (SMTP Test).
Que, por lo tanto, es posible que el Demandado haya creado una dirección de correo electrónico para enviar mensajes fraudulentos a clientes o proveedores de servicios, haciéndose pasar por la Demandante, con fines ilícitos como lo es la recopilación de datos personales.
Que el Demandado no tiene ninguna razón legitima para elegir la denominación AFFLELOU para el nombre de dominio en disputa y que lo ha registrado de mala fe.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés).
El Demandado no contestó la Demanda, por lo que este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Demandante que considere razonables (ver Boris Johnson v. Belice Domain WhoIs Service Lt, Caso OMPI No. D2010-1954).
La Demandante ha probado ser titular de registros que amparan la marca AFFLELOU en varios países, incluyendo España, donde el Demandado ha declarado tener su domicilio.
El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AFFLELOU de la Demandante, dado que reproduce a ésta en su totalidad.
La inclusión del dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.store” obedece a un requisito técnico estándar en la estructura de un nombre de dominio, por lo cual, carece de relevancia a la hora de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver Philip Morris Products S.A. v. Contact Privacy Inc. Customer 0155214584 / Richard Chen, Heat It Up, Caso OMPI No. D2019-2115; JD Sports Fashion (France) S.A.S. v. Contact Privacy Inc. Customer 0153747917 / Elodie Guetes, Chausport, Caso OMPI No. D2019-0312).
A la luz de lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política.
De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante asegura que el Demandado no posee ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Además, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa y que, según el informe de la base de datos de marcas presentado por la Demandante, no existe ninguna marca registrada correspondiente al nombre del Demandado. Ninguna de estas afirmaciones ha sido desvirtuada por el Demandado.
El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega publicidad del tipo de pay-per-click, misma que es generada automáticamente de forma aleatoria, ya que cambia su presentación y contenido cada vez que un usuario accede a dicho sitio web (por ejemplo “Dental Plans”, “All Inclusive Vacation Packages”, “Healthy Weight Loss” o “Find a tutor”). Los anuncios redireccionan a los usuarios de Internet a distintos motores de búsqueda que despliegan resultados relacionados con dichos anuncios.
Distintos Grupos de Expertos han reconocido que el uso de un nombre de dominio para alojar una página web que comprende publicidad del tipo pay-per-click no representa una oferta de buena fe, en caso de que dichos anuncios compitan con la demandante en cuestión, que capitalicen el prestigio de la demandante o la reputación de sus marcas, o bien que induzcan a error a los usuarios (ver sección 2.9 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición, “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”, ver también Dr. Martens International Trading GmbH, Dr. Maertens Marketing GmbH v. Private Whois Service, Caso OMPI No. D2011-1753).
Las pruebas contenidas en el expediente del caso, revelan que el Demandado ha llevado a cabo una conducta consistente en captar usuarios de Internet, aprovechando el prestigio de la Demandante y la reputación de su marca AFFLELOU, para desviar tráfico de Internet que inicialmente estaba destinado para el sitio web de la Demandante, hacia el sitio web del Demandado y hacia contenidos publicitarios de terceros ahí contenidos con fines de lucro, creando un riesgo de confusión. Lo anterior no puede constituir un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa (ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Derek Hildenbrand, Caso OMPI No. D2009-0044; Wrays Pty Ltd v. Laszlo Till / Centac, Caso OMPI No. DCO2011-0051).
El Demandado no presentó ninguna prueba o argumento en el presente procedimiento que hace un uso legítimo, leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Por su parte, la evidencia disponible en el expediente demuestra lo contrario. Por tanto, el Experto opina que la Demandante estableció un caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver Allianz SE v. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration, Caso OMPI No. D2013-0279; y Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Caso OMPI No. D2000-0270).
Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante lo que conlleva un riego implícito elevado de confusión por asociación.
En virtud de lo anterior, se actualiza el segundo elemento de la Política.
El artículo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para implementar un esquema de pay-per-click.
Es claro que cuando se utiliza un nombre de dominio con fines de lucro, aplicando un modelo de click through, en donde el tráfico correspondiente se ha generado debido al aprovechamiento del prestigio de la demandante, esta conducta ciertamente constituye mala fe (ver Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna, Caso OMPI No. D2007-1912; Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Vadim Krivitsky, Caso OMPI No. D2008-0396; Owens Corning v. NA, Caso OMPI No. D2007-1143; McDonald’s Corporation v. ZusCom, Caso OMPI No. D2007-1353; Shangri-La International Hotel Management Limited v. NetIncome Ventures Inc., Caso OMPI No. D2006-1315).
El Demandado ha provocado un riesgo de confusión con la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, y redirige el tráfico de Internet (originalmente destinado para la Demandante) hacia la página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, igualmente con fines de lucro (ver Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna, Caso OMPI No. D2007-1912, Shangri-La International Hotel Management Limited v. NetIncome Ventures Inc., Caso OMPI No. D2006-1315).
Por lo tanto, el Experto concluye que la Demandante ha probado que el nombre de dominio en disputa se registró y se está utilizando de mala fe.
Por ende, se actualiza el tercer elemento de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <afflelou.store> sea transferido a la Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 11 de diciembre de 2019