El Demandante es Cellnex Telecom, S.A., España, representado por Ubilibet, España.
El Demandado es Nacho Mateo, Valor Information Technologies, S.L., España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <cellnex.info>, <cellnex.org>, <cellnextelecom.info> y <cellnextelecom.org>. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, S.L.U.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de agosto de 2020. El 24 de agosto de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 de agosto de 2020 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de agosto de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de septiembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de octubre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Demandante es uno de los principales operadores de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Cotiza en el mercado continuo y, forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroStoxx 600 y del índice MSCI Europe.
El Demandante es titular de numerosos registros marcarios sobre CELLNEX en diferentes países europeos. Así y entre otras muchas, es titular del registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) sobre CELLNEX con número de registro 13523329 para las clases 37, 38 y 42, con fecha de registro el 13 de abril de 2015.
Los nombres de dominio en disputa se registraron como sigue: <cellnex.org>, <cellnextelecom.info> y <cellnextelecom.org> fueron registrados el 6 de mayo de 2020 mientras que <cellnex.info> fue registrado el 11 de febrero de 2018. Los tres primeros nombres de dominio en disputa redirigen a un parking de páginas web del Registrador y el último se encuentra inactivo.
El Demandante remitió carta de cese y desistimiento el 5 de mayo de 2020 al Demandado en relación al nombre de dominio en disputa <cellnex.info> que el Demandado no contestó.
Alega el Demandante que los nombres de dominio en disputa <cellnex.org> y <cellnex.info> son idénticos a las marcas de su titularidad. Asimismo manifiesta que los nombres de dominio en disputa <cellnextelecom.org> y <cellnextelecom.info> reproducen la marca CELLNEX adicionando el término “telecom” que dice ser un acrónimo del sector de las telecomunicaciones. Además, pone de manifiesto que la suma de los términos “cellnex” y “telecom” dan lugar a la propia denominación social del Demandante. En estas circunstancias sostiene que cuando un nombre de dominio incorpora la totalidad de una marca o cuando una marca es la parte distintiva de un nombre de dominio en disputa debe reputarse el cumplimiento de este primer requisito. Por lo demás, considera que, siguiendo la doctrina del Centro, los dominios de nivel superior genérico (“gTLDs” por su sigla en inglés) “info” o “org” no deben ser tenidos en cuenta.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos sostiene que el Demandado no ha sido conocido en el tráfico mercantil por las denominaciones “cellnex” o “cellnex telecom”. Afirma no haber licenciado o haber concedido autorización al Demandado sobre sus marcas CELLNEX para su uso o registro como nombre de dominio.
Por lo demás, niega que el Demandado haya realizado preparativos para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación a una oferta de bienes o servicios de buena fe. Prueba de ello, entiende, que la falta de uso del nombre de dominio en disputa <cellnex.info> o los redireccionamientos a un parking de páginas web no pueden calificarse como legítimos a los efectos de este segundo requisito.
Tampoco, defiende el Demandante, la falta de registro de los nombres de dominio en disputa a su favor alcanza a legitimar al Demandado.
Por lo que se refiere al registro y uso de los nombres de dominio de mala fe mantiene el Demandante que habida cuenta del valor notorio de la marca CELLNEX y su uso, es imposible que el Demandado desconociera la misma y los derechos que le corresponden al momento de sus registros. Aporta evidencias de los resultados de la búsqueda del término “cellnex” en Google. En todo caso, sostiene que incluso una posible falta de conocimiento del Demandado sería igualmente prueba de un registro abusivo pues existiría una omisión del deber de investigación sobre si la marca se encontraba registrada.
Adicionalmente, aporta pruebas de que el Demandado ha registrado los nombres de dominio de marcas notorias como <vodafoneone.net>, <eptisa.net> o <Iberdrola.me> y, concluye, que constituye un supuesto de patrón de conducta abusiva que determina su calificación como de mala fe.
Asimismo, considera de aplicación la doctrina de no uso o inactividad del nombre de dominio fijada por Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI D2000-0003 a los efectos de demostrar la mala fe en el uso de los nombres de dominio en disputa.
Finalmente, resalta el Demandante como la única respuesta del Demandado a su carta de cese y desistimiento, fue la de modificar los DNS del nombre de dominio en disputa <cellnex.info> cuyas direcciones IP se encontraban delegadas a favor del Demandado según la base de datos WhoIs de direcciones IP de RIPE Network Coordination Center. Además procedió al registro de los otros nombres de dominio en disputa.
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por el Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
El primer requisito de la Política requiere que el Demandante demuestre la titularidad marcaria en la que basa su pretensión, así como que demuestre la existencia de identidad o similitud confusa entre la marca y los nombres de dominio en disputa. En la presente disputa, el Demandante ha demostrado ser titular de numerosos derechos marcarios sobre CELLNEX. En estas condiciones el análisis se centra en la comparación entre la marca CELLNEX y los nombres de dominio en disputa. De ello resulta evidente la reproducción íntegra del término “cellnex” en todos los nombres de dominio en disputa. Mientras que en dos de ellos se reproduce pura y simplemente, en el caso de <cellnextelecom.info> y <cellnextelecom.org> se añade el término “telecom” a la marca. En opinión del Experto, la marca del Demandante es reconocible en todos los nombres de dominio en disputa. Por lo tanto, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a la marca CELLNEX del Demandante. Tiene en cuenta el Experto la sección 1.7 y 1.8 de la Sinopsis OMPI 3.0.
Por lo demás, los gTLD no son normalmente tenidos en cuenta en la comparación que se realiza bajo el primer requisito. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.
Por cuanto antecede el Experto considera cumplido el primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política.
El párrafo 4(a)(ii) de la Política establece que el Demandante debe demostrar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa. El Demandante defiende el cumplimiento de este segundo requisito de la Política en el hecho de que el Demandado no ha sido conocido en el tráfico mercantil por las denominaciones “cellnex” o “cellnex telecom”. Además, niega que el Demandado haya sido autorizado o licenciado para usar o registrar su marca CELLNEX como nombre de dominio. Adicionalmente, rechaza que existan preparativos para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación a una oferta de bienes o servicios de buena fe.
En estas circunstancias el Experto entiende que el Demandante ha establecido, de manera “prima facie”, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Siendo así, se entiende que corresponde al Demandado demostrar derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, la falta de personación ha impedido contrastar sus alegaciones y evidencias.
Adicionalmente, nota el Experto que la íntegra reproducción de la marca o, en su caso, la denominación social del Demandante en los nombres de dominio en disputa es indiciaria de un potencial riesgo de afiliación o suplantación. Efectivamente la composición de los nombres de dominio en disputa invita al usuario de Internet a pensar en la existencia de algún tipo de relación entre las partes cuando ésta no existe. Es un principio aceptado que el uso de un nombre de dominio no puede ser “legítimo” si sugiere afiliación con el propietario de la marca. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.5.1.
Por lo expuesto, concluye el Experto, el Demandante ha conseguido cumplir el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
Al objeto de cumplir el objetivo de la Política, el Demandante tiene que probar que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y se utilizan de mala fe por el Demandado.
Son indicios de un registro de mala fe, entre otros supuestos, el conocimiento previo de la marca por quien haya registrado un nombre de dominio idéntico o similar a una marca. El Experto considera que al Demandado le era probablemente familiar, la marca CELLNEX. Efectivamente, la marca del Demandante es notoriamente conocida, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y, en otros sectores, como el bursátil por su cotización en el selectivo IBEX.
Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto que los nombres de dominio en disputa <cellnextelecom.info> y <cellnextelecom.org> reproducen la denominación social del Demandante.
En base a lo anterior, el Experto concluye que, en el balance de las probabilidades, el Demandado probablemente conocía al Demandante y su marca CELLNEX y al momento de registrar los nombres de dominio en disputa los tuvo en cuenta.
Con respecto al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, el Experto tiene en cuenta la Sinopsis OMPI 3.0, sección 3.1.2. Los expertos de la UDRP han mantenido que “también se ha calificado como patrón de abuso cuando el demandado registra, simultáneamente o de otro modo, nombres de dominio abusivos de marcas que se corresponden con las marcas distintivas de otros titulares”. En el presente caso y además de los nombres de dominio en disputa, resulta que el Demandado es titular de los nombres de dominio <vodafoneone.net>, <eptisa.net> o <Iberdrola.me>. Sin embargo, no consta en el Expediente indicio alguno que permita inferir que el Demandado cuente con autorización de los respectivos titulares.
El Experto hace notar que la falta de direccionamiento del nombre de dominio en disputa <cellnex.info> permite la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva de los nombres de dominio. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 que estableció inicialmente esta doctrina según la cual la mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide que se concluya la existencia de mala fe por el Demandado. Pare ello el Experto tiene en cuenta las siguientes circunstancias del caso:
- estamos en presencia de una marca notoria;
- no existen pruebas que permitan calificar la tenencia de los nombres de dominio en disputa como de buena fe;
- el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Igual calificación de mala fe cabe aplicar al uso que se hace del resto de los nombres de dominio en disputa. Así es, en la medida de que el redireccionamiento a la página de aparcamiento del Registrador permite vislumbrar presuntos ingresos del Demandado por los accesos que terceros puedan hacer a los servicios ofrecidos por el Registrador, debe entenderse que el uso es de mala fe.
Por todo ello, se considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <cellnex.info>, <cellnex.org>, <cellnextelecom.info> y <cellnextelecom.org> sean transferidos al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 16 de octubre de 2020