Las Demandantes son Zucrum Foods, LLC, Estados Unidos de América e Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. C.V., México, representadas internamente, México.
La Demandada es Contact Privacy Inc. Customer 1248102298, Canadá / Cornelio Gonzalez Esquivel, México.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupozucarmex.com>.
El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Google LLC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de noviembre de 2020. El 13 de noviembre de 2020 el Centro envió a Google LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de noviembre de 2020 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes en fecha 17 de noviembre de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una Demanda enmendada el 19 de noviembre de 2020.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de diciembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de diciembre de 2020.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de diciembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Por haber sido alegados por las Demandantes, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por la Demandada los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Demandante Zucrum Foods, L.L.C, es una empresa estadounidense, dedicada principalmente a la comercialización de azúcar de caña estándar y/o refinado en los Estados Unidos de América y cuyos productos son producidos y/o envasados en México por diversas empresas subsidiarias de Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. de C.V.
La Demandante, Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. de C.V., es una empresa mexicana, y es la sociedad controladora de un grupo de empresas dedicadas a la producción y comercialización de azúcar en México, entre las que destacan, Ingenio Melchor Ocampo, S.A. de C.V. (ingenio azucarero), Ingenio Mahuixtlán, S.A. de C.V. (ingenio azucarero), Ingenio El Higo, S.A. de C.V. (ingenio azucarero), Cía. Azucarera La Fe, S.A. de C.V. (ingenio azucarera), Industrial Azucarera Atencingo, S.A. de C.V. (ingenio azucarera), Industria! Azucarera San Cristóbal, S.A. de C.V. (ingenio azucarera), Zucrum Internacional, S.A. de C.V. (envasadora), Zucarmex, S.A. de C.V. (comercializadora en México) y Servicios Profesionales Azucareros, S.A. de C.V. (administradora de personal).
Las Demandantes forman parte del grupo económico conocido como “Zucarmex”, dedicado a la producción, comercialización y distribución de azúcar de caña y demás subproductos en México y Norteamérica. El grupo económico produce más de un millón de toneladas de azúcar de caña al año, resultando ser uno de los productores de azúcar más grandes de México y Norteamérica.
Zucrum Foods, L.L.C. es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca en México, siendo que el registro de marca No. 544067 ZUCARMEX aplicado a azúcar lo obtuvo con fecha 20 de marzo de 1997.
|
NOMBRE DE LA MARCA |
NÚMERO DE REGISTRO |
PRODUCTOS |
|
CLASE 30 | ||
|
ZUCARMEX |
544067 |
azúcar estándar, azúcar refinada, miel fina o melaza, mascabado, azúcar glass, meladura o miel, piloncillo o panocha. |
|
ZUCARMEX |
565347 |
azúcar líquida |
|
ZULKA |
565346 |
azúcar líquida |
|
ZULKA |
548012 |
azúcar estándar, azúcar refinada, miel fina o melaza, mascabado, azúcar glass, meladura o miel, piloncillo o panocha. |
|
ZULKA |
1230260 |
azúcar |
|
ZULKA |
1448714 |
café, te, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
|
ZULKA |
1230259 |
azúcar |
|
ZULKA |
1288702 |
azúcar |
|
PURA SOURCE |
985583 |
azúcar |
|
clase 31 | ||
|
ZUCARMEX |
565348 |
productos agrícola, hortícola, forestal, granos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales y alimentos para animales y malta. |
|
ZULKA |
565345 |
productos agrícola, hortícola, forestal y granos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales y alimentos para animales y malta. |
|
clase 32 | ||
|
ZUCARMEX |
544377 |
licor de azúcar o jarabe de azúcar |
|
ZULKA |
636387 |
licor de azúcar o jarabe de azúcar. |
Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. de C.V. es propietaria del nombre de dominio <zucarmex.com>, mismo que registró en el año 2000.
La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 1 de septiembre de 2020. El nombre de dominio en disputa direcciona a un sitio web que replica gran parte del contenido de la página web “www.zucarmex.com” de las Demandantes, incluyendo reproducciones de las marcas ZUCARMEX, ZULKA y PURA SOURCE propiedad de la Demandante Zucrum Foods, L.L.C. En la página de la Demandada se incluyen datos de contacto que no corresponden a las Demandantes.
Las Demandantes esencialmente hacen valer lo siguiente:
Zucrum Foods, L.L.C, entre otras, es titular de las marcas ZUCARMEX y ZULKA, registradas en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en las clases internacionales 1, 30, 31 y 32.
Todos estos registros marcarios fueron inicialmente otorgados por IMPI a favor de Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. de C.V., posteriormente esta transfirió dichas marcas a Zucrum Foods, L.L.C.
Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. de C.V. registró el nombre de dominio <zucarmex.com> el 6 de diciembre de 2000, con el cual se localiza en Internet la página web oficial del Grupo Zucarmex o de Zucarmex. Esto es, con 20 años de anticipación al registro del dominio en disputa (1 de septiembre 2020).
El nombre de dominio en disputa, resulta muy parecido fonéticamente a la marca registrada de Zucrum Foods, L.L.C, ya que contiene la marca ZUCARMEX, de manera tal que el nombre de dominio en disputa y la página web que éste despliega resulta engañosa para los consumidores, clientes, proveedores y visitantes de la página web oficial de Grupo Zucarmex o Zucarmex.
El nombre de dominio en disputa despliega una página web casi idéntica a la que ostentan las Demandantes en el nombre de dominio <zucarmex.com>, lo cual constituye una copia ilegal o plagio de los signos distintivos protegidos y del contenido de la página web de las Demandantes. El contenido de la página ilegal esencialmente varia en la existencia de un apartado que cita: “Promoción del mes” y la inclusión de datos de contacto que no pertenecen a las Demandantes.
Pese a desconocer la identidad exacta de la Demandada al estar protegidos sus datos por la entidad registrante Contact Privacy Inc., las Demandantes manifiestan que al no haber otorgado o concedido a persona alguna por ningún título legal el derecho de utilizar la marca ZUCARMEX en ningún nombre de dominio, se infiere que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto de cualquier nombre de dominio, incluido el nombre de dominio en disputa, y/o signo distintivo que reproduzca, incluya o sea similar en grado de confusión a la marca ZUCARMEX.
Las Demandantes aseguran, hasta donde les permite su leal saber y entender, que no existen pruebas de que la Demandada ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, ni tampoco de que la Demandada ha utilizado o ha efectuado preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ni ha sido reconocido corrientemente ni bajo ninguna otra circunstancia por el nombre Grupo Zucarmex.
Las Demandantes aseguran que La Demandada ha intentado e intenta atraer de manera fraudulenta, mentirosa, ilegítima e ilegal, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad real de que exista confusión con las marcas registradas ZUCARMEX y ZULKA y sus diseños y con el diverso sitio web contenido en el nombre de dominio <zucarmex.com>, en cuanto a la fuente, patrocinio o promoción del sitio web de la Demandada o de los supuestos productos o servicios que figuran en su sitio en línea, en especial el que se refiere al de “Promoción del mes” y la posibilidad de realizar compraventa de dichos productos o servicios a través de solicitud al correo electrónico “[...]@grupozucarmex.com”.
La Demandada no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
Debido a que la Demandada no ha presentado un escrito de contestación a la Demanda en términos del párrafo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, las Demandantes deberán acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (párrafo 4(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que las Demandantes tienen derecho;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza por la Demandada de mala fe.
El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca ZUCARMEX sobre la cual tienen derechos las Demandantes.
En este sentido, es importante considerar que la adición de las palabras “grupo” (la forma genérica de referirse a un grupo de empresas o personas) y “.com” a la marca ZUCARMEX dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud confusa (ver secciones 1.8 y 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)). Asimismo, de las documentales ofrecidas por las Demandantes se desprende que, juntas, son conocidas bajo el nombre “Grupo Zucarmex”, al formar parte de un grupo de empresas relacionadas corporativamente y dedicadas a la explotación y venta de azúcar. Por lo anterior, en el caso de estudio, la palabra adicional “grupo” resulta del todo insuficiente para evitar la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca ZUCARMEX. Adicionalmente, el término “.com” es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios inscritos con código de actividad comercial y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, las Demandantes han acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre las Demandantes, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la Demandada. Por lo tanto, se requiere que las Demandantes establezca, prima facie, que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Demandada quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Demandada no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que las Demandantes han acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, las Demandantes han alegado que, a su leal saber y entender, la Demandada no es ni ha sido conocida generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, las Demandantes han probado contar con derechos respecto de la marca ZUCARMEX en México, con más de 20 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
La Demandada no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca ZUCARMEX.
No hay evidencia que demuestre que la Demandada haya sido conocido corrientemente como “Zucarmex”.
En la página de Internet a la que se despliega el nombre de dominio en disputa, se reproducen las marcas ZUCARMEX, ZULCA y PURA SOURCE propiedad de las Demandantes, incluyendo los diseños y el símbolo de marca registrada y se lleva a cabo una oferta de azúcar para la venta, por lo que este Experto considera que las Demandantes han acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que la Demandada lo haya refutado.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
La Política, en su párrafo 4(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro y uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por las Demandantes, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que la Demandada no guarda ningún tipo de relación con las Demandantes.
Que las Demandantes han probado contar con derechos, entre otras de las marcas ZUCARMEX, ZULCA y PURA SOURCE en México.
Que la marca ZUCARMEX fue registrada en México con más de veinte años de anterioridad a la fecha en la que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa.
Que derivado del uso profuso de la marca ZUCARMEX y de su amplia presencia en el mercado de explotación de azúcar en México, el Experto encuentra que la Demandada conocía o debió haber conocido la marca ZUCARMEX antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Que el contenido de la página de Internet a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, es una copia de la página de Internet oficial <zucarmex.com> e incluye datos de contacto distintos a los de las Demandantes para recibir pedidos de compra, lo que permite colegir la mala fe de la Demandada al intentar de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de las Demandantes.
El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por la Demandada y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <grupozucarmex.com> sea transferido a la Demandante Impulsora Azucarera del Noroeste, S.A. C.V.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 13 de enero de 2021