La Demandante es Ford Motor Company, Estados Unidos de América, representada por Macdonel, Uribe & Esquivel, México.
El Demandado es Carl Garden, México.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <plantaseminuevosford.com>.
El Agente Registrador del citado nombre de dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de diciembre de 2020. El 16 de diciembre de 2020 el Centro envió al Agente Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de diciembre de 2020 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes en español e inglés el 15 de enero de 2021 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 28 de enero de 2021. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de enero de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de febrero de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de marzo de 2021.
El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de marzo de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
La Demandante es Ford Motor Company, una empresa estadounidense mundialmente conocida que se dedica al negocio del automóvil y es titular de diversos registros que consisten en la marca FORD o que incluyen la misma, entre los que cabe destacar los siguientes en el país del Demandado:
- Marca mexicana FORD n° 734083 registrada en fecha 11 de febrero de 2002;
- Marca mexicana FORD y diseño n° 285917 registrada en fecha 7 de abril de 1983;
- Marca mexicana FORD y diseño n° 409053 registrada en fecha 26 de marzo de 1992.
El nombre de dominio en disputa <plantaseminuevosford.com> fue registrado el 27 de octubre de 2020 y cuando se presentó la Demanda se utilizaba para ofrecer en venta en el mercado mexicano automóviles seminuevos de la marca FORD, reproduciendo la marca y el logo de la Demandante. Actualmente, el nombre de dominio en disputa direcciona a una página en blanco.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <plantaseminuevosford.com> incluye totalmente su marca FORD.
Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca FORD.
Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca FORD de la Demandante notoriamente conocida, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la finalidad de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web y de los servicios y/o productos del Demandado.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
La Política resulta aplicable ya que el acuerdo de registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que un demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.
En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El 15 de enero de 2021 el Centro envió una notificación a la Demandante advirtiendo que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre (a) acreditar la existencia de un acuerdo entre las Partes respecto al español como idioma del procedimiento; (b) traducir la Demanda al inglés; o bien, (c) presentar una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español y exponer los argumentos y evidencias para ello. A la vez, envió notificación al Demandado para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento, advirtiéndole de que, en ausencia de cualquier comentario, se entendería que no tenía ninguna objeción a que el español fuera el idioma del procedimiento.
El 28 de enero de 2021 la Demandante contestó al Centro solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento ya que el Demandado es de nacionalidad mexicana, el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español y está dirigido al público mexicano.
El Demandado no contestó a la notificación del Centro. Por ello, el 29 de enero de 2021 el Centro notificó a las Partes que, a falta de respuesta del Demandado, aceptaría la Demanda en español tal y como fue presentada, aceptaría Escrito de Contestación a la Demanda tanto en español como en inglés e intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas mencionados. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.
En la sección 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro. Entre ellos se encuentra el hecho de que el Demandado pueda entender el idioma de la Demanda, o bien que el nombre de dominio en disputa contenga elementos en el idioma de la Demanda.
El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el español debe ser el idioma del procedimiento.
En efecto, el nombre de dominio en disputa está en lengua española, el contenido del sitio web al que resuelve está en español y el Demandado podría tener su residencia en México, país de habla hispana.
Además, el Demandado no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto Zappos.com Inc. v. Zufu, Caso OMPI No. D2008-1191, René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa, Caso OMPI No. D2018-0001 y Volkswagen AG v. Song Hai Tao, Caso OMPI No. D2015-0006, en los que se consideró que una falta de respuesta a una decisión preliminar del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el Experto decida proceder a favor del idioma de la Demanda.
Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés y el tiempo necesario para ello representarían una carga excesiva para la Demandante y dilataría indebidamente este procedimiento cuando el Demandado ni siquiera se ha presentado en el procedimiento. En este sentido se pronuncia también Volkswagwn AG v. Nowack Auto und Sport - Oliver Nowack, Caso OMPI No. D2015-0070.
Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.
El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca FORD y que el nombre de dominio en disputa <plantaseminuevosford.com> es confusamente similar a la marca de la Demandante.
Por lo que concierne la adición de los términos “planta” y “seminuevos”, el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti, Caso OMPI No. D2005-0037; Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub, Caso OMPI No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713). La adición de los términos “planta” y “seminuevos” por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”), en el presente caso “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política (ver VAT Holding AG v. Vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
La Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca FORD.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
En cambio, el Demandado no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
En otros casos similares al presente, es decir cuando se podría tratar de un uso nominativo legítimo de distribuidores o revendedores de productos o prestadores de servicios relativos a la marca a la que alude el nombre de dominio en disputa, las decisiones adoptadas en el marco de la Política determinan los requisitos cumulativos que han de concurrir para considerar que se realiza un uso legítimo. Es la doctrina que se deriva del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903, “Oki Data test” (ver la sección 2.8.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Básicamente, es preciso que concurran los siguientes requisitos cumulativos:
(i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(ii) que el demandado utilice la página web para vender únicamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(iii) que se indique en la página web de forma adecuada y prominente la relación o falta de relación con el titular de la marca; y
(iv) que el demandado no trate de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca.
A juicio del Experto, en el presente caso no concurre el mencionado requisito (iii): en el sitio web del Demandado correspondiente al nombre de dominio en disputa no aparece ninguna indicación sobre la falta de relación con la Demandante.
Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce de manera íntegra la marca FORD junto con los términos “planta” y “seminuevos”, lo que conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación da la (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
El párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca FORD de la Demandante gozaba de notoriedad dentro del sector de los automóviles a nivel internacional en la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Además, el Demandado ofrecía en venta en el mercado mexicano automóviles seminuevos de la marca FORD, reproduciendo la marca y el logo de la Demandante. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida a los términos descriptivos “planta” y “seminuevos”, así como el contenido incluido en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, dedicado a la comercialización de los productos de la Demandante.
Estas circunstancias evidencian, en la opinión del Experto, que el Demandado conocía la existencia de la marca FORD y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la misma, probablemente con la intención de aumentar el tráfico de su sitio web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
Pasando a analizar el uso del nombre de dominio en disputa, el contenido del sitio web correspondiente no hace más que confirmar la actuación de mala fe por parte del Demandado, tanto a la hora del registro como a la hora del uso. Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de los términos “planta” y “seminuevos” que se juntan a la marca FORD de la Demandante da a entender que existe relación o afiliación con la Demandante y su marca, creando la impresión de ser un sitio web de un distribuidor autorizado en uno de los países en los que la Demandante comercializa sus productos, es decir en México.
Estas circunstancias cumulativas, permiten, en la opinión del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando un probable riesgo de confusión y de asociación, que además no se excluía mediante ninguna indicación que advirtiera a los usuarios de Internet de la ausencia de relación con la Demandante, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web. Actualmente, el nombre de dominio en disputa direcciona a una página en blanco, lo que no evita que se concluya que el Demandando ha actuado de mala fe.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <plantaseminuevosford.com> sea transferido al Demandante.
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 26 de marzo de 2021