Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Comparis.ch AG contre Bonus.ch SA, Ducret Patrick
Différend n° DCH2010-0031
1. Les parties
La Requérante est Comparis.ch AG, domiciliée à Zurich, Suisse, représentée par l’étude Kanzlei Caro, Suisse.
La partie adverse est Bonus.ch SA, Ducret Patrick, domiciliée à Lausanne, Suisse, représentée par l’étude Staiger, Schwald & Partner AG, Suisse, (également citée comme la "Défenderesse" dans la présente décision).
2. Le nom de domaine
Le différend concerne le nom de domaine <comparez.ch>.
3. Rappel de la procédure
Une Demande a été déposée par Comparis.ch AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 octobre 2010.
En date du 28 octobre 2010, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, registre du ".ch" et du ".li", aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. En date du 29 octobre 2010, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.
Le Centre a vérifié que la Demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine ".ch" et ".li" (ci-après les "Dispositions") adoptées par SWITCH, le 1er mars 2004.
Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 2 novembre 2010, une transmission de la Demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 novembre 2010. La partie adverse a déposé une réponse à la demande le 19 novembre 2010.
La conciliation qui a eu lieu le 11 janvier 2011 n’a abouti à aucune transaction entre les parties. En date du 10 février 2011, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Me Thomas Legler. L’expert constate qu’il a été désigné conformément au paragraphe 20 des Dispositions.
L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.
4. Les faits
La Requérante est propriétaire depuis 1996 de la société suisse Comparis GmbH, connue également sous le nom de Comparis.ch AG, inscrite au registre du commerce de Zürich. Cette société a pour activité principale la comparaison de produits et de prestations de services.
La Requérante est titulaire de la marque verbale No. 472823 inscrite le 25 novembre 1999 et prolongée jusqu'au 25 novembre 2019. Elle a en outre déposé la marque No. 556320 COMPARIS le 14 juillet 2006 avec référence à des classes supplémentaires par rapport au dépôt initial de 1999.
La Requérante est titulaire du nom de domaine <comparis.ch> enregistré le 22 mai 1996. Elle détient également les noms de domaine <comparis.li>, <comparis.fr>, <comparis.it> et <comparis.de>.
La Défenderesse est une société anonyme dont la raison sociale est "Bonus.ch SA". Elle a été enregistrée au registre du commerce du Canton de Vaud le 18 juin 2004 et a pour activité la réalisation, dans tous domaines, d'études comparatives et leur diffusion.
La Défenderesse est titulaire du nom de domaine <comparez.ch>, objet du présent différend, depuis le 4 septembre 2007.
La Requérante a décidé de saisir le Centre afin d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux <comparez.ch>.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante déclare au préalable qu'elle détient en Suisse des droits de marque sur le signe "Comparis", notamment sur la base de ses enregistrements No. 472823 COMPARIS depuis 1999 ainsi que No. 556320 COMPARIS depuis 2006.
Elle estime que les prestations de comparaison fournies par la Défenderesse sous le nom de domaine <comparez.ch> présentent des similitudes manifestes et évidentes avec celles proposées par la Requérante sous le nom de domaine <comparis.ch>.
Par ailleurs, la Requérante fait valoir que les signes distinctifs "comparis" et "comparez" sont extrêmement proches, phonétiquement et visuellement, et que les différences qu'ils présentent ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion. Il y aurait donc une violation claire des droits de marque de la Requérante.
Elle considère en outre que la Défenderesse a délibérément choisi le nom de domaine <comparez.ch> pour profiter de la notoriété de son propre site. Elle ajoute que cette impression est renforcée par une organisation du site Internet de la Défenderesse quasi identique à celle du nom de domaine de la Requérante <comparis.ch>. A ce titre, la Requérante fait valoir une violation de la loi sur la concurrence déloyale.
Par conséquent, la Requérante est d'avis que l'utilisation du nom de domaine <comparez.ch> représente une violation des droits des signes distinctifs, ce qui justifie, pour elle, la cession à son profit du nom de domaine litigieux.
B. Défenderesse
Dans son argumentation, la Défenderesse semble d'emblée conclure à une nullité (partielle) de la marque invoquée par la Requérante en indiquant un non-usage de ladite marque par rapport à certains produits et services des classes 35 et 42. En revanche, la Défenderesse ne semble pas contester l'usage du signe "comparis" dans la branche de comparaison de produits et de services. En ce qui concerne la marque No. 556320, elle estime qu'il s'agit d'un dépôt défensif donc nul.
La Défenderesse est en outre de l'avis que la similitude des signes en question est négligeable et que de ce fait il n'y a pas de risque de confusion. Selon elle, la syllabe identique dans les deux noms de domaine - "compar" - est la racine d'un mot faisant partie du domaine public. La Défenderesse fait valoir qu'elle et la Requérante ont toutes deux un intérêt à utiliser ce mot puisqu'elles ont pour activité principale des services de comparaison en ligne. De ce fait, la Requérante ne peut prétendre à un droit de protection que sur le terme "comparis". La Défenderesse rappelle en outre que le Tribunal administratif fédéral a nié le risque de confusion basé sur des consonances finales différentes.
De plus, la Défenderesse nie avoir choisi délibérément le nom de domaine <comparez.ch> pour profiter de la notoriété de <comparis.ch> car elle n'a aucun intérêt à ce qu'un utilisateur se croit sur le site de la Requérante.
En outre, elle considère, contrairement à ce qu'affirme la Requérante, que l'organisation et la présentation générale des sites Internet <comparez.ch> et <comparis.ch> sont manifestement différentes sous plusieurs aspects.
Pour la Défenderesse, l'utilisation du nom de domaine <comparez.ch> ne constitue ni une pratique abusive ni un comportement déloyal de sa part. Aussi, elle demande au Centre de refuser le transfert du nom de domaine litigieux comme demandé par la Requérante.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 24(c) des Dispositions, “l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse.”
Afin de déterminer si la Requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif, l’expert doit se livrer, dans un premier temps, à un examen selon le droit suisse des signes distinctifs, soit le droit des marques, des raisons de commerce, au nom et de la concurrence déloyale. Dans un deuxième temps, l’expert doit se demander si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine en cause, constituent une violation claire du signe distinctif revendiqué par la Requérante, soit une violation qualifiée de la loi.
A ce sujet, le paragraphe 24(d) des Dispositions suggère qu’une violation claire du signe distinctif est notamment donnée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:
“(i) aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
ii) la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
(iii) l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”
A. La Requérante a-t-elle un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse?
La Requérante est titulaire, entre autres, de la marque verbale COMPARIS No. 472823 inscrite le 25 novembre 1999 ainsi que de la marque verbale COMPARIS No. 556320 déposée le 14 juillet 2006. Ces marques sont enregistrées pour divers services en classes 35, 36, 38 et 42 (celle de 2006 pour toute une série d'autres classes supplémentaires).
Il ne fait dès lors aucun doute que la Requérante possède un droit attaché à un signe distinctif selon l’article 13 alinéas 2 et 3 de la Loi sur la protection des marques (ci-après "LPM").
La Requérante invoque également la protection de la Loi contre la concurrence déloyale (ci-après "LCD"). En effet, le détenteur d’une marque valable peut en effet aussi bénéficier de la protection de cette loi (cf. ATF 127 III 33, 38 “Brico”).
La Requérante a par conséquent un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse, conformément au paragraphe 24(d)(i) des Dispositions.
B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué à la Requérante selon le droit suisse?
L’article 3 alinéa 1 LPM confère une protection aux titulaires de marques antérieures. Cette condition est remplie dans la mesure où la marque verbale COMPARIS a été enregistrée le 25 novembre 1999, à savoir plusieurs années avant l’acquisition du nom de domaine par la Défenderesse le 4 septembre 2007.
Etant donné que les deux signes en question "comparis" et "comparez" ne sont pas identiques, la Requérante doit se fonder sur l’article 3 alinéa 1 let.c LPM qui confère une protection contre les signes utilisés pour des produits ou services similaires.
La Requérante offre sous le nom de domaine <comparis.ch> des services de comparaison dans divers domaines d'activité tels que les assurances, notamment l’assurance maladie, l’immobilier, etc. Le site de la Requérante permet aux utilisateurs de comparer directement les prestations des différents fournisseurs sans que l’internaute doive consulter le site Internet des fournisseurs en question.
La Défenderesse utilise de manière similaire son nom de domaine <comparez.ch>, notamment pour les assurances maladie. Via son site partenaire "Bonus.ch" d’autres domaines d'activité sont traités tels que les comptes d’épargne et les télécommunications. L’utilisateur a également la possibilité de comparer directement les résultats de la recherche sans avoir à consulter les sites Internet des différents fournisseurs.
On peut donc conclure que les services des deux parties sont tout à fait similaires, voire partiellement identiques au sens de l’article 3 alinéa 1 let.c LPM.
Il convient maintenant de vérifier s’il existe un risque de confusion entre les deux signes en question.
En effet, le titulaire d’un signe distinctif peut en revendiquer l’exclusivité dans la mesure où il y a confusion.
Selon le Tribunal fédéral, le risque de confusion est identique pour tous les droits des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 245 <berneroberland.ch>; ATF 128 III 401, 403 <luzern.ch>).
Il convient de déterminer si l’utilisation d’une dénomination identique ou analogue en relation avec un site Internet par une personne ayant des droits moins fondés, crée un risque d’attribution incorrecte du site, soit une possibilité d’erreur d’identification de la personne qui est derrière le site (ATF 128 III 401, 403).
De façon générale, la partie qui ne dispose d’aucune protection particulière au sens du droit des signes distinctifs sur le nom de domaine en cause, se doit de prendre les mesures idoines pour que le nom de domaine qu’elle a enregistré se distingue suffisamment du signe distinctif appartenant à un tiers (ATF 128 III 353, 358 <montana.ch>), soit d’un signe distinctif protégé de façon absolue (ATF 126 III 239, 244).
Ce n’est pas le contenu du site qui est déterminant, mais le nom de domaine en cause d’une part et le signe distinctif revendiqué d’autre part (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2003, 4C.377/2002, c.2.2 <tonline.ch>, sic! 10/2003 p. 822, 823; Arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2002, <djbobo.ch>, sic! 5/2003 p. 438, 442).
Il convient dès lors de procéder à un examen notamment phonétique des signes en question. L’élément principal "compar" est identique. Cet élément fait allusion à l’activité principale de la Requérante, à savoir comparer des prestations. Il s’agit d’une version raccourcie ou plutôt de la racine commune du verbe "comparer" déduit du latin ("comparare"), de l’italien ("comparare"), de l’anglais ("to compare") et bien sûr du français. Partant, cette partie de la marque décrit la nature du service auquel la marque s’applique et fait dès lors partie du domaine public. Le rapport avec le service est tel que le caractère descriptif de la marque est reconnaissable sans efforts particuliers d’imagination. Il n’est toutefois pas exclu qu’une désignation composée d’un ou plusieurs mots appartenant au domaine public puisse néanmoins présenter un caractère distinctif suffisant. La jurisprudence reconnaît que la combinaison de deux mots tirés du domaine public mais créant une désignation de fantaisie est susceptible d’être protégée (TF, sic ! 2000, 287 ss, consid. 3a) tout comme lorsqu’un signe a gagné sa force distinctive suite à son long usage (ATF 126 III 239 consid. 3b – <berneroberland.ch>).
Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes (ATF 122 III 382 consid. 2a). En principe, une marque composée d'éléments proches du domaine public ne jouit que d'un champ de protection limité.
Toutefois, la reprise d'éléments appartenant au domaine public peut suffire pour créer un risque de confusion lorsque la marque a acquis un degré de connaissance élevé auprès du public cible grâce à un usage ou une publicité intensifs (C.Willy, Markenschutzgesetz, n° 134 ad article 3). Ainsi, les marques connues bénéficient d'une force distinctive accrue (ATF 128 III 441 consid. 3.1 – Appenzeller Switzerland / Appenzeller Natural; ATF 122 III 382 consid. 5b), même si à l'origine elles n'avaient qu'une faible force distinctive.
Selon l’expert, en ajoutant la partie "-is" à l'élément "compar", la marque COMPARIS devient une désignation assez fantaisiste pour bénéficier d’un caractère distinctif digne de protection. De plus, la marque COMPARIS n’est certes pas une marque de haute renommée mais bénéficie néanmoins d’une certaine notoriété en Suisse et ceci depuis le lancement du site correspondant en 1996, soit au début de la commercialisation de l’Internet. Il résulte de ce qui précède, que le public visé associe bel et bien la dénomination "comparis" à la Requérante, qui a réussi à faire de sa marque une marque bien connue du public concerné malgré le fait qu'elle soit composée d’un élément qui trouve sa racine dans un terme du domaine public. Compte tenu de la similarité, voire de l'identité des services en cause, et du degré de connaissance du signe "comparis" auprès du public, l'expert est d'avis que la Défenderesse doit prendre les mesures suffisantes en vue de s'écarter du signe de la Requérante afin d'éviter tout risque de confusion.
A cet égard, la terminaison "-ez" choisie par la Défenderesse ne permet pas de conclure à une différence suffisante permettant d'éviter tout risque de confusion. La différence entre la syllabe finale de la marque invoquée, à savoir "-is", par rapport à celle du nom de domaine se terminant par "-ez" n’est pas d’une grande importance. Tandis qu’un francophone reconnaîtra l’impératif du verbe "comparer" dans la forme choisie par la Défenderesse, il n’est toutefois pas exclu qu’un non francophone prononce le nom de domaine en tant que "comparez" ou "compares" ce qui le rapproche phonétiquement à la marque COMPARIS. L’effet auditif est primordial dans ce jugement comme l’a retenu la jurisprudence (ATF 120 II 144 ss, consid. 3b/aa et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré que, nonobstant l’usage d’un mot appartenant au langage courant, il faut que le concurrent prenne les mesures nécessaires pour éviter la confusion en vue de protéger les intérêts de l’entreprise prioritaire, en l’occurrence la Requérante (TF in sic ! 2000, p. 196 - Campus c. Liberty Campus; CREPI in sic! 2000, p. 803 - Elle). L’expert est ainsi d’avis que l'usage de la syllabe finale "-ez" n’est pas suffisant afin d’exclure tout risque de confusion avec la marque COMPARIS (voir aussi OLMeRO AG v. Maximilian Ruchti, Litige OMPI No. DCH2007-0011 – <renovera.ch>).
L’expert est dès lors d’avis que l’utilisation du nom de domaine <comparez.ch> par la Défenderesse viole la marque COMPARIS de la Requérante au sens des articles 13 et 3 al. 1 let.c LPM. Cette violation paraît claire au sens du paragraphe 24(d) des Dispositions.
La Défenderesse invoque le fait que la Requérante n’utiliserait sa marque qu'en relation avec certains services en classes internationales 35 et 42 mais ne ferait pas usage de son signe pour d’autres services ou classes comme revendiqués dans ses dépôts de marque. La Défenderesse se prévaut d’un non usage et considère en outre que la marque no. 556320 constitue un dépôt défensif et serait par conséquent nul. L’expert ne peut suivre ce raisonnement dans la mesure où il ressort clairement du dossier et de l’utilisation du site que la Requérante utilise bel et bien sa marque No. 472823 pour certains services contenus dans les classes invoquées. Ceci est suffisant pour maintenir la validité, tout au moins partielle de la marque. Pour le reste, la présente procédure administrative ne peut de toute façon pas répondre à un allégué tel qu’il est soulevé par la Défenderesse faute d’un examen approfondi des preuves, lequel est usuellement effectué dans le cadre d’une procédure civile ordinaire. Cela vaut également pour l’argument selon lequel l'enregistrement No. 556320 serait un "enregistrement répété" de la marque précédente No. 472823 ce qui entraînerait sa nullité. La Défenderesse n’a dès lors pas exposé et prouvé de manière concluante des raisons de défense importantes au sens du paragraphe 24(d)(ii) des Dispositions.
C. L’utilisation du nom de domaine par la Défenderesse constitue-t-elle une violation de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) ?
Les noms de domaine sont soumis à l’obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale (TF, sic ! 2009, 268 ss, consid. 6, et les arrêts cités). Selon l’article 3 alinéa 2 let.d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. Le comportement déloyal peut aussi découler de la clause générale figurant à l’article 2 LCD, mais seulement en présence de circonstances particulières (ATF 116 II 365; cf. aussi Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft v. Roberto Vitalini, Litige OMPI No. DCH2005-0012). L’article 2 LCD prévoit en particulier qu’est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial(e) qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
En ce qui concerne l’utilisation d’une expression descriptive comme "compar" dans le cadre d’un examen selon l’article 3 let. d LCD, il convient de relever que la jurisprudence a retenu que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l’imitation comme déloyale. Tel est le cas si l’utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l’imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d’un concurrent (TF, sic ! 11/2010, p. 800, consid. 5.1, <pneus-online.com> ; ATF 127 III 33 ss consid. 3b ; 126 III 239 ss consid. 3b ; 120 II 144 ss consid. 5b).
Cela dit, il n’est pas nécessaire en l’espèce de procéder à cet examen étant donné que le constat d’une violation du droit des marques de la Requérante est suffisant pour conclure au transfert du nom de domaine à son profit, lequel se justifie ainsi pleinement au sens du paragraphe 24(d)(iii) des Dispositions.
7. Décision
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine <comparez.ch> au profit de la Requérante.
Thomas Legler
Expert
Le 6 mars 2011