WIPO Arbitration and Mediation Center
EXPERTENENTSCHEID
tausche oHG v. Crea Swiss AG
Verfahren Nr. DCH2012-0029
1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist tausche oHG aus Berlin, Deutschland, vertreten durch Heiko Braun.
Die Gesuchsgegnerin ist Crea Swiss AG aus Will, Schweiz, vertreten durch Christian Pfister.
2. Streitiger Domainname
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <tausche.ch> (nachfolgend der „Domainname”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem „Zentrum”) am 31. Oktober 2012 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 2. November 2012 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 6. November 2012 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 28. November 2012.
Am 20. November 2012 bestätigte das Zentrum den Empfang eines E-Mails der Gesuchsgegnerin, worin diese zum Ausdruck brachte, dass sie nicht an einer Schlichtungsverhandlung interessiert sei.
Am 21. November 2012 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Zentrum bestellte am 3. Dezember 2012 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin betreibt die Internetseite „www.tausche.de“, über welche insbesondere Taschen angeboten werden. Über Läden von Vertragspartnern vertreibt die Gesuchstellerin ihre Produkte in verschiedenen deutschen Städten und in Tokyo.
Die Gesuchstellerin ist seit dem 29. August 2007 Inhaberin einer IR-Wort-/Bild-Marke TAUSCHE (Nr. 941962), deren Schutzbereich sich u.a. auf die Schweiz erstreckt. Die Marke ist für die Klassen 17, 18 und 22 eingetragen.
Die Gesuchsgegnerin ist Betreiberin des Internetportals „www.tausche.de“,.
Das Registrierungsdatum des streitigen Domainnamens ist aus den Verfahrensakten nicht ersichtlich. Die Gesuchsgegnerin behauptet in einem E-Mail vom 19. November 2012, dass der streitige Domainname seit über 10 Jahren auf ihre Hauptwebsite „www.tausche.de“, führt, ohne dies weiter zu dokumentieren.
Am 21. November 2012 reichte die Gesuchstellerin ein E-Mail nach, wonach die Gesuchsgegnerin offenbar bereit war, am 6. September 2012 den streitigen Domainnamen für EUR 5'000 an die Gesuchstellerin zu verkaufen.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin trägt zur Begründung ihres Gesuchs (ausschliesslich) Folgendes vor:
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der IR-Marke 941962 TAUSCHE, die unter anderem in Bezug auf die Schweiz geschützt ist.
Die Gesuchsgegnerin benutzt den streitigen Domainnamen <tausche.ch> nicht. Vielmehr wird er auf ihr Portal <suche.ch> umgeleitet. Weder dort noch über eine Google-Suche oder sonst wie lassen sich irgendwelche Geschäftsaktivitäten der Gesuchsgegnerin unter der Bezeichnung "tausche" oder "tausche.ch" finden.
Die Gesuchstellerin ist gestützt auf ihr Markenrecht und die von ihr tatsächlich unter dem Zeichen TAUSCHE entwickelten Geschäftsaktivitäten mit Bezug auf dieses Zeichen besser berechtigt. Sie kann daher die Übertragung des Domainnamens <tausche.ch> verlangen.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin legte in einer E-Mail vom 19. November 2012 kurz dar, dass sie keine rechtliche Grundlage für die Forderung der Gesuchstellerin sehen könne und nicht bereit sei, den streitigen Domainnamen abzutreten. Zudem wies die Gesuchsgegnerin darauf hin, dass der streitige Domainname schon seit über 10 Jahren auf „www.tausche.de“ verweise.
6. Entscheidungsgründe
Das Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domainnamen eine Kennzeichnungsfunktion haben und gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden (BGE 126 III 244, <berneroberland.ch>). Eine Verwechslungsgefahr besteht, sobald es aufgrund der relevanten Kriterien (Schriftbild, Wirkung, Sinngehalt) und aufgrund der Gleichartigkeit des Angebots an Dienstleistungen bei den Benutzern des Internets zu Verwechslungen kommen kann.
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist.
Ist das als Domainname verwendete Zeichen namenrechtlich, firmenrechtlich oder markenrechtlich geschützt, kann der entsprechende Berechtigte einem Unberechtigten nach der im Einklang mit der Lehre stehenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Verwendung des Zeichens als Domainnamen grundsätzlich verbieten (BGE 4C.141/2002, BGE 128 III 354 E. 3, BGE 126 III 239 E. 2b/c).
Die Gesuchstellerin beansprucht für ihre Taschen unter dem Madrider Übereinkommen für das Gebiet der Schweiz seit dem 29. August 2007 den Schutz ihrer Wort-/Bildmarke TAUSCHE in den Klassen 17 (PVC-beschichtete Polyester-Textilien), 18 (Taschen) und 22 (Zelte, Segelstoffe und entsprechende Säcke). Ob die Marke TAUSCHE für Taschen überhaupt unterscheidungskräftig ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls handelt es sich bei einem generischen Begriff wie "tausche" (dem Imperativ des Verbs tauschen) um eine sehr kennzeichnungsschwache Marke, deren Schutz sich höchstens auf die geschützten Klassen beschränken kann.
Obschon unklar ist, ob die Marke in der Schweiz überhaupt gebraucht wird, könnte die (deutsche) Beschwerdeführerin sich wohl auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (SR 0.232.149.136) berufen, dessen Art. 5 Abs. 1 u.a. vorsieht, dass die auf dem Nichtgebrauch einer Marke in einem Vertragssaat resultierenden Rechtsnachteile ausgeschlossen werden sollen, wenn die Marke auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaats gebraucht wird (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 60-64). Für das vorliegende Verfahren kann man also von einem Markengebrauch in der Schweiz ausgehen.
Als nächstes stellt sich die Frage, ob eine direkte Weiterleitung von Internetbenutzern auf die Website „www.suche.ch“ der Gesuchsgegnerin überhaupt einen kennzeichenmässigen Gebrauch darstellen kann. Dies ist nach Ansicht des Experten (im Gegensatz zu inaktiven Domainnamen oder Metatags) grundsätzlich zu bejahen (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 2009, I ZR 231/06, GRUR 2009, 1005).
Soweit ersichtlich bietet die Beschwerdegegnerin über ihr Webportal jedoch keine Produkte an, die mit jenen der Beschwerdeführerin verwechselt werden könnten. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass die Beschwerdegegnerin die Wort-/Bildmarke der Gesuchstellerin kopiert hat. Somit besteht keine Gleichartigkeit der Waren, und ein Markenschutz gemäss Art. 13 i.V.m. Art. 3 MSchG fällt in dieser Hinsicht ausser Betracht.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch in Deutschland erst seit dem 30. November 2004 ein Schutz für die Wort-/Bildmarke TAUSCHE der Gesuchstellerin besteht. Demgegenüber behauptet die Gesuchsgegnerin, dass der streitige Domainname seit über 10 Jahren auf das Portal „www.suche.ch“ führt. Diese Behauptung der Beschwerdegegnerin ist plausibel, zumal die in der Schweiz bekannte Website www.suche.ch nach Kenntnis des Experten schon seit langen Jahren im schweizerischen Markt für Suchmaschinen tätig und auch anzunehmen ist, dass die Betreiber von „www.suche.ch “ zu Beginn der Geschäftstätigkeit andere ähnliche Begriffe (wie z.B. "tausche") als Domainnamen registriert haben. Somit ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin in Bezug auf das Kennzeichen TAUSCHE ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14 MSchG geltend machen und sich auf das Prinzip "first come, first served" berufen könnte.
Damit liegt keine Verletzung der Markenrechte der Beschwerdeführerin vor. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Verletzung anderer Kennzeichenrechte. Entsprechende Verletzungen wurden von der Beschwerdeführerin zu Recht gar nicht behauptet. Eine Übertragung oder Löschung des Domainnamens ist nicht gerechtfertigt.
Das Angebot der Beschwerdegegnerin, den streitigen Domainnamen für EUR 5'000 an die Beschwerdeführerin zu verkaufen, war vor diesem Hintergrund absolut legitim. Man kann sich sogar fragen, ob das Vorgehen der Beschwerdeführerin nicht als (verpöntes und rechtsmissbräuchliches) "Reverse Domain Name Hijacking" qualifiziert werden müsste, was vorliegend jedoch nicht beantwortet werden muss.
7. Entscheidung
Aus oben genannten Gründen weist der Experte das Gesuch der Beschwerdeführerin gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements ab.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 17. Dezember 2012