La Demandante es OSRAM GmbH con domicilio en Múnich, Alemania, representada por Hofstetter, Schurack & Partner, Alemania.
La Demandada es LED SMC ESPANA S.L. con domicilio en, Valencia, España, auto-representada.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio < ledosram.es>. El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es 1&1 INTERNET SLU.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de septiembre de 2013. El 6 de septiembre de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de septiembre de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 17 de septiembre de 2013.
El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2013. Debido a problemas con la notificación de la Demanda, el 23 de septiembre de 2013 el Centro extendió el plazo para contestar a la Demanda al 13 de octubre de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2013.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de octubre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante pertenece al grupo multinacional OSRAM, una de las mayores empresas de fabricación de iluminación que cuenta con más de 43.000 empleados y desarrolla su actividad en más de 150 países. Asímismo, la Demandante cuenta con más de 500 marcas en los diversos países donde actúa. La marca OSRAM debe calificarse como notoria y con amplio reconocimiento internacional tal y como se deduce de numerosas decisiones del Centro.
La Demandante aporta justificante de, entre otras, las siguientes marcas comunitarias:
MARCA | NUMERO DE MARCA | NIZA | FECHA DE REGISTRO |
|
OSRAM TECHNOLOGY INCLUDED |
8878531 |
9,10,11 |
10/08/2010 |
|
OSRAM, l’énergie lumière |
5424858 |
9,11,16,35,38,41 |
17/08/2007 |
|
LED light for you POWERED by OSRAM |
4903506 |
35,41,42 |
05/03/2007 |
|
OSRAM DEDRA plus |
3166857 |
11 |
05/07/2004 |
|
OSRAM |
2297398 |
9,10,11 |
18/11/2002 |
|
OSRAM |
2297323 |
9,10,11 |
13/06/2002 |
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SHP-Series Super High Performance OSRAM |
1859040 |
11 |
11/09/2001 |
|
OSRAM |
1680461 |
7,9,10,11,12,25,28,35,37,42 |
27/09/2001 |
|
OSRAM |
1222314 |
9,10,11 |
21/07/2000 |
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OSRAM LED CREATING TOMORROW |
1090869 |
9,11 |
30/05/2011 |
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OSRAM SOFTLITE |
1017417 |
11 |
22/12/1999 |
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SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT - OSRAM |
917847 |
9,10,11 |
12/12/2006 |
|
OSRAM |
915241 |
11 |
15/12/2006 |
|
OSRAM |
865814 |
9,10,11 |
04/06/2005 |
|
OSRAM |
865617 |
9,10,11 |
04/06/2005 |
|
OSRAM |
865615 |
9,10,11 |
04/06/2005 |
|
OSRAM SNAPINLITE |
842408 |
11 |
01/12/2004 |
|
OSRAM CITYLIGHT |
816975 |
11 |
28/04/1999 |
|
OSRAM |
656843 |
9,10,11 |
27/01/1999 |
El nombre de dominio en disputa <ledosram.es> fue registrado el 21 de enero de 2013.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <ledosram.es> coincide con la marca OSRAM de la que es titular, tanto en España como en numerosos países en todo el mundo. Que la adición del término genérico “led” como prefijo no provoca que el mismo tenga carácter distintivo y, por tanto no evita la similitud entre uno y otro. Así mantiene que existe riesgo de confusión en base a que: por un lado, por el carácter áltamente descriptivo del término “led” en relación a los productos de iluminación en cuanto que consiste en un acrónimo de “light-emitting-diodes” o en español “diodes de emisión de luz” y, por otro lado, por el carácter áltamente conocido de sus marcas OSRAM.
Por lo que se refiere al segundo requisito, la Demandante alega no ser conocedora de que la Demandada ostente derecho marcario o de otro tipo sobre el término “Osram”. Asímismo niega que la Demandada sea titular de licencia sobre las marcas de su propiedad o acaso de un derecho sobre el registro sobre el nombre de dominio en disputa. En tal sentido manifiesta que la Demandada no es comercial, distribuidor o agente autorizado de la Demandante, ni se encuentra asociado a ella. Consecuentemente, niega el carácter legítimo del registro.
Finalmente, reitera la Demandante el carácter notorio de sus marcas para explicar las razones que han llevado a la Demandada al registro del nombre de dominio en un ánimo de aprovecharse del valor de sus marcas. Por lo que se refiere al uso, considera que la vinculación del nombre de dominio a una cartera variada de diversas marcas de productos “led” para redirigir a los usuarios a su Web, además de la oferta de venta varios nombres de dominio de la Demandada conteniendo el término “Osram” por un importe de EUR 300.000 realizada en el procedimiento sobre el nombre de dominio <ledosram.net>, permitirían calificar como de mala fe el uso del nombre de dominio en disputa.
Considera la Demandada que no existe identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y el Derecho Previo de la Demandante, pues el hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya “osram” no es suficiente para crear confusión en el mercado. Además, considera que por el hecho de que la Demandada venda sus productos utilizando componentes de la Demandante no cabe la existencia de confusión o engaño.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, manifiesta la Demandada que habiendo sido concedido el nombre de dominio en disputa por la autoridad española competente, es titular legítima de los derechos sobre el mismo. En este sentido considera que también es legítimo el uso comercial, toda vez adquirió legítimamente los productos “Osram”.
Finalmente, niega la Demandada el registro o uso de mala fe en base a lo siguiente: primero, porque procedió al registro de buena fe; segundo, porque el nombre de dominio <ledosram.com> no es de titularidad de la Demandante; y, tercero, porque no se procedió al registro del nombre de dominio en disputa con la intención de perjudicar la actividad de la Demandante. Antes al contrario, como consecuencia de la actividad de montaje de productos y dispositivos eléctricos de iluminación con componentes “led” de diversas marcas muy conocidas además de la Demandante, considera que ésta ha visto beneficiada su actividad y nunca se ha podido ver perjudicada Por lo demás, siendo los productos “Osram” uno de los componentes de sus dispositivos considera lícito poder publicitarlo en ese sentido.
Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Asimismo, se tendrá en cuenta la interpretación de decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.
De conformidad con el artículo 2 del Reglamento el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.
En el presente procedimiento, la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el Reglamento, además de ostentar su marca OSRAM de una enorme difusión tanto en España como en el extranjero. Así pues, debe procederse al examen comparativo del nombre de dominio en disputa <ledosram.es> con la marca OSRAM de la Demandante. Por tanto, reproduciéndose íntegramente el Derecho Previo reconocido a la Demandante en el nombre de dominio este Experto considera cumplido este requisito.
Consecuentemente, este Experto considera que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el nombre de dominio en disputa <ledosram.es> es confusamente similar al Derecho Previo sustentado en la marca OSRAM de la Demandante.
Ha quedado probado que los signos distintivos de titularidad de la Demandante tienen reconocimiento internacional como consecuencia de la gran presencia y difusión en diversos mercados que incluye el español. Tales signos constituyen, en tanto marcas de productos, los Derechos Previos exigidos por el Reglamento y que deben ser calificados como notorios.
Pues bien, la Demandante ha demostrado que la Demandada no es titular de derecho previo alguno sobre el término “Osram”. Y tampoco existe autorización de utilización de la marca de la Demandante a favor de la Demandada.
Asimismo, ha sido reconocido por la Demandada que su actividad consiste en el montaje de productos y dispositivos eléctricos de iluminación con componentes “led”. Igualmente ha sido reconocido que en dicha actividad se utilizan componentes amparados por la marca OSRAM de la Demandante además de otras marcas muy conocidas. Consecuentemente y a la vista del redireccionamiento practicado no permite dar por cumplidos los requisitos de Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903 que viene a establecer la obligación de la demandada de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca además de establecer un condicionado para la utilización de una marca ajena como nombre de dominio. Pero estas circunstancias no se dan en el presente caso.
Con todo, la petición de indemnización o venta solicitada por la Demandada de nombres de dominio conteniendo la marca OSRAM por una cantidad desorbitada denotaría una falta clara de derechos o intereses en el nombre de dominio.
Consecuentemente, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos exigido por el Reglamento
Ha quedado probado en el expediente que la marca OSRAM es una marca muy conocida tanto en el sector del público interesado en adquirir sus productos como en la sociedad en general, es decir, que ha adquirido notoriedad entre los potenciales consumidores. Siendo esto así, la doctrina y jurisprudencia aplicable vienen estableciendo de manera constante que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo, en determinadas circunstancias, de mala fe (entre otras decisiones, Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A-Petrobras v. Miguel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022).
Por otra parte y, en relación al uso del nombre de dominio en disputa, resulta igualmente de mala fe en base a lo siguiente:
Ha quedado probado, por razón del propio relato de los hechos realizado por la Demandada, que en el sitio Web a donde se redirige el nombre de dominio en disputa se comercializan dispositivos en los que se utilizan chips “led” de diferentes compañías. Todas ellas, competencia directa de la Demandante. Por tanto, podríamos decir que se trata de un servicio multimarca. Pues bien, la práctica utilizada por titulares ajenos a marcas renombradas quienes registran nombres de dominio conteniendo marcas ajenas con el fin principal de atraer consumidores a su propia página Web con venta de productos multimarca debe ser considera como de mala fe desde el punto de vista del Reglamento.
Además, el Experto no pasa por alto la oferta de venta de nombres de dominio de la Demandada conteniendo la marca OSRAM por una cantidad desorbitada.
Y finalmente, la Demandada se ha visto incurso en otro procedimiento además del presente como el OSRAM GmbH v. Joaquin Barbera (LED SMC España S.L.) Caso OMPI No. D2013-1455. Por tanto, cabe entender que ha realizado actos similares anteriores en perjuicio de la Demandante.
Por lo expuesto, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se basó en el propio carácter notorio de la marca OSRAM. Consecuentemente, el registro del nombre de dominio en disputa <ledosram.es> se produjo de mala fe así como que la utilización posterior fue igualmente de mala fe.
Consecuentemente, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del
Reglamento.
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <ledosram.es> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 26 de octubre de 2013